Sentencia Definitiva N° 587/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de setiembre de 2025. No. 587 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “ EMPRESA AA Y OTROS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad ” (Ficha No. 347/2022). RESULTANDO : I) En este proceso, la parte actora conformada por EMPRESAS AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL y MM, dedujeron pretensión anulatoria contra la Resolución No. 11/2021 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) de fecha 16 de setiembre de 2021, mediante la cual estableció un Procedimiento de Pronta Resolución de Patentes (en adelante “PRP”) en materia de exámenes de patente de invención y modelos de utilidad, a fin que la Oficina tome como insumo el trabajo realizado previamente por otras oficinas de patentes, con el objetivo de reducir los plazos de tramitación de solicitudes (fs . 1 a 4 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la parte actora (fs. 2 a 26 vto. infolios) sostuvo que el acto es contrario a las siguientes reglas de Derecho: a) Ley de Patentes No. 17.164 y el Decreto No. 11/000. Manifestaron que la Resolución, por la vía de los hechos deja sin efecto el examen de fondo previsto en el artículo 32 de la Ley y el art. 12 del Decreto, otorgando un plazo exiguo y de imposible cumplimiento para su realización sustituyendo el examen local por los exámenes y resoluciones de otras oficinas de patentes extranjera. b) Principios de igualdad que consagran los artículos 8 y 72 de la Constitución. El acto impugnado prevé que solo podrán ampararse en este procedimiento las solicitudes de patentes pendientes de examen, que se hayan publicado por la DNPI, y cumplan otras exig encias, mientras que el resto que no quede amparada deberá seguir el procedimiento habitual, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 8 de la Ley No. 17.164 y el examen insumirá un plazo de 10 años. Sostiene que la distinción no sigue criterio razonable y es inmotivada, por tanto, es inconstitucional. c) Principios de independencia de las patentes y de la territorialidad consagrados en los artículos 4 bis y 6 bis el Convenio de París ratificado mediante Decreto Ley No. 14.910. d) Principio de libertad, particularmente la libertad de empresa, industria y comercio de los laboratorios previsto en los artículos 7, 10, 36 y 72 de la Constitución. El acto impugnado fomenta la creación de monopolios de productos farmacéuticos por otorgar concesiones de patentes de modo expreso sin examen de fondo local, considerando que la concesión de patente implica el otorgamiento de un privilegio exclusivo a su titular, limitando el principio de libertad de todos los terceros que por el plazo de 20 años no podrán explotar, utilizar, fabrica r o comercializar los productos o procedimientos patentados, sin Ley basada en interés general que lo permita. e) Principio del debido procedimiento, transparencia o publicidad y contradicción consagrados en los artículos 18, 66 y 72 de la Constitución. El trámite creado no da la posibilidad de contralor por los administrados porque no prevé instancia de publicidad ni contralor de las mismas. f) Artículo 12 del Código Tributario. La Resolución establece el cobro de una tasa de forma ilegítima al no existir actividad jurídica específica del Estado prestada a favor del contribuyente que configure el hecho generador. La resolución prevé una tasa por un examen de fondo que no será realidad por la DNPI. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 35 a 40 vto . infolios) defendiendo la legitimidad del acto. En cuanto a la realización del examen de fondo de la solicitud de patentes y la posibilidad de requerir para ello exámenes provenientes de oficinas de patentes del extranjero, señaló que se encuentra legalmente habilitado en el artículo 32, literal “c” de la ley de patentes. Por su parte, refirió que el plazo de 60 días fijados para la realización del examen de fondo, es razonable y acorde a los plazos que insume actualmente tal actividad en la oficina. Asimismo, diferenció ese plazo del que insume el trámite total de otorgamiento de la patente. En relación a la violación del principio de territorialidad e independencia, remitió a lo dispuesto por el citado artículo 32, literal “c” de la ley de patentes, que habilita a requerir exámenes de oficinas extranjeras, lo que no controvierte el Convenio de París. También desmintió que se flexibilizaran los requisitos para el otorgamiento de patentes, refutando así el argumento de que se distorsionaría el mercado en perjuicio de los accionantes. Afirmó que no se viola el principio de igualdad ya que el PRP se aplica a todas las solicitudes con ciertos requisitos sin que ello suponga realizar distinciones arbitrarias. Señaló que tampoco se viola el debido procedimiento, dado que nada obsta el contralor de juridicidad de las patentes otorgadas mediante los recursos administrativos. Finalmente, refutó que se cobre una tasa sin contraprestación, ya que el examen de fondo es debidamente realizado por la oficina de patentes. En consecuencia, bregó por la confirmación del acto impugnado, a la vez que propuso citación de diversos terceros cuyas situaciones jurídicas subjetivas podrían resultar afectadas por el acto en cuestión. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado y solicitó la citación a terceros. IV) Noticiados los terceros denunciados, comparecieron NN (fs. 63 a 72 infolios), ÑÑ (fs. 83 a 92 infolios), OO (fs. 105 a 114 vto . infolios), PP (fs. 124 a 133 infolios), QQ (Fs. 135 a 138 infolios) y dedujeron tercería coadyuvante con el Estado. V) Evacuados los traslados conferidos (fs. 142 a 147 vto. fs. 177 a 184 vto. infolios) por Decretos Nos. 7400/2022 y 642/2023 se tuvo por admitidas las tercerías de NN y ÑÑ (fs. 149 infolios) y QQ, PP y OO (fs. 186), respectivamente. Asimismo, por el último Decreto mencionado, se dio traslado del excepcionamiento opuesto el cual fue evacuado por la parte accionante (fs. 189 a 193 infolios). VI) Por Decreto No. 1180/2023 (fs. 195 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal. Aportada la misma por Decreto No. 4516/2023 (fs. 221 infolios) se otorgó plazo legal para alegato de las partes respecto al excepcionamiento planteado. Las partes intervinientes alegaron por su orden (fs. 224 a 228; 230 y vto.; 232 a 233; 235 a 236; infolios y fs. 45 infolios, respectivamente). Por Decreto No. 4967/2023 (fs. 238 infolios) se pasaron los autos en vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el incidente planteado, la que por Dictamen No. 595/2023 sugirió rechazar la excepción en vista (fs. 240 a 241 vto. infolios). El Tribunal por Sentencia No. 885/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023 (fs. 245 a 246 infolios) desestimó la oposición deducida por las terceristas coadyuvantes de falta de legitimación activa de los accionantes , la que fuera revocada parcialmente por Sentencia No. 85/2024 de fecha 7 de marzo de 2024 solo respecto a la tercerista NN (fs. 255 a 257 infolios). VII) Por Decreto No. 1807 /2024 (fs. 261 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por Dictamen No. 84/2024 (fs. 49 a 50 infolios) la Procuradora de Estado Adjunta en la Contencioso Administrativo sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y la consecuente confirmación del acto. VIII) Diligenciada que fuera la prueba ofrecida y agregadas oportunamente por cuerda separada los antecedentes administrativos en 155 fs. y documentación (carpetas tapas rosa en 200 y 313 fs.), por Decreto No. 5141/2024 (fs. 324 infolios) se dio plazo a las partes para presentar sus alegatos quienes lo hicieron por su orden (fs. 327 a 330; 332 a 343 vto.; 345 a 368 vto.; 370 a 373 vto.; 375 a 378 vto.; 380 a 395 vto. Infolios). IX) Por Decreto No. 6032/2024 (fs. 397 infolios) se pasaron los autos en vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el fondo del asunto, quien se pronunció en Dictamen No. 18/2025 (fs. 410 a 412 infolios) en donde aconseja rechazar la demanda instaurada y confirmar el acto procesado. X) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa, conforme dichos de la parte actora no controvertidos, no fue personalmente notificada, ni publicada en el Diario Oficial. El 7 de octubre de 2021 se interpusieron recursos de revocación y jerárquico en subsidio lo que se entiende que fue en tiempo y forma (fs. 6 a 9 A.A.). Se deja constancia que de los antecedentes el escrito recursivo luce sin sello fechador, no obstante, no fue controvertida la fecha de presentación de los recursos. No habiéndose pronunciado la Administración accionada, se configuró la denegatoria ficta el 2 de mayo de 2022, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 19 de julio de 2022 (nota de cargo fs. 27 infolios). II) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 11/2021 de la DNPI de fecha 16 de setiembre de 2021, mediante la cual estableció un PRP (Procedimiento de Pronta Resolución de Patentes) en materia de exámenes de patente de invención y modelos de utilidad, a fin que la Oficina tome como insumo el trabajo realizado previamente por otras oficinas de patentes, con el objetivo de reducir los plazos de tramitación de solicitudes (fs. 1 a 4 de los A.A.). De manera preliminar al estudio del fondo del asunto, y en virtud de haberse pronunciado al respecto la Procuraduría del Estado de lo Contencioso Administrativo en su Dictamen, cabe realizar una precisión respecto al excepcionamiento de falta de legitimación activa opuesta por los terceristas ÑÑ (fs. 83 infolios), OO (fs. 105 infolios) y PP (fs. 124 infolios). Dicho excepcionamiento, tal como se hizo referencia en el Resultando VI) de la presente, fue desestimado por Sentencia Interlocutoria No. 885/2023 (fs. 245 a 246 vto. infolios) en tanto “… no habiéndose formulado la excepción por parte de la demandada, no puede recibirse la excepción deducida por los terceristas, en tanto su posición procesal es de total subordinación a la de la parte demandada, con la que coadyuvan”. Es dable destacar que dicha Sentencia fue revocada parcialmente por Sentencia Interlocutoria No. 85/2024 (fs. 255 a 257 infolios) solo respecto al tercerista NN por no haber opuesto excepcionamiento alguno. Por lo tanto, no cabe pronunciarse al respecto en la presente. III) Entrando al fondo del asunto, habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecu encia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. Como fundamento de la anulación se consignó que la normativa reglamentaria se apartaba del marco legal al habilitar el otorgamiento de patentes en base a informes de oficinas de patentes extrajeras. Asimismo, señaló como antecedente inmediato las Resoluciones Nos. 6/2019 y 7/2019 de la DNPI, tramitadas ante esta Corporación en la ficha No. 135/2020 donde recayó a la postre la Sentencia No. 150/2023 que amparó la demanda y anuló los actos impugnados con efectos generales y absolutos en interés de la Regla de Derecho o de la buena administración (fs. 398 a 406 infolios). Ahora bien, en el presente caso si bien versa sobre la misma temática, no es idéntica a las Resoluciones No. 6/2019 y 7/2019 de la DNPI anuladas con efectos generales por este Cuerpo. La actora entiende que en el presente se incurre en los mismos atropellos que en las anteriores y que también deja sin efecto el examen de fondo previsto en la Ley de Patentes y su Decreto Reglamentario otorgando un plazo exiguo y de imposible cumplimiento para su realización, lo que en el caso no resulta de recibo. Asiste ra zón a la demanda cuando en su defensa postuló que la habilitación a tomar insumos de oficinas de patentes extranjeras, estaba prevista en el literal C del artículo 32 de la Ley No. 17.164, el que dispone: “El examen de fondo de la solicitud tendrá por objeto determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podrá: A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso. B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas. C) Recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes. Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo acto, salvo cuando surgieron elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferirá visa al solicitante por el plazo que fije la reglamentación”. (Destacado no pertenece al original). Asimismo, los numérales 5º y 6º de la volición establece respectivamente que Presentada una solicitud de PRP, el área de Patentes asignará el expediente a un Examinador del área respectiva … y que … el Examinador actuante realizará un informe final y se elevaran los antecedentes a la Dirección a efectos de dictar Resolución sobre el fondo del asunto (fs. 3 de los A.A.). Al respecto, de la lectura de la propia resolución y de una interpretación conforme a la Ley de Patentes, surge que el examen de fondo de la DNPI continúa siendo obligatorio, y no será suplantado por el realizado por la oficina extranjera, que como bien r efería la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo es el argumento central de la demanda. La resolución de la oficina de patente extranjera es solo un insumo a considerar, que se suma al análisis de fondo en el que se deberá analizar si lo solicitado cumple con las exigencias legales. El examinador no podrá - porque así lo impide la Ley No. 17.164 y el acto impugnado - eludir el control técnico local a la luz de la normativa local. Motivo por el cual, habrá casos en que no se conceda la solicitud de patente a pesar de que lo hizo una oficina extranjera, por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Patentes. Por lo tanto, no se desvirtúa el procedimiento de otorgamiento de patentes, ni se soslaya el examen de fondo local. A mayor abundamiento, de las propias declaraciones de la Ing. RR (fs. 293 a 308 - ver en especial respuestas a las preguntas 5, 6 de la parte actora) y de la Dra. SS (fs. 310 a 322 - ver en especial preguntas 11, 17 realizadas por la parte actora) queda explicitado que el examen de fondo siempre se realiza para otorgar o no las solicitudes de invención solicitadas. Por su parte, lo referido anteriormente también echa por tierra el argumento relativo a la fijación de una tasa sin contraprestación, ya que, efectivamente se prevé la realización de un examen de fondo, que es la finalidad de dicha tasa ya que el cobro de dicho tributo no corresponde a la adhesión del PRP sino al efectivo examen de la solicitud. Tampoco se advierte la vulneración del Principio del debido procedimiento, ya que el PRP se inserta dentro del procedimiento general de otorgamiento de patentes. Así, como presupuesto para acceder al procedimiento se prevé que la solicitud haya sido publicitada por la DNPI, lo que hace a la oportunidad de contralor por parte de terceros eventualmente afectados. Asimismo. No resulta de recibo el agravio sobre la excesiva flexibilización de los procedimientos. La actora afirmó que se eliminaría el examen de fondo - que ya se analizó el mismo no es eliminado - y entendió que el examinador posee un plazo de 60 días para realizar el mismo, lo que no resulta de recibo. El numeral 6) de la procesada expresa: “Seguidamente, si la solicitud y el juego reivindicatorio presentados cumplen con las disposiciones antes descriptas, el Examinador en un plazo máximo de 60 (sesenta) días, deberá realizar el examen de fondo de acuerdo a la normativa vigente. De no existir observaciones, el Examinador actuante realizará un informe final y se elevarán los antecedes a la Dirección a efectos de dictar Resolución sobre el fondo del asunto. De existir observaciones, el Examinador conferirá las vistas pertinentes al solicitante según el régimen vigente establecido por Circular No. 5/2018. Venció el plazo, el Examinador deberá realizar un informe final el que elevará a la Dirección para su consideración, indicando si las observaciones fueron subsanadas por el solicitante.” (fs. 3 de los A.A.). Conforme surge del propio texto legal, la fijación de un plazo de 60 (sesenta) días es para que el Examinador deba comenzar el análisis de fondo. En este sentido la Dra. SS en su testimonio, al ser preguntada por la parte actora, especifica en varias respuestas que el plazo es para comenzar el estudio y que luego el examen del fondo puede o no resultar en un plazo más o menos extenso, el que dependerá de las observaciones que se realicen. En la pregunta 2 del tercerista NN responde: “no tiene que salir en 60 días, tiene 60 días para comenzar con el primer informe, para comenzar con el primer examen de fondo”. (Fs. 320 vto. y 321 infolios). Por su parte, tampoco se configura ilegitimidad en lo que refiere a la posibilidad de utilizar informes de oficinas de patentes extranjeras. Ello no supone una violación del principio de territorialidad e independencia consagrados en los artículos 4 bis y 6 bis del Convenio de Par ís ratificado mediante Decreto Ley No. 14.910, como fuera alegado en la demanda, sino que se erige como un insumo más a los efectos del estudio de fondo de la solicitud de patente, legalmente previsto (art. 32, literal “c” de la le y de patentes anteriormente transcripto). Como se refería, el hecho de que un examinador local tome como insumo la resolución de la oficina extranjera no deroga las exigencias de la Ley No. 17.164 para otorgar la patente ni exime al examinador de su control. El acto procesado no derogó la obligación de la DNPI de realizar el examen de fondo tal se expresó anteriormente. Finalmente, no se avizora la invocada violación del principio de igualdad, en tanto no se demostró la imposición de exigencias arbitrarias o discriminatorias para acceder al PRP. Al respecto, la regulación impugnada establece criterios generales para la u tilización del PRP, exigiendo el cumplimiento de determinados requisitos necesarios para una solicitud PRP sin que surjan distinciones injustificadas que funden un apartamiento del referido principio de igualdad. Dicha distinción también surge de los testimonios multicitados en donde surge que la exigencia de determinados requisitos surge del propio procedimiento a seguir no generando situaciones de desigualdad. En definitiva, el acto fue dictado conforme a derecho imponiéndose la desestimación de la demanda. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a las partes actora y tercerista s a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada la sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023, y su modificativa Acordada No. 14/241: Art. 371 de la Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la s partes actora y terceristas en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).