Sentencia Definitiva N° 582/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de setiembre de 2025 No. 582 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “ EMPRESA AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 638/2023) RESULTANDO : I) En este proceso, la accionante dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 14 de julio de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por la que concedió el registro de la marca “MI HALCÓN SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES” (mixta), a favor de BB de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 45, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos “SUPERVISIÓN”, “PROPIEDADES” y “DRONES” de acuerdo al artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs. 13 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria , la accionante (fs. 7 a 11 infolios) en lo medular sostuvo que la impugnada la agravia en tanto concede el registro de una marca - MI HALCÓN SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES (mixta) - que es similar y confundible con la marca de su propiedad - EL OJO DEL HALCÓN - y dicha confusión deri va de incluir la impugnada en forma predominante el término “HALCÓN” que constituye el “element vedette” en la marca de su propiedad y comparten el corazón identitario de la marca. Afirmó que se trata de signos confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, provocando su coexistencia riesgo cierto de confusión para el consumidor lo que le ocasiona un perjuicio. Entendió que existe una altísima probabilidad de que el consumidor crea que los servicios identificados con la marca “MI HALCÓN” forman parte de los prestados por la empresa CC señalando que el manual de examen de marcas de la UK Patent Office indica que en caso de marcas similares pertenecientes a una empresa que incorporan un término idéntico, la solicitud por otra empresa de un signo que lo comprenda determinará que el consumidor lo considere una nueva marca de la referida familia. En definitiva, entendió que la concesión de la marca referida amplía la vulneración de la normativa marcaria, la buena fe y la seguridad jurídica por lo que solicitó la nulidad del acto procesado. III) Conferido el correspondiente traslado, compareció la demandada debidamente representada (fs. 22 a 26 infolios), defendiendo la legitimidad del acto. Expresó que las marcas en pugna no son confundibles y cumplen con lo exigido por el artículo 6 de la Ley No. 17.011, que no requiere que los signos sean absolutamente diferentes, sino que basta con que presenten elementos que permitan al consumidor diferenciarlos. Afirmó al respecto que cuando el consumidor se enfrenta a la marca “MI HALCÓN SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES”, lo primero que le llamará la atención es el logo de la marca y no su nombre, por ser este la porción más destacada del conjunto y la que q uedará grabada en su memoria. En cambio, en la marca de la accionante, “EL OJO DEL HALCÓN”, lo que destacará son los elementos denominativos que la integran. Entendió que más allá de la coincidencia en el término “Halcón” los conjuntos marcarios impresionan diferente, que considerándolas en su conjunto se aprecian claras diferencias que permiten su pacifica coexistencia en el registro y el mercado, como ser la grafía particular y los diseños disimiles; afirmando que son diferentes desde la perspectiva visual, ortográfica y conceptual. Agregó que el agravio basado en que la marca “MI HALCON SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES” parece formar parte de la misma familia marcaría con la marca “OJO DEL HALCÓN”, carece de sustento porque no hay riesgo de confusión. Relató que la Clase Internacional 45 del Nomenclatura de Niza comprende servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, servicios personales y sociales prestado pro terceros para satisfacer necesidades individuales, se trata de un consumidor atento y selectivo al momento de contratar los servicios y precio del precio incide en la decisión del consumidor al pretender adquirirlo. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida y se confirme el acto impugnado. IV) La accionante comparece a informar la cesión de derechos marcarios a favor de la empresa AA manifestando que se encuentra legitimada para proseguir con las presentes actuaciones (fs. 43 infolios). Por Decreto No. 2241/2024 (fs. 45 infolios), conforme a lo dispuesto por el artículo 35.2 del CGP, se tuvo presente la sustitución de la parte actora empresa CC por cesionario de la marca en pugna empresa AA, agregándose documentación en 2 fs. y ordenando modificar la carátula de autos con citación de la parte demandada. V) Por Decreto No. 2880/2024 , se abría a prueba por el plazo legal (fs. 48 infolios), siendo la ofrecida por ambas partes la resultante de los antecedentes administrativos ya agregados en autos y la que surja de autos que les sea favorable y por la parte actora la documental agregada en 7 fs. VI) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 66 y 68 a 69 vto. infolios, respectivamente) VII) Por Decreto No. 6076/2024 (fs. 71 infolios) se tuvo por presentados los alegatos realizados, se confirió pase a estudio a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 738/2024 (fs. 72 a 73 vto. infolios), sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto que se procesa fue notificado el 20 de julio de 2022 (fs. 3 infolios), interponiendo en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 1º de agosto de 2022 (fs. 13 vto. de los A.A.). La Administración demandada mantuvo la Resolución procesada (fs. 18 de los A.A.), lo que la actora sostuvo le fue notificado el 25 de setiembre de 2023, por lo que la demanda anulatoria se entabló útilmente el 22 de noviembre de 2023 (nota de cargo fs. 12 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmar á el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. La Resolución procesada concedió el registro de la marca “MI HALCÓN SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES” (mixta), a favor de BB de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 45, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos “SUPERVISIÓN”, “PROPIEDADES” y “DRONES” de acuerdo al artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs. 13 de los A.A.). En obrados corresponde determinar la legitimidad del acto, y en particular si la marca registrada “MI HALCON SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES” (mixta) cumple con las exigencias del artículo 6 de la Ley No. 17.011 con respecto a la marca “EL OJO DEL HALCÓN” propiedad de la accionante. El artículo 6 de la Ley Marcaria establece que las marcas a registrar deben “ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren produc tos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, Capítulo IX, pág. 155). Conforme ha entendido el Tribunal, para determinar la confundibilidad de las marcas corresponde analizar si: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “´quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias” (Sentencia No. 830/2012 conforme GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas, FCU, Montevideo, pág. 156). Pues bien, siguiente los lineamientos señalados, se observa que tanto la denominación completa, como la disposición gráfica, el diseño y la referencia conceptual de ambas marcas difieren claramente. La marca “MI HALCÓN SUPERVISIÓN DE PROPIEDADES CON DRONES ” integra una frase más extensa y específica, acompañada de un logotipo distintivo, que transmite un mensaje diferenciado en c omparación con “EL OJO DEL HALCÓN”. Estas diferencias impiden razonablemente que el consumidor atento y selectivo - característico de los servicios comprendidos en la calle internacional 45 - se vea inducido a error o confusión. En esa línea, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios deben realizarse a partir de su comparación “en conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrados en partes), “en f orma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (cf. Sentencias Nos. 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre otras). Las marcas en pugna comparten la palabra “Halcón” que constituye el vocablo preponderante de ambas, sin embargo, del análisis de las marcas como unidad y de forma sucesiva, surge que son dis ímiles, en tanto tienen otros componentes que las distinguen sustancialmente, como la propia denominación que incluye otras palabras, diferencia en la grafía, en la fonética global y en el impacto visual. Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal, no es posible considerarlas marcas confundibles apreciando solo una de las palabras de la marca, ignorando los demás elementos denominativos, gráficos, fonéticos y visuales que la distinguen. En tal sentido, conforme señala RIPPE, el hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. “El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca c onfusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas …” (Cf. RIPPE, Siegbert: “La propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 319). La doctrina recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juici o que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (cf. RIPPE, Siegbert. Ob. Sin pág. 313 y sigts.; y Sentencias No. 648/1996 y 255/2005, entre muchas otras). En ese orden, se arriban a la misma conclusión si se tienen en cuanto el tipo de consumidor de las marcas analizada. El Tribunal ha expresado que “La regla general para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, se rvicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión (…)”. (Sentencia No. 750/2022). En este caso, se trata de marcas de servicios comprendidos en la Clase Internacional 45, esto es, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, por lo que su consumidor se presume más atento y minucioso, en comparación c on el consumidor masivo, lo que implica un menor riesgo de confusión. Como se expresó en Sentencia No. 701/2023: “Así, no puede desconocerse que las marcas cuya titularidad ostenta la actora, al igual que la impugnada, están dirigidas a un público eminentemente selectivo, atento, quienes, por tal motivo, tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos. De tal modo, es dable considerar que, los servicios y/o productos, de una y otra marca, están dirigidos a un consumidor específicamente definido, con aptitud para percibir las diferencias, quienes, por tal motivo, es esperable que efectúen un mayor examen de las marcas, menguando, por tanto, la probabilidad de confusión y/o asociación”. En palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “agolpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que s e le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357, 358)”. Por lo tanto, sin desconocer la subjetividad en el criterio de quien realiza el cotejo marcario y sin perjuicio de que las marcas comparten la palabra “halcón”, no existe similitud gráfica, fonética y conceptual entre la marca concedida y la pre registrada. En definitiva, “a golpe de vista” y considerando el tipo de consumidor, la marca cuyo registro se otorgó y a la que se opone la accionante, resulta sustancialmente diferente a la pre - registrada. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).