Sentencia Definitiva N° 538/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de setiembre de 2025. No. 538 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “EMPRESA AA c on ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 263/2024). RESULTANDO : I) A fs. 6, con fecha 30 de abril de 2024, compareció la actora deduciendo demanda anulatoria contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 23 de agosto de 2023, mediante la cual resolvió desestimar “ la solicitud de Patente de Invención N° 35965, presentada por empresa AA de E.U. DE NORTEAMERICA, con el título de: “ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA PD-L1” (fs. 172 de los A.A.). En su memorial de agravios realizó una descripción de la invención reivindicada, cuestionando los argumentos del informe que fundó el rechazo a la solicitud de registro. Precisó el concepto “experto en la materia”, y adujo que demostró que el capítulo reivindicatorio presenta soporte descriptivo, así como también reivindica materia considerada una invención. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. II) El 28 de agosto de 2024 , el representante de la demandada contestó la demanda incoada (fs. 29 y ss.). Indicó que el informe técnico del Área Patentes y Tecnología de fecha 21 de febrero de 2024, consideró que no se estaría cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 13 literal G de la Ley N o. 17.164, en tanto las reivindicaciones 2 a 9 involucran materia no considerada invención según la referida norma. Agregó que la solicitud en análisis refirió a material biológico y genético, como existe en la naturaleza, por lo que tampoco se considera invención. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra agregada entre fs. 37 y 43. IV) Alegaron las partes en el plazo común: la demandada a fs. 45, y la actora a fs. 48 y ss. V) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen N o. 748/2024 por el que aconsejó desestimar la demanda (fs. 53 a 54 vto.) VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación , conforme lo dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto-Ley No. 15.524, Leyes Nos. 15.859, 20.010 y 20.212 en tanto este proceso se promovió el 30.4.2024 contra un acto administrativo notificado a la hoy accionante el 29.8.2023. II) Control formal del accionamiento. Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 23 de agosto de 2023, mediante la cual, resolvió desestimar “ la solicitud de Patente de Invención N° 35965, presentada por empresa AA de E.U. DE NORTEAMERICA, con el título de: “ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA PD-L1” (fs. 172 de los A.A.). Contra dicho acto, notificado el 29 de agosto de 2023, según afirmaciones no controvertidas, interpuso en tiempo y forma recurso de reposición y jerárquico (el 8 de setiembre del mismo año - fs. 173 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 26 de marzo de 2024. Finalmente, la demanda de nulidad se introdujo en tiempo útil (el 30 de abril de 2024 - nota de cargo fs. 10). III) La decisión del Tribunal. El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. IV) Hechos antecedentes relevantes, de cuya ocurrencia las partes no plantean discrepancias. Emerge de los antecedentes allegados al proceso que con fecha 23 de enero de 2015, la accionante solicitó ante la DNPI, el registro de la Patente de Invención titulada: “ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA PD-L1”, bajo Acta N° 035965 (fs. 152 y ss. de los A.A.). Con fecha 19 de abril de 2023, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitió un primer informe, en el que concluyó: “En resumen, la solicitud según el alcance reivindicado no contiene materia patentable, por lo que si no se levantan las observaciones se recomendará la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado” (fs. 157 vta., a 160 vto. de los A.A.). Del referido informe se confirió vista a la parte actora, que fue evacuada en escrito que luce agregado a fs. 161 y siguientes de los antecedentes. Posteriormente, a fs. 165 de los antecedentes surge nuevo Informe de examen de fecha 7 de junio de 2023 , en donde se indicó lo siguiente: “En resumen, la solicitud no contiene materia patentable, por lo que se considera la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado”. Otorgada la vista, fue evacuada por la actora en los términos de fs. 166 vta., a 169 de los antecedentes. Por Informe Final de Examen , de fecha 2 de agosto de 2023 , se concluyó: “En suma, debido a que el capítulo Reivindicatorio completo se encuentra excluido de patentabilidad, por no considerarse una invención, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 literal G de la Ley 17.164, y por contener materias que carecen de Soporte Descriptivo de acuerdo al artículo 4 del Decreto Reglamentario 11/000 de la Ley 17.164, se recomienda desestimar la presente solicitud” (fs. 169 vta., a 170 de los A.A.). A continuación, se dictó el acto enjuiciado, del 23 de agosto de 2023 (fs. 172 de los A.A.). V) Marco normativo. La Ley No. 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone en su artículo 8º que son patentables las invenciones nuevas de producto s o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por su parte, el artículo 11 del mismo plexo normativo , establece: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”; mientras que el artículo 9 define el concepto de estado de la técnica como “(…) el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada ”; y el artículo 13 dispone: “No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley: G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza”. Asimismo, los requisitos y el procedimiento de concesión de patentes se encuentran regulados en la Ley mencionada, artículos 22 y ss.; y en su Decreto Reglamentario, No. 11/000, de 13 de enero de 2000. VI) Legitimidad de la decisión. Conforme expone BUGALLO, una patente de invención se define “… como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclus iva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas…” (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “ Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, FCU, 1ª edición, 2006, p. 338). La solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como: “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto.”. “La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del i nvento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con cl aridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 16). En obrados, la Administración demandada analizó la solicitud de patente presentada por la firma actora y se expidió en el entendido de que no cumple con lo establecido en el artículo 13 literal G de la Ley No. 17.164, por no considerarse una invención. Los fundamentos brindados en los pronunciamientos referidos no lograron ser rebatidos ni en la instancia administrativa ni en este proceso, en el que la actora omitió proponer prueba pericial. Ello sella de modo adverso la suerte del accionamiento impetrad o. El Tribunal se ha pronunciado en causas análogas acerca de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: el Dictamen Pericial. Así ha expuesto que: “... el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede s obre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Cf. Sentencias Nos. 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, por citar algunos de los fallos más recientes). Ello, como se sostuvo en Sentencia No. 62/2012, “… Porque, en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia, dando cuenta de la ausencia de actividad inventiva de la patente solicitada, y frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, se carece de elementos técnicos que permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. De modo que , al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica era imprescindible que la accionante, si pretendía derribar el criterio de la examinadora de la oficina, movilizara prueba hábil a tal fin, lo que no sucedió. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, la Ley No. 20.010 y demás disposiciones complementarias, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023: art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).