Sentencia Sentencia N° 519/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de setiembre de 2025. No. 519 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “EMPRESA AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 309/2023). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con fecha 16.9.2022. Por la misma, se resolvió desestimar la solicitud de registro de la “Marca “MT HELMETS” (mixta), Acta N° 500.632, a favor de empresa AA de ESPAÑA, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (PERSONALIZADAS: Cascos de protección y seguridad. Cascos protectores para motoristas, ciclistas y conductores. Cascos de protección para deportes en general. Cascos y máscaras para trabajadores y para la prevención de accidentes. Partes para cascos protectores, chaquetas, monos, zapatos, botas, sombreros, guantes, trajes y gafas, todos ellos de protección contra accidentes”)” En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 65 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 4163/2023 (fs. 69); y noticiada del pleito empresa BB, compareció a fs. 71 y ss. III) Abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 5594/2023, las partes ofertaron y produjeron la que obra agregada a fs. 90 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 3255/2024 las partes y el tercero comparecieron a tal efecto a fs. 117 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 624/2024, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 138 y ss.). VI) Por auto No. 6397/2024 (fs. 142) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI con fecha 16.9.2022. Por la misma, se resolvió desestimar la solicitud de registro de la “Marca “MT HELMETS” (mixta), Acta N° 500.632, a favor de Empresa AA de ESPAÑA, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (PERSONALIZADAS: Cascos de protección y seguridad. Cascos protectores para motoristas, ciclistas y conductores. Cascos de protección para deportes en general. Cascos y máscaras para trabajadores y para la prevención de accidentes. Partes para cascos protectores, chaquetas, monos, zapatos, botas, sombreros, guantes, trajes y gafas, todos ellos de protección contra accidentes”)” En su escrito inicial, sostuvo que la decisión es contraria a Derecho por basarse en un informe del examinador que calificó de erróneo, en tanto no apreció en forma debida las circunstancias de hecho y de Derecho que hacen al caso, lo cual afectó la debida motivación de este. Afirmó que se denegó el registro acogiendo la oposición de oficio deducida contra la solicitud por colidir con la marca denominativa pre registrada, en la misma clase 9 para la que se solicitó, MT a favor de la empresa BB (Acta No. 388.307, renovada bajo Acta No. 516.022). En tal sentido la Administración consideró que estas no presentan las claras diferencias que permitan su coexistencia en el registro y el mercado; no obstante, entendió que no fueron considerados factores determinantes. Entre estos, la no oposición de terceros, claras diferencias entre las marcas, calidad de marca breve de la pre registrada, que se trata de un consumidor especializado y los productos comercializados no resultan concurrentes. Sostuvo que MT HELMETS resulta notoria, que a diferencia del antecedente denominativo, cuenta con logotipo, que ayuda a la distintividad tanto a nivel gráfico como visual. Por todo lo referido, concluyó en que el acto atacado está inficionado de error en sus motivos, para privarla de su derecho protegido por normativa nacional y tratados internacionales a registrar su marca. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció la representación de la accionada a contestar la demanda. Arguyó que los signos en cotejo no resultan claramente diferentes, así, el signo que fundó la oposición MT (denominativa) en la Clase 9 según detalle, se encuentra vigente hasta el 27.7.2030, y es formado por un solo término: MT. Por su parte, el signo de la actora, MT HELMETS, es mixto, estando formado por dos términos. Uno de ellos, MT, coincide con el único término del signo en oposición y el otro término, HELMETS (del idioma inglés: cascos) es uno de los productos comprendidos en la clase internacional 9. Consideró lo anterior como una indicación precisa de los artículos comprendidos en tal clase careciendo, así, de distintividad y fantasía. Por ello, el análisis de confundibilidad se reduce al término MT, presente en ambos signos, siendo idénticos pues y, por ende, confundibles. Transliteró parte del informe de la asesoría de la DNPI para hacer propios sus argumentos, solicitó la confirmación del acto y, atendiendo a que, eventualmente, la sentencia pueda afectar derechos de terceros, solicitó traslado de demanda a la empresa BB. Dicha empresa compareció debidamente representada, destacando su legitimación activa en virtud de ser titular de la marca MT No. 516.022, que protege todos los productos de la clase internacional 9 con excepción de equipos de audio, radios de auto, televisión y video. Dijo que la Ley de Marcas les otorga exclusividad para utilizar los signos de su propiedad para identificar sus productos o servicios, y atendiendo a la confundibilidad que plantea la marca de la actora para con la suya, se encuentra habilitado para reclamar y defender la exclusividad en el uso de su marca. Destacó el derecho de los consumidores a poder elegir un producto cuya marca se diferencie de otra, para evitar márgenes de error al momento de la elección. Consideró inadmisible que la marca cuyo registro se reivindica sea confundible con otra pre registrada, desde que la gama de posibilidades a la hora de crear un signo identificatorio es infinita. Sostuvo que la confundibilidad le causa perjuicios económicos y morales relativos a la imagen comercial del tercero. Culminó abogando por la confirmación del acto. III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, según dichos no controvertidos de la actora, la resolución le fue notificada personalmente el 22.9.2022, por lo cual interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 3.10.2022 (fs. 56 y ss.). La denegatoria ficta quedó configurada con fecha 21.4.2023, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de estos y, la demanda anulatoria que inició este proceso fue interpuesta útilmente el día 20.6.2023 (según consta en la nota de cargo a fs. 12). IV) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso-anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.859, 20.010 y 20.212, en tanto, este proceso, como se dijo, se promovió el 20.6.2023 contra un acto administrativo notificado a la hoy accionante el 22.9.2022. V) Antecedentes relevantes. A fs. 23 y vto. obra la solicitud a cargo de la actora del signo mixto en cuestión MT HELMETS, a fin de distinguir los productos de la clase internacional 9 que allí delimitó. Esto provocó la oposición de oficio resuelta por la Encargada del Área de Signos Distintivos en base al antecedente denominativo MT cuya titularidad corresponde al tercero en estos autos (fs. 27 vto.). Evacuada la vista y agregada la prueba por parte de la solicitante (fs. 28 y ss. y 31 y ss. y 52 y ss.), se produjo el dictamen de asesoría de fecha 22.8.2022, en el cual se aconsejó en aplicación de los previsto en los arts. 6, y 34 de la Ley No. 17.011, mantener la oposición de oficio y desestimar la solicitud de registro (fs. 53 y ss.). En tal sentido la DNPI, con fecha 16.9.2022, resolvió desestimar la solicitud de registro de la “ Marca “MT HELMETS” (mixta), Acta N° 500.632, a favor de la empresa AA de ESPAÑA, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (PERSONALIZADAS: Cascos de protección y seguridad. Cascos protectores para motoristas, ciclistas y conductores. Cascos de protección para deportes en general. Cascos y máscaras para trabajadores y para la prevención de accidentes. Partes para cascos protectores, chaquetas, monos, zapatos, botas, sombreros, guantes, trajes y gafas, todos ellos de protección contra accidentes”)” VI) Examen de los agravios. Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativ o, concluye que corresponde la confirmación del acto. El objeto del proceso radica en determinar si la marca MT HELMET (mixta) que se pretendió registrar y la marca ya registrada MT (denominativa) resultan o no confundibles. En primer lugar, en cuanto a la presunción a su favor que reclama la actora, en tanto los recursos no fueron resueltos de modo expreso (art. 6 de la Ley No. 15.869), cabe subrayar que la misma trata de una presunción simple, por tanto, puede ser enervada por la Administración. A partir de lo que se expondrá a continuación, el Tribunal considera que tal extremo operó en el caso y ello desactiva su invocación. Asimismo, corresponde indicar que la falta de oposición del tercero en sede administrativa, por sí sola, tampoco implica conferir sin más la razón a la actora, en tanto de nuevo, ello debe ser analizado junto a otros elementos. Y centralmente dichos elementos refieren al examen comparativo entre los signos marcarios. En segundo lugar, entonces, corresponde la consideración de las marcas a los efectos de observar la fuerza distintiva de la solicitada. Como siempre recuerda el Colegiado, la comparación claro está, es a fin de determinar si a los ojos del juzgador los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. El riesgo de confusión, corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como apto para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas ”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46. Subrayado propio). Pues bien, el Colegiado considera que los signos resultan confundibles. Estos, tienen la misma raíz, comparten el término MT. Así, el hecho de que la marca pretendida de registro (cuya alegada notoriedad no resultó acreditada) esté acompañada de otro término, HELMET, tampoco la hace diferenciable. Ello, no solo porque trata de una palabra que acompaña a la primera, sino porque su traducción del idioma inglés es “casco”. Entonces, aunque difieran en su naturaleza, la similitud fonética y ortográfica del elemento principal de ambas, MT, y su preponderancia, no se ve disminuida por el empleo de otro término, calificable incluso de genérico. Sobre el punto y en definitiva el Tribunal entiende que, de la comparación entre los signos, apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio - puesto que tampoco acreditó que tenga otra calidad -, que la solicitada no reúne con relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Corresponde insistir en que, si bien fue invocado, no resultó probado que el probable consumidor califique como “selectivo”. En otras palabras, no existen elementos para concluir en que la compra del producto requiera de una especialización, y resulte de una exigencia tal, que disminuya significativamente el riesgo de confusión que razonablemente observó la Administración. En tercer y último lugar, ya sobre el argumento de la actora relativo a la presunta no concurrencia de productos, corresponde remitirse, a fin desestimar el reclamo, a lo expuesto en el informe de asesoría precedente al dictado del acto. Allí se dio cuenta que: “ corresponde aclarar que si bien ambas marcas protegen los productos de la clase internacional 9 en forma parcial, existen puntos de coincidencia entre ellas, ya que el signo antecedente protege toda la clase excepto: equipos de audio, radio de autos, telev isión, video, manteniendo dentro de su ámbito de protección aquellos productos que pretende proteger el signo solicitado” (fs. 54). En función de lo dicho , el Tribunal considera que los agravios expuestos por la actora frente a al acto de marras no resultan de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa N o. 14/2024: art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora, y tercerista en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).