Sentencia Definitiva N° 504/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de setiembre de 2025. No. 504 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 343/2023). RESULTANDO : I) A fojas 15 compareció el Dr. BB, en representación de AA, a demandar la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin numerar, de 19 de octubre de 2022, que desestimó el registro de la marca “KORVETTO”, presentada bajo expediente No. 502758 a nombre de AA de E.U. de Norteamérica, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 5 (PERSONALIZADAS: herbicidas agrícolas) (fs. 3 infolios). Afirmó que la denegatoria al registro solicitado: “KORVETTO” obedeció al registro preexistente: “COVECTO”, también para identificar productos de la clase internacional No. 5. Entendió que ambos registros no se confunden y pueden coexistir pacíficamente. Así, relevó que se trata de signos distintos desde el punto de vista gráfico (ambos conjuntos se escriben diferente), visual (ambos conjuntos lucen diferentes) y fonético (ambos conjuntos suenan diferentes). En adición a lo anterior señaló que lo exigido por la legislación son las claras diferencias, pero la normativa tolera las similitudes. En la misma línea relevó que los consumidores de los productos son normalmente profesionales, ya que se trata de preparaciones de uso médico y veterinario. Ello, a semejanza de los criterios seguidos en marcas farmacéuticas, supone un consumidor diligente y atento, lo que erradica las posibilidades de confusión. Finalmente, insistió en el carácter claramente distinguible de las marcas en pugna, lo que habilita su convivencia registral, por lo que el proceder de la Administración, al denegar el registro, es ilegítimo. En definitiva, solicitó la anulación del acto objeto de impugnación (fs. 15 a 20). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 76 CC en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda. Refirió al carácter confundible de ambos signos, a los que entendió como fonéticamente idénticos. Además, señaló que se trata de marcas denominativas, lo que refuerza el examen gramatical de los términos que, según lo indicado, se caracteriza por la semejanza entre signos. Así, entendió que las leves discrepancias lingüísticas, aun considerando las particularidades de los consumidores de los productos identificados, no enerva, ni altera el riesgo de confusión. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado y requirió a la citación como tercero coadyuvante de DD, titular del registro: “COVECTO” (fs. 76 a 81). III) A fs. 100 compareció la Dra. EE en nombre de DD y dedujo tercería coadyuvante con la demandada. Refirió a las reglas y métodos elaborados por la doctrina y la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional para apreciar la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna y concluyó que conforme lo ha entendido la DNPI, no se dan entre las marcas CO VECTO y KORVETTO las claras diferencias que exige la normativa marcaria y, por ende, la denegatoria de la solicitud de la actora ha sido dictada en forma legítima. Transcribió parcialmente el dictamen del Examinador previo al dictado del acto impugnado en autos para concluir que las marcas involucradas son confundibles y, el accionamiento interpuesto resulta improcedente y deberá ser rechazado (fs. 100 a 104). IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 94) se tuvieron por ofrecidas las probanzas de la parte demandada (Decreto No. 1668/2024) y se dispuso: “ Siendo la ofrecida sólo resultancias de autos, no corresponde conferir el plazo dispuesto por el art. 10.2 de la ley 20010” (fs. 98). V) Alegaron las partes en el plazo común de 15 días (fs. 118 y 120 a 122). VI) Conferida vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 620/2024, la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar de Lenoble, se pronunció por el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado. VII) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la demanda con la consiguiente confirmación del acto en proceso. II) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin numerar, de 19 de octubre de 2022, que desestimó el registro de la marca “KORVETTO”, presentada bajo expediente No. 502758 a nombre de AA de E.U. de Norteamérica, para distinguir los productos comprendidos en la Clase internacional 5 (PERSONALIZADAS: herbicidas agrícolas) (fs. 3 infolios). III) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). IV) En términos generales, importa señalar que el art. 6º de la Ley No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998 prevé que las marcas deben ser “claramente diferentes” entre sí a efectos de evitar confusión y ser registradas. La norma no establece pautas para efectuar el cotejo entre las marcas en disputa, por lo que resulta preciso, a la hora de analizar el concepto de confundibilidad, seguir los criterios brindados por la doctrina y la jurisprudencia. De acuerdo con tales criterios, cabe atender a la impresión de conjunto generada por las marcas; éstas deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; se deben cotejar las mismas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual teórico-práctico de marcas, FCU, 2da. Edición, 1998, ps. 87 y ss.). En lo que atañe a la distintividad marcaria, la doctrina ha resaltado: “Las diferencias entre las marcas deben residir en diversos aspectos. Deben ser diferentes en sus aspectos visuales o gráficos, en cuanto han de verse de modo tal que no aparezcan similitudes evidentes con otras marcas ya en uso, registradas o en trámite. Así como también deberán oírse diferentes, es decir que la sonoridad de cada una de ellas no debe tampoco ofrecer similitudes que permitan la confusión de la una con la otra. Por otro lado, además de las necesarias diferencias en la grafía, los emblemas y la sonoridad es indispensable que el vocablo, expresión u otro elemento aspirante al registro marcario no sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente” (MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía, “Las Marcas en el Uruguay”, Carlos Álvarez Editor, 2000, p. 36). GUTIERREZ CARRAU, por su parte, expresa que la similitud fonética se da cuando la pronunciación de los términos o denominaciones resulta parecida. “El examinador habrá de apreciar en estos casos, el tipo de producto o servicio que distinguirá la marca y cómo se promociona. Quizá dos marcas sean inconfundibles si se las aprecia visualmente, pero pueden ser alarmantemente confundibles si se escucha su publicidad en un medio sonoro (radio, marketing telefónico, publicidad auditiva móvil: carroparlantes, aviones, etc.). Incluso, hay productos o servicios que se publicitan preferentemente en dichos medios” (GUTIÉRREZ CARRAU, o. cit., p. 93). CHIJANE, con relación a la similitud fonética, alude a dos criterios principales de comparación: a) si las denominaciones contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son altamente semejantes, ya que ese orden de distribución producirá la sonoridad global de las marcas, la que impactará y se grabará en la mente de los consumidores; b) la identidad de la sílaba tónica presenta destacada relevancia porque la impresión general que una marca denominativa pro duce depende, en buena medida, de la tonalidad de la correspondiente denominación. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, por ser idénticas o muy similares, y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son s emejantes (CHIJANE, Diego, “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, ps. 382-383). A la luz de lo anteriormente señalado, las marcas en pugna, a golpe de vista, albergan una hipótesis confusionista, en tanto son muy parecidas desde el punto de vista ortográfico y fonético ya que ostentan similitudes gramaticales y fonéticas que hacen a su carácter confundible. A ello se adiciona, que ambas marcas son denominativas, por lo que no contienen otro elemento diferenciador que contribuya a la distinción, como ser, por ejemplo, un diseño, un símbolo, colores diferentes, etc. De tal modo, se entiende que ambas marcas no tienen la aptitud que la norma exige para la convivencia en el mercado, no pueden ser objeto, ni gráfica, ni fonéticamente, de una diferenciación que permita sostener, que se está cumpliendo con las “claras diferencias” que la ley prescribe. V) Se comparte lo informado por la Asesoría Jurídica de la DNPI, en cuanto señaló que: “La solicitud “KORVETTO” y el antecedente opositor “COVECTO” son prácticamente idénticos en la estructura fonética de los mismos. Las leves disimilitudes entre ambos signos, aun teniendo en cuenta las particularidades de los consumidores de los productos protegidos, resultan insuficientes para permitir una inequívoca identificación por parte del público. Asimismo, el signo de autos pretende distinguir productos amparados por el antecedente opositor, por lo que en el presente caso se configura el riesgo de confusión” (fs. 51). En el mismo sentido, debe estarse a la casi total identidad fonética y gramatical entre ambos signos. Así, se acompaña lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, que refirió: “las marcas en punga COVETO y KORVETTO, presentan confundibilidad fundamentalmente fonética. Ostentan también similitud ortográfica si se advierte que ambas se conforman con tres sílabas, siendo que las dos últimas tienen gran semejanza, a saber: KOR VE TTO CO VEC TO” (fs. 125 vto.). VI) La Corporación ha tenido la oportunidad de analizar casos análogos. Así, en términos pacíficamente replicables en autos, ha señalado que: “entre las marcas “CHERRY” -de tipo mixto-, y la solicitada “CHERY” -de tipo denominativo -, se observan indudables similitudes de orden gramatical, fonético y, aún ideológico, que impiden su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado (arts. 6 y 14 de la Ley No. 17.011). Gramatical y fonéticamente porque, incuestionablemente, respecto de los vocablos CHERRY y CHERY, al socaire de un necesario examen “de conjunto”, visualmente se detecta una composición escritural prácticamente idéntica en tanto se nutren de idénticas consonantes y vocales colocadas en el mismo orden, con la diferencia menor de utilizar un “r” en lugar de “rr” en el signo cuyo registro fuera concedido por la impugnada. Esto, obviamente, para nada afecta el símil fonético que inmediatamente se advierte, dado que el pronunciamiento de las dos palabras objeto de cotejo no guarda una distancia prudente apreciable. Debiéndose consignar, asimismo, que la dispar naturaleza de los signos: mixta (CHERRY), denominativa (CHERY), no se constituye en este preciso caso, e n elemento diferenciador decisivo, dado que la “etiqueta” de la primera de las nombradas únicamente se compone del vocablo identificador de la marca (AA, fs. 1). Ideológica o conceptualmente, tampoco es posible descartar una hipótesis de confundibilidad. Porque, aun cuando pueda ser descartada la opacidad del vocablo CHERRY para el consumidor promedio de los productos de la clase internacional 12, siempre perdurará aquella primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los dos vocablos referidos y, las pautas confusionistas analizadas, que necesariamente conducirán a una singular comprensión conceptual” (sentencia N o. 536/2011). En definitiva, las marcas no presentan las claras diferencias que exige la normativa marcaria y que permiten su coexistencia como lo dispone el art. 6 de la Ley No. 17.011. Por las razones expuestas, lo establecido en el art. 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora y tercerista en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos), a cada uno. Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).