Sentencia Definitiva N° 492/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de setiembre de 2025. No. 492 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 345/2024). RESULTANDO : I) El 29 de mayo de 2024, compareció la actora con demanda dirigida a obtener la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 1 ° de setiembre de 2023, que desestimó la solicitud de Registro de la Marca FUNDACIÓN ISHA , presentada bajo expediente No. 509868 a nombre de AA de AUSTRALIA, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 41 y 44 (fs. 18 vta. de los A.A.). En su demanda , expresó , sintéticamente, que la interpretación efectuada por la Administración con relación al numeral 8 del artículo 5 de la Ley No. 17.011 carece de fundamento jurídico ya que la solicitud de registro de la pretensora, no contraviene ninguna de las disposiciones establecidas. Así, el nombre AA, es el propio de la solicitante y no hay mérito para interpretar que pueda inducir a error sobre el origen o las características de los servicios. Por otra parte, indicó que no puede perderse de vista la teoría de los actos propios en relación a una variación de criterio por parte de la demandada. En tal sentido, se transgrede el principio de la buena fe en tanto el propio registro ha concedido el registro de la marca “Fundación Princesa Laetitia D´ Aremberg ”, siendo una persona física, como acontece con la pretensora, pero en este caso se adoptó una decisión contraria. En definitiva, solicitó la anulación del acto resistido (fs. 4-13). II) El Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por la Dra. BB, al evacuar el traslado (Decreto No. 2875/2024 de 10 de junio de 2024, fs. 15, contestó que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 5 de la Ley No. 17.011. La petición efectuada puede llevar a confusión para los consumidores, ya que la solicitud la presentó la FUNDACIÓN ISHA, cuando en realidad es una persona física. La solicitud debió ser realizada por la fundación y no por una persona física. Incluso la propia actora en su demanda admite que el nombre de la fundación es “FUNDACIÓN ISHA EDUCANDO PARA LA PAZ”. Agregó que no es de recibo la teoría de los actos propios aducida por la actora. En el caso de la “ Fundación Princesa Laetitia D´ Aremberg ”, el público consumidor no es inducido en error porque la fundación tiene vinculación directa con la titular de los registros marcarios. En definitiva, abogó por la confirmación del acto (fs. 17-22). III) Por Decreto No. 4164/2024, de 9 de agosto de 2024 (fs. 24), se dispuso la apertura a prueba, la demandada ofreció solo las resultancias de autos y, por Decreto No. 4970/ 2024 de 13 de setiembre de 2024 (fs. 28), se ordenó que alegaran en el plazo común de 15 días, haciéndolo la actora de fs. 32 a 36 vto. y la demandada a fs. 30. La Sra. Procuradora del Estado se pronunció mediante Dictamen No. 664/2024, aconsejando la confirmación del acto resistido (fs. 40-41 vto.). Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma (fs. 43). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por mayoría de sus integrantes, no compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. La demanda de nulidad se dirigió contra el acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 1 ° de setiembre de 2023, que desestimó la solicitud de Registro de la Marca FUNDACIÓN ISHA, presentada bajo expediente No. 509868 a nombre de AA de AUSTRALIA, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 41 y 44 (fs. 18 vta. de los A.A.). Como principal agravio , la actora adujo que la interpretación efectuada por la Administración con relación al numeral 8 del artículo 5 de la Ley No. 17.011 carece de fundamento jurídico , ya que la solicitud de registro de la pretensora no contraviene ninguna de las disposiciones establecidas. Pues bien, a juicio del Tribunal, en mayoría, asiste razón a la actora en su planteo. La Administración rechazó la inscripción en base a que la solicitud se presentó por una persona física y no por la Fundación Isha. El derecho marcario en Uruguay no prohíbe que una persona física registre la palabra “fundación”, siempre que exista una vinculación legítima y demostrable, como es este caso (fs. 14 de los A.A.). III) La decisión administrativa que denegó el registro se fundó en lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 5 de la Ley No. 17.011. La referida norma establece la prohibición de registro para: “Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o servicios”. A juicio de los miembros que integran la mayoría del Tribunal, dicha norma no resulta de aplicación en el caso, ya que ello supone desconocer la realidad que rodea a la solicitante y al signo marcario. La actora AA es públicamente reconocida como creadora de un mét odo específico de meditación , guía espiritual y es , además la fundadora de la organización que ha difundido dicho sistema. El signo solicitado no disfraza, simula, ni encubre el origen del servicio, sino que por el contrario lo refleja en forma, no existiendo ningún tipo de encubrimiento o simulación. IV) La afirmación de que el consumidor podría ser inducido a error sobre la procedencia de los servicios, no resulta ajustado con la percepción real y habitual que el público tiene sobre la marca y su referente. Todo lo cual, lleva a la mayoría del Tribunal a admitir los agravios de la actora y, en su mérito, declarar la nulidad del acto impugnado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023: art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (d.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dra. Rosina Rossi, DISCORDE : por las razones que expongo a continuación. De los antecedentes destaco que a fs. 2 obra la solicitud de la marca denominativa FUNDACIÓN ISHA a nombre de AA para distinguir las clases internacionales 41 y 42. Con fecha 21.1.2022 se informó relevando la normativa en cuestión que “la solicitud de autos se solicita el nombre de una Fundación por una persona física” por lo que se aconsejó deducir oposición de oficio (fs. 5 de los A.A.). Esto ocurrió el 24.1.2022, cuando la Encargada del Área de Signos Distintivos en Ejercicio de Atribuciones Delegadas resolvió deducir oposición de oficio en base a lo dispuesto en el art. 5 numeral 8 de la Ley Marcaria (fs. 5vto. de los A.A.). Conferida la vista, esta fue evacuada a fs. 6 y ss. de los A.A., cuyos argumentos se analizaron y desestimaron en el informe jurídico del 31.8.2023 (fs. 17 y ss. de los A.A.). Fue así como se dictó el acto de marras por parte de la DNPI con fecha 1.9.2023, por la cual se resolvió desestimar la solicitud. De inicio cabe tener presente que el art. 5 de la Ley No. 17.011 en su numeral 8, dispone que: “ A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa. (…) 8°) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios”. Pues bien, en tanto comparto el dictamen de la PECA, a modo de complemento de lo allí expuesto, considero razonable y atendible el argumento denegatorio basado en la norma en cuestión que expuso la Administración. Puntualmente en lo relativo a que los titulares de la Fundación y la marca podrían eventualmente no coincidir, lo que determina el rechazo de los agravios esgrimidos por la actora a lo largo de los procedimientos. Así debe observarse lo relevado por el informe jurídico precedente al dictado del acto, por cuanto consignó: “la mención a “FUNDACIÓN ISHA” se asocia de manera automática con el sistema espiritual creado por AA. AA es una guía espiritual, escritora y jinete en la modalidad de enduro ecuestre. Es australiana de nacionalidad uruguaya. A partir de una técnica milenaria tibetana, diseño un sistema de autoconocimiento y expansión de la conciencia, en este sentido, se podría hacer pensar al usuario que los servicios ofrecidos tienen un origen, calidad, naturaleza, características o procedencia que en realidad no poseen. La solicitante es una persona física, no habiéndose presentado entonces, la solicitud a nombre de la Fundación, y por más que AA, haya sido la fundadora, en cualquier momento bien podrían cambiar los titulares de la misma, y el nombre de la Fundación como marca, le seguiría perteneciendo a esa persona física…” (fs. 17 vto. de los A.A.). Subrayo que lo anterior, y en particular enfocado sobre el agravio relativo a la teoría de los actos propios, resultó reforzado por el dictamen de fecha 7.6.2024 por cuanto, comparando con casos anteriores (de los que relevó surge la vinculación directa con la titular de los registros), señaló y fundamentó que esto no es lo que ocurre en el presente caso. Textualmente allí se adujo en tal sentido que: “ del Estatuto que adjuntó la Sra. AA “…ni siquiera figura que el nombre de la fundación sea ´FUNDACIÓN ISHA´, ya que del mismo surge que la denominación es ´FUNDACIÓN ISHA EDUCANDO PARA LA PAZ´” (fs. 34 vto. y 35 de los A.A.). En suma, confirmo.