Sentencia Definitiva N° 226/2025

Montevideo, 25 de setiembre del 2025. SENTENCIA Nº 226/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 154/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería el 24 de julio del 2024 en el expediente N° 555681, en cuanto desestimó el Registro de la marca “PASION” (mixta) para distinguir los servicios comprendidos en las clases internacionales 35 y 38. 2) La accionante fundó sus agravios, sosteniendo la ilegitimidad del acto impugnado. En tal sentido, argumentó que no existe confundibilidad entre la marca pretendida y las pre registradas , sino que la pueden coexistir pacíficamente, como sucede con otras que incluyen el término “pasión” (fs. 15 vto.). En este sentido sostuvo que existen diferencias suficientes para evitar la confusión y que el consumidor de los productos comprendidos en las clases 35 y 38, es “altamente atento y discriminador” (fs. 12 vto.). Asimismo, re firió a otros casos en donde -a su juicio - la situación era altamente similar a la que se convoca y se otorgaron igualmente las marcas (fs. 13 vto. a 15). Finalmente, destac ó que no hubo oposición formulada por eventuales interesados (fs. 15). 3) Superado el control liminar, se confirió traslado por Decreto Nº171/2025, ante lo cual se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda . En tal oportunidad manifestó que el accionar de la Administración fue ajustado a Derecho. En efecto, expresó que las reglas sobre confundibilidad fueron correctamente aplicadas, y en el caso, la marca que se pretendía registrar presentaba “cercanía fonética y semántica que provoca impresionen cuasi-idénticas” (fs. 22), predominando lo denominativo por encima de las diferencias gráficas (fs. 23); por tanto, conceder la marca implicaría privar de distintividad a la marca pre registrada (fs. 22 vto.). Asimismo, sostuvo que no puede recaer en el consumidor toda la carga de la discriminación ante un supuesto de tanta similitud (fs. 23), agregando que el público de las clases involucradas no es especialmente atento ni discriminador (fs. 23 vto.) y señal ó las diferencias entre este caso y otros en los que se concedió el registro. Por último, argumentó que la falta de oposición no impide que la Administración releve la confundibilidad. 4) Por Decreto N° 339/2025 se admitió la contestación de demanda y se abrió el expediente a la etapa probatoria. Luego, por Sentencia N°51/2025, se fijó el objeto del proceso y de la prueba, agregando la prueba documental conformada por los antecedes administrativos aportados en formato digital. De forma que, al quedar firme dicha Resolución, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N° 458/2025) y el expediente pasó en vista al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. 5) En sus alegatos, el MIEM sostuvo que su actuación había sido ajustada a Derecho (fs. 43); mientras que la actora no alegó. Por su parte, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, emitió el Dictamen N° 417/2025, por el cual entendió que el procedimiento administrativo había sido legítimo y compartió los argumentos de la demandada. Sobre este punto, refirió que las marcas en cuestión son fonética y ortográficamente iguales, encontrándose ambas conformadas por un único término. Asimismo, sostiene que la impresión determina confusión en el público consumidor, y que aunque éste sea discriminador, tratándose de términos iguales, es correcta la posición sustentada por la Administración. También afirma que el elemento denominativo prevalece en la marca mixta del accionante; y diferencia el caso de los citados en la demanda. 6) Así, los autos fueron puestos al despacho para el dictado de la presente el 18 de agosto del 2025. CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de acoger la pretensión ejercitada. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Por Sentencia N°51/2025, se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debía ser anulada por ilegítima. Esto es, si la denegatoria del registro de la marca “PASION” mixta, fue ajustad a a Derecho o s i sus motivos s e encuentran viciados de nulidad. Por su parte, el objeto de la prueba quedó delimitado en la averiguación de si existe confundibilidad entre la marca cuyo Registro se desestimó (“PASIÓN” mixta) y otras previamente registradas (“PASIÓN” denominativa y mixta bajo la titularidad de BB), atendiendo a las características de las marcas en cuestión y al carácter del público consumidor de los productos de las clases internacionales 35 y 38. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta únicamente de lo que surge de los antecedentes administrativos que fueron aportados en formato digital y obran en el Expediente-2024-8-4- 000389555681PASION. En consecuencia, se aclara que las referencias que se hagan a foliatura, responderán a dicho expediente, salvo que se indique algo diferente. En primer lugar, corresponde señalar que no se encuentra cuestionado el carácter “mixto” de la marca que pretendió registrar el actor y el “denominativo” de la marca en la que se funda la oposición. Así tampoco hay controversia respecto a la no oposición del titular de la marca denominativa “PASION” ni de la mixta, siendo su titular BB. Tampoco se ha desconocido que existen otras marcas registradas (tanto mixtas como denominativas) que implican el uso del término “pasión” en las mismas clases. Además, la confundibilidad radicaría en relación con la marca denominativa pre registrada y no con la mixta “Dado que ambos signos, al ser de naturaleza mixta, poseen elementos adicionales (color, tipografía, logo) que le imprimen distintividad para poder distinguirse.” (fs. 25). A su vez , d el expediente administrativo se relevan los informes técnicos producidos, los que concluyen en la confundibilidad de las marcas dada su coincidencia conceptual, ortográfica y fonética, en los términos expresados en la contestación de demanda. A su vez, surge a fs. 9 y 10 cuáles son las marcas que ya se encuentran registradas y que contienen el término “PASION”. De allí se obtiene que, las marcas de BB son: la mixta, otorgada el 20/02/2019 y que evoca un concepto deportivo (se trata de un escudo, con un balón de fútbol) ; y la denominativa , concedida el 31/03/2022. Además, surge que con fecha posterior al registro de la denominativa se registraron en la clase 38, las marcas “Pasión Noticias”, “Pasión Carnaval” y “Pasión por el sabor”, las que contienen el mismo término, aunque con un vocablo agregado. Por otra parte, se reitera que la marca del compareciente fue denegada en su registro en las clases 35 y 38 , en las que también se encuentra registrada la marca en función de la que se formula la oposición de oficio, siendo éste el límite del debate. Esto es, en la clase destinada a “publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina”, lo que incluye “servicios de publicidad, marketing y promoción”; y la clase destinada a “servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos”, acorde con la clasificación de Niza. De forma que se trata de clases con un amplio alcance, que no parecen apuntar a un público específico ni a un sector especializado del mercado de consumo. Así también, se destaca que en estos autos, las partes no han especificado a qué servicios en concreto habría de destinarse el uso de una y otra marca. En efecto, si bien tanto el actor como el demandado refieren que para el análisis de confundibilidad se debe estar al caso específico y al estudio de los productos o servicios que se pretendan identificar con la marca que se cuestiona, en ningún momento se proporciona información relativa al punto. Ello no es menor, ya que ese análisis sería necesario en el caso y el Juez no tiene las herramientas para ello si las partes no se las proporcionan, conformando su (incumplida) carga. A lo que se agrega que, en el caso, éste no resulta ser un hecho notorio, de público conocimiento o altamente extendido. 4) En función de lo que viene de destacarse, corresponde encuadrar las resultancias probatorias y los argumentos de las partes, acorde con las normas aplicables y la interpretación que de éstas y de su aplicación, se hace en el caso. El artículo 6 de la Ley N° 17.011 establece que “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De forma que el requisito de no confundibilidad de las marcas viene impuesto legalmente. A su vez, éste se ve fundado no sólo en el interés privado que pueda existir en la tutela marcaria, cuyo ejercicio cor responde al titular (arts. 20 y 23); sino también en el interés público que contemplan los arts. 4 y 5 (art. 21) y la protección del consumidor (art. 22), supuestos que habilitan la oposición de oficio por la autoridad competente. Es desde esta óptica que debe analizarse el caso, ya que el titular de las marcas pre registradas no se opuso al registro solicitado por el accionante; antes bien, fue la propia Administración la que, ad virtiendo confundibilidad (art. 6) , formuló la oposición y denegó el registro. Así, corresponde puntualizar que, de acuerdo al régimen legal previsto, la falta de oposición del titular no inhibe a la Administración de efectuar un análisis de procedencia del registro. Pero, en tal caso, el análisis debe restringirse a las disposiciones de los arts. 4 y 5, y a la tutela del consumidor, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 21 y 22 de la Ley N° 17.011. De forma que la oposición de oficio corresponde cuando se adviertan causales de nulidad (absoluta o relativa) o cu ando el registro pudiere generar confusión en el público consumidor. En este sentido, la Sede entiende que la naturaleza de las marcas en cuestión , dificulta el supuesto de confusión. Al respecto, ha sostenido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sentencia 393/2025, en un caso en que la marca pre registrada era denominativa y la concedida posteriormente era mixta: “…se entiende que el riesgo de confusión esgrimido por la accionante (directa e indirecta), no se produce. En el sentido indicado, el Cuerpo ha expresado que: ‘(…) Así, las marcas de autos no pueden ser confundidas entre sí, aunque ambas distingan productos de la Clase Int. 30, en virtud de sus claras diferencias gráficas.- Ello, por cuanto la prerregistrada es sólo denominativa, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo. - Por ejemplo, en sentencia No. 124/03 ha señalado: ‘(…) Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo.- En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca prerregistrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada esta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes (…)’ (sent. No. 190/2006)”. En este sentido debe destacarse que en sí misma la palabra “PASIÓN” es de uso común, no supone fantasía alguna ni especial originalidad (no presenta “novedad, especialidad ni distintividad”). Se trata de una palabra con significado propio, que no puede ser apropiada en exclusividad por un titular. Tal cuestión no obsta, en principio, a su registración, pero da debilidad a la marca y hace que, a los efectos de evitar la confundibilidad suela exigirse algún elemento diferenciador (Cf.; OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 61 y 77). Lo que se configura en el caso, atendiendo a que la marca de l accionante no es denominativa, sino mixta (“Etiq.”). De tal forma, el término de uso común sobre el que se ha conferido derechos a BB, no es confundible con la marca que se ha pretendido registrar dado el uso de elementos gráficos adicionales al solo vocablo. En el caso, la marca del actor es mixta, supone el uso de la palabra “PASION” pero con una determinada imagen o tipografía , no es simplemente la palabra, sino el conjunto de ésta en su formato (color e imagen) lo que pretende proteger . Esto impide que exista confundibilidad entre las marcas en pugna. En el caso no hay similitud gráfica, más allá de la inevitable coincidencia ortográfica y fonética derivada de tratarse de una única palabra. A lo anterior se agrega que en cuanto a la coincidencia “conceptual” que invocó la Administración (fs. 29 y 30), dada la amplitud de aplicación de la palabra, no se advierte que exista coincidencia. Menos aún, cuando se analiza el logo que surge en relación con la marca pre registrada y la tipografía de la marca denegada. En este sentido, no se comparte que las marcas mixtas sean “ gráficamente cuasi-idénticas, por lo que es cierto el riesgo de asociación”, como se afirmó a fs. 38 . Muy por el contrario, esta Sede no advierte ningún punto de contacto gráfico, sino coincidencia únicamente en la palabra que se utiliza. Ahora bien, considerando que se alega la confundibilidad marcaria al amparo de los arts. 22 y 6, debe considerarse que en ese análisis “El juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión ” (OTAMENDI, J.; “Derecho de marcas”, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 182). Para ello, el decisor se ve asistido por una serie de reglas, extensamente trabajadas por la doctrina y la jurisprudencia, a los efectos de desprender los elementos subjetivos que pueden influir en el estudio. De tal forma, se entiende que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, puesto que es así como podría darse la situación en la perspectiva de la realidad del consumo, siendo excepcional que las marcas se presenten al mismo tiempo frente al consumidor. A su vez, se debe considerar especialmente aquellos elementos en que exista coincidencia. También se requiere un análisis en conjunto, y no en las partes integrantes de la marca (Cf.: GUTIÉRREZ CARRAU, J.M.; Manual teórico-práctico de marcas. UM: Mdeo., 2009; pp. 87 y ss., BUGALLO, B.; Propiedad Intelectual; FCU: Mdeo; 2006; pp. 73- 74; OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 178 a 205 ; Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras ). La propia Administración invoca estas reglas en su análisis (fs. 24) Por otra parte, debe atenderse a cuál es el público consumidor, cuál es el mercado concreto al que está destinado la marca, de forma que la especialidad de ese sector de la población debe valorarse especialmente. Así, no es igual un público genérico (como en productos de consumo masivo), que uno específico en una determinada área del mercado. Ello implica valorar la atención que el consumidor presta en la adquisición de un determinado producto o servicio. Sin perjuicio de lo cual, la posibilidad de confusión debe probarse, brindado elementos que permitan o favorezcan el concreto análisis del comportamiento del público objetivo de cada una de las marcas, a los efectos de que el Juez pueda analizar si existen puntos de conexión entre ellos. (Cf.: OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 178 a 205). Así, atendiendo a dichas reglas, tampoco se advierte la confundibilidad. En efecto, las marcas en pugna, si bien comparten el mismo vocablo, son claramente diferenciables para el público , incluso si éste no fuese observador u atento . En primer lugar, por la ya relevada diferencia entre la marca denominativa y la mixta, pero también en las mixtas entre sí, donde existen logos claramente diferenciables que evocan significados diametralmente distintos. Ello hace que, examinando las marcas en forma sucesiva, la única semejanza sea el uso del vocablo, el que no es el elemento de mayor peso en la marca mixta que se evalúa en su conjunto. En este sentido, se discrepa con el informe de la Administración cuando sostiene que el elemento denominativo es preponderante (fs. 25 y 29) ; en efecto, al tratarse de una marca mixta, la imagen es central. Así, cuando el consumidor se enfrenta a la identificación que supone la marca observa la imagen, como primer reconocimiento, y el contenido denominativo ingresa en un segundo plano. Es por ello que la doctrina ha sostenido que el análisis debe efectuarse “a golpe de ojo” ya que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf.: CHIJANE, D.; Derecho de Marcas; Ed. B de F: Mdeo., 2007, pp. 357 a 358). Por otra parte, y sin perjuicio de que al actor corresponde la prueba de sus alegaciones, la demandada no realizó esfuerzos probatorios para sostener la confudibilidad en la que basó su decisión . Esto es, si bien alegó y expresó las razones por las que arribó a la decisión, no ofreció prueba al respecto, limitándose a fundar su valoración, la que, como se dijo, no se comparte. En consecuencia, se entiende que la marca mixta cuyo registro fue solicitado por AA, es “claramente diferente” a las que se encuentran registradas, por lo que tal extremo no es óbice para proceder a su registro. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En consecuencia, la Administración, deberá considerar no solamente el fallo o decisión de mérito a la que se arriba sino, especialmente, las consideraciones que fundan tal solución. De forma que, en la ejecución de la Sentencia, deberá contemplarse no sólo la nulidad dispuesta sino las razones por las que ésta se declara, evitando incurrir en iguales causales de ilegitimidad en el o los actos que correspondiere dictar con posterioridad. 6) Sobre la facultad de recomposición del expediente. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de anular el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1. Acoger la pretensión esgrimida y anular el acto administrativo impugnado, sin especial sanción procesal. 2. A efectos fiscales, se fijan honorarios en $ 50.500. 3. Consentida o ejecutoriada, archívese.