Sentencia Interlocutoria N° 189/2025

Montevideo, 5 de setiembre del 2025. SENTENCIA N° 189/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de Nulidad” (Ficha: 13/2025) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA. en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 8 de abril del 2024 en el expediente N° 536357. Por dicha volición se concedió el registro de la marca “SOYHOGAR” (mixta), por el conjunto y sin derechos privativos, en favor de BB. del Uruguay, en la clase internacional 35. 2) En su demanda, la actora sostiene que es titular de la familia de marcas “MULTIHOGAR” y “MULTI AHORRO HOGAR” en la clase 35, y que la marca concedida a BB. es confundible con las previamente registradas por AA. En tal sentido, destaca que la marca concedida “no presenta elementos diferenciales eficaces, no es lo suficientemente distintiva, ni presenta claras diferencias ” con las ya registradas de acuerdo con el art. 6 de la Ley N° 17.011 (fs. 8), con lo cual es asociable y confudible ortográfica, fonética y conceptualmente (fs. 8 vto.) . Al respecto, sostiene que el análisis de la marca debe hacerse en el “conjunto” y no descomponiendo el término. A su vez, refiere que el signo ahora registrado se beneficiará del prestigio e inversión realizada respecto de su familia de marcas (fs. 9 vto.) y discrepa con la valoración efectuada respecto a sus marcas como “marcas débiles” o “breves” (fs. 11). Además, refiere que el consumidor de esta clase no es especialmente selectivo ni discriminador, por lo que la posibilidad de confusión (“riesgo de confusión mediato”), aumenta (fs. 12 a 13). Finalmente, agrega que la familia de marcas de la que es titular, supone “marcas notorias” (fs. 13) 3) Conferido traslado por Decreto N° 41/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda (fs. 25) defendiendo que su accionar “se ajustó a estricto Derecho” (fs. 26). En tal sentido, señaló que la norma exige que existan elementos que permitan diferenciar las marcas , valorando éstas globalmente, y de acuerdo con ello, no existe confundibilidad ni riesgo de asociación entre las marcas, existiendo claras diferencias entre sí (fs. 26 vto.). Además, sostiene que los consumidores de la clase 35 son selectivos o discriminadores y que se trata de “marcas débiles” (fs. 27 vto.), destacando que el registro de BB. fue por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos. También argumenta que no existe confundibilidad ortográfica, fonética ni conceptual (fs. 28 vto.) y que no hay afectación al prestigio y buen nombre de la accionante (fs. 29). Tampoco hay, a su juicio, riesgo de confusión mediato y no es posible aplicar el numeral 6 del art. 5 de la Ley N° 17.011. En su contestación, el MIEM solicitó la citación de BB. como tercero. 4) La contestación fue admitida por Decreto N° 151/2025 y se concedió traslado de la citación por Decreto N° 368/2025, admitiéndose la tercería por Decreto N° 441/2025. A fs. 74 se presentó BB. a contestar la demanda sosteniendo que no existe riesgo de confusión, siendo que su marca es suficientemente diferente a las del accionante (fs. 74 vto.). Así, afirma que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el registro (fs. 76). Asimismo, explica las diferencias en el negocio de AA y el suyo (fs. 76 vto.), lo que -a su juicio - dificulta aún más la confundibilida d; y luego, refiere a las diferencias gráficas entre las marcas, destacando que la única coincidencia está en el uso del término “hogar”, palabra que es de uso común y es contenida en varias marcas. De tal forma entiende que el registro concedido se ajusta a Derecho y protege al consumidor (fs. 78). 5) Por Decreto N° 1002/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el MIEM (fs. 34) ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos . Mientras que la actora ofr eció prueba documental que adjuntó de fs. 38 a 42, las resultancias de autos y los antecedentes administrativos. No hubo ofrecimiento por la tercerista. Luego, por Decreto N° 1237/2025, se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 47 y 91). 5) De tal forma, el expediente fue puesto al despacho el día 3 de setiembre del 2025 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por los principios de contradicción e iniciativa de parte (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de determinar en si la Resolución por la que se concedió el registro de la marca “SOYHOGAR” a BB. por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, en la clase internacional 35, es ajustada a Derecho o debe anularse por ilegítima. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a (i) si existe confudibilidad entre las marcas que impida su pacífica convivencia y ello, en atención a: la s propias marcas, al público consumidor de sus productos/servicios y el tipo de negocio que operan, (ii) si el registro de BB. afecta los derechos previamente concedidos a AA., su reputación y buen nombre, así como si implica un aprovechamiento de tal circunstancia. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente Nº 2025-8-4-000032) (según surge de nota de fs. 31). Asimismo, se admite la prueba documental aportada por la actora (fs. 38 a 42). En cuanto a las resultancias de autos y la admisión, la Sede entiende que no se trata de medios de prueba , sino que las primeras son el resultado del diligenciamiento de otros medios y la segunda es el efecto de la falta de controversia o la confesión de la parte. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Establecer el objeto del proceso en: si la Resolución por la que se concedió el registro de la marca “SOYHOGAR” a BB por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, en la clase internacional 35, es ajustada a Derecho o debe anularse por ilegítima. 2. Delimitar el objeto de la prueba en: (i) si existe confudibilidad entre las marcas que impida su pacífica convivencia y ello, en atención a: la s propias marcas, al público consumidor de sus productos/servicios y el tipo de negocio que operan, (ii) si el registro de BB afecta los derechos previamente concedidos a AA su reputación y buen nombre, así como si implica un aprovechamiento de tal circunstancia. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos y se admite la prueba documental ofrecida por la actora. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.