Sentencia Interlocutoria N° 179/2025

Montevideo, 29 de agosto del 2025. SENTENCIA Nº 179/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ Asociación Promotora Educativa ( ASPROE) con Estado – Ministerio de Industr ia, Energía y Minería. Acción de nulidad” (Ficha: 226/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por la A sociación P romotora Educativa (ASPROE) en relación con la Resolución dictada el 24 de abril del 2024 por la Dirección Nacional de la Prop iedad Industrial en el expediente N° 544732. Por dicha volición, la Administración concedió el registro de la marca OKIDS (mixta) a SANMULY S.A. de URUG UAY para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase 41, 43 y 45, exceptuando los servicios educativos (FS. 3) 2) En su demanda, la actora manifiesta que la decisión recurrida es antijurídica. Para ello, sostiene que existe confundibilidad gráfica, fonética y conceptual, entre la marca ot orgada y la que le corresponde (“OUR KIDS”) en la Clase 41; de forma que parecen formar una misma familia marcar ia (fs. 21 vto. y 22). Así entiende que la Resolución atacada vulnera no sólo los derechos marcario s sino los principios de buen a fe y seguridad jurídica , al desconocer la irregistrabilidad del signo (fs. 22 vto.). 3) Conferido traslado por Decreto N° 362/2025, se presentó el Ministerio de I ndustria Energía y Minería ( “MIEM”) a contestar la de manda (fs. 35) , defendiendo que “la Resolución impugnada y el accionar de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) se ajustó a Derecho”. Al respecto, el MIEM sostiene que, desde el punto de vista semántico, ambas marcas comparten un aspecto den ominativo breve y evocativo, pese a lo cual existen notorias diferencias (fs. 36 vto.). Agrega que en la clase 41, el término “KIDS” es de uso común (fs. 37) por lo que el uso que tiene la actora del término no es privativo. En cuanto a lo auditivo, entiende que la vocalización es completamente distinta; a la vez que en lo gráfico existen claras diferencias (fs. 38). Asimismo, ag rega que en la marca concedida se excluyó especialmente el uso para “servicios educativos ” mientras que la ma rca del accionante tiene por fin prote ger precisamente ese servicio (fs. 39). De tal manera sostiene que las marcas no son asociables, pese a compartir un término de uso común, por lo que pueden convivir en el Registro sin vulnerar las normas marcarias ni los principios invocados por la actora (fs. 48 y 48 vto.). 4) En su contestación , el MIEM solicitó la citación de SANMULY S.A. como tercero; solicitud de la que se confirió traslado a la actora por Decreto N ° 505/2025, sin que éste fuera evacuado. En consecuencia, por Decret o N ° 621/2025 se hizo lugar a lo peticionado, admitiendo a SANMULY S.A. como tercero coadyuvante en autos. De tal forma, compareció SANMULY S.A. sostenien do que no existe confundibilidad entre las marcas ni posibilidad d e error en los cons umidores. En efecto, argumenta que no existe c oincidencia fonética (fs. 56) y que el término “KIDS” es de uso común (fs. 56 vto.). Asimismo, sostiene que la marca concedida no abarca a los servicios educativos que es el rubro en el que gira la actividad de la actora (fs. 55). En definitiva, defiende la pacífica coexistencia de las marcas (fs. 56 vto.). 5) Por Decreto N° 906/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal sentido, el MIEM ofreció las resul tancias de autos y los antecedentes administrativos ya aportados (fs. 61). Asimismo, la actora se remitió a lo que surge de los antecedentes administrativos (fs. 63); mientras que la tercerista no compareció. 6) Luego, por Decreto N° 1113/2025, se confirió el plazo para la proposición de cont raprueba o prueba sobre prueba sin que ninguna de las parte s se presentara (fs. 68). Por tal motivo, los autos fueron puestos al despacho el 27 de agosto a los efectos del dictado de la presente sentencia interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada el 24 de abril del 2024 por la Dirección Nacional de la Prop iedad Industrial en el expediente N° 544732 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ser anularse por ilegitimidad. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a si existe confundibilidad entre las marcas “OUR KIDS” y “OKIDS” tal como se encuentran registradas y atendiendo a las clases respecto a las que se han concedido. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente Nº 2024-8-4- 0000324OKIDS544732 (según surge de nota de fs. 43). En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. 2. Establecer el objeto de la prueba en si existe confundibilidad entre las marcas “OUR KIDS” y “OKIDS” tal como se encuentran registradas y atendiendo a las clases respecto a las que se han concedido. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados digitalmente. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.