Sentencia Definitiva N° 706/2004

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de noviembre de 2004. No. 706 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DINEL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 274/02). RESULTANDO : I) Que a fs. 4 compareció Virginia Cervieri en representación de DINEL S.A., demandando la nulidad de la resolución dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial del 8 de febrero de 2002, en virtud de la cual se revoca la resolución de fecha 28 de diciembre de 2000 que desestima la solicitud de registro de la marca “DETRUSITOL” (ETQ), formulada bajo Acta No. 296.828 y concede en su lugar, el registro de la marca “DETRUSITOL” (ETQ) a favor de la firma PHARMACIA & UPJOHN AB, de Suecia solicitado bajo Acta No. 296.828, para proteger la clase int. 5. Señaló que opera confundibilidad directa entre la marca DETRUSITOL y el signo distintivo DETRUSIL pre-registrado en idéntica clase internacional por su mandante, no pudiéndose considerar que existan entre los conjuntos marcarios en pugna las claras diferencias exigidas por el legislador, y el análisis de confundibilidad efectuado por la Administración no se ajusta a los criterios generales aceptados a nivel doctrinario ni jurisprudenciales. Destacó que debe tenerse en cuenta que los elementos disímiles, si los hubiere, deben tener el suficiente poder para imprimirle al conjunto características singulares, siempre teniendo en consideración la naturaleza de los productos involucrados, lo cual reviste especial relevancia en el caso de productos relativos a la salud humana. Concluyó que una comparación gráfica-gramatical-fonética de los signos involucrados arroja la inexistencia de claras diferencias entre los mismos, concluyéndose en la imposibilidad de su coexistencia pacífica. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que conferido el correspondiente traslado (fs. 17), compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Expresó, que el acto impugnado de nulidad fue dictado conforme a derecho ya que el hecho que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. Manifestó que entre los términos DETRUSITOL (mixta) y DETRUSIL, existen diferencias gráficas y fonéticas que posibilitan la coexistencia en el registro de las marcas mencionadas, sin que ello implique violación legal alguna. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que a fs. 26 compareció Eduardo Lapenne en representación de PHARMACIA & UPJOHN AB, deduciendo tercería coadyuvante con el Estado. Sostuvo que el acto administrativo dictado en autos es totalmente ajustado a derecho, en la medida que las diferencias existentes entre ambos signos, la diversidad de aplicación de los productos protegidos por ellos, su finalidad, la imposibilidad de error por la participación de facultativos en el diagnóstico y prescripción, determinan que no exista posibilidad alguna de confusión. IV) Que abierto el juicio a prueba (fs. 34), se produjo la que luce certificada a fs. 41. V) Que alegaron de bien probado las parte por su orden (fs. 43/47, fs. 48 y 51/54). VI) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado (Dictamen No. 39/2004). VII) Que se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). II) Se impugna la Resolución de la DNPI, de fecha 8/2/02, en cuanto revocó otra similar de fecha 28/12/00 que había desestimado el registro de la marca “DETRUSITOL” (etq.), bajo Acta No. 296.828, y en su lugar concedió dicho registro para la Clase Int. 5 (A.A., pieza A, fs. 24/26 y 44 ).- La marca fue solicitada para distinguir un producto destinado a un uso urológico y ginecológico (A.A., pieza A, fs. 2). Fundando sus agravios, dijo la accionante: Esta parte reitera su total conformidad con lo actuado inicialmente por la DNPI, cuando con fecha 28/12/00 resolvió denegar la solicitud registral, considerando que el signo “DETRUSITOL” no presentaba las claras diferencias con la marca “DETRUSIL”, No. 253.145, registrada por la compareciente para distinguir también productos de la Clase Int. 5. El mismo radical (DETRU) y una desinencia extremadamente similar (SIL-SITOL), no es suficiente para enervar el riesgo de confusión, dada la similitud gramatical y fonética entre los signos enfrentados. El hecho de que la expresión solicitada como marca por la accionante sea de tipo mixta, no enerva la confundibilidad planteada, siendo que el riesgo de que el consumidor asocie ambos signos distintivos es latente y lo llevará a confundir los productos involucrados. En coherencia con lo afirmado por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la DNPI, entendemos que el cotejo marcario y la posibilidad de confundibilidad deben ser analizados de forma diferente o con un rigor comparativo mayor, cuando se trata de productos de la Clase Int. 5.- Siendo así porque se trata de productos dirigidos a la salud, campo en que el consumidor común no es un especialista. En conclusión, considera que la resolución adoptada por la DNPI, al revocar la resolución de fecha 28/12/00, debe ser anulada, por no guardar coherencia con los criterios doctrinarios, jurisprudenciales y disposiciones legales imperantes en la materia. III) El Tribunal entiende que no asiste razón a la parte actora, razón por la que habrá de confirmar el acto impugnado. Analizadas ambos términos a la luz de los criterios desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia para apreciar la confundibilidad entre signos marcarios, se advierte que poseen las diferencias necesarias que evitan la confundibilidad entre ellos y hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado. La doctrina ha elaborado reglas para analizar la existencia del riesgo de confusión en los siguientes términos: a) la confusión resulta de la impresión del conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La visión de conjunto determina la impresión que el consumidor tiene sobre la marca y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas que dejan el mismo recuerdo o la misma impresión. En el presente caso, existen entre las marcas en pugna claras diferencias, tanto gráficas como fonéticas, que posibilitan su coexistencia. En primer lugar, la marca solicitada se trata de un signo mixto, con características de diseño, constituido por una figura humana estilizada, de color azul, apoyada sobre una franja ondulada en color fucsia que subraya la denominación “DETRUSITOL”, escrita en letras de imprenta también de color azul (pieza A, fs. 2v.). La marca registrada, en cambio, se trata de un signo denominativo constituido por el término “DETRUSIL”. La simple descripción de los signos enfrentados permite apreciar las claras diferencias existentes entre ellos, que impiden razonablemente toda posibilidad de confusión. En segundo lugar, aún tomando en cuenta sólo la parte denominativa, las diferencias no dejan de ser apreciables. Como ha indicado la Asesoría Letrada en el dictamen que motivó la resolución impugnada (pieza A, fs. 42), el elemento común entre los términos “DETRUSITOL” y “DETRUSIL” es un radical genérico para la clase, presentando distintividad los conjuntos. En este sentido a pesar del elemento común las marcas son distintas, ya que la terminación “TOL” del signo de la accionante tiene un sonido fuerte que le imprime una importante fuerza individualizadora al conjunto, que deja una impresión bien diferente a la del otro signo, no obstante las semejanzas que puedan presentar en algunos detalles. IV) También es de fundamental importancia la aplicación de la tercera regla, en cuanto establece que quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. En este sentido, como bien señala el tercerista en su contestación (fs. 27 de autos), por tratarse de productos destinados a la salud humana, no existe la figura del consumidor poco atento, ya que tanto el selector (médico, odontólogo) como el expendedor (farmacéutico) son personas conocedoras de los productos con los que trabajan y el destinatario presta atención a lo que compra, razón por la cual se impone la adopción de un criterio flexible, que en el caso de autos es aún más claro por la especificidad de los productos protegidos por ellos. Cabe observar además, que la marca de la tercerista fue solicitada para distinguir un medicamento orientado a un uso urológico y ginecológico; en cambio, el signo de la accionante está registrado para la totalidad de la Clase Int. 5. En consecuencia, la marca solicitada por PHARMACIA & UPJOHN AB no hace relación a una Clase, sino al producto específico identificado en la respectiva solicitud, con lo cual se puede concluir que pueden coexistir ambas marcas utilizadas en la identificación de productos diferentes en una misma Clase, salvo prueba en contrario, que no existe. Esto es posible porque en cada una de las 42 Clases de la Clasificación Internacional, coexisten productos o servicios muy diferentes: ej., paraguas y maletas en la clase internacional 18, perfumes y productos de limpieza en la clase internacional 3; insecticidas y medicamentos para uso humano en la clase internacional 5; pañales descartables y servilletas de papel en la clase internacional 16; y así en multiplicidad de hipótesis (Merlinski-Salaverry: Las Marcas en el Uruguay, pág. 42). V) Por último, la tercerista coadyuvante invocó la notoriedad internacional de la marca “DETRUSITOL” respecto del producto protegido de la Clase Int. 5 (art. 6 bis del Convenio de París). Notoriedad que puede tenerse por cierta atento a los recaudos agregados (pieza B) y a la admisión de la parte actora en el alegato (fs. 44v., num. 12), circunstancia que habilita a aplicar un criterio más benévolo para apreciar la posibilidad de confusión (ver alegato del tercerista, fs. 53, num. 11). Es importante aclarar también que la marca solicitada ha sido registrada en su país de origen (Suecia), así como en otros países, razón por la cual es de aplicación la cláusula “tal cual es” (art. 6 quinquies del Convenio de París), en la medida que no se da ninguna de las excepciones previstas en el literal B) de dicha norma. Por tales fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales se estiman los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil), a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Rochón (r.) Dra. Battistella. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).