Sentencia Definitiva N° 84/2025

Montevideo, 8 de setiembre de 2025 SENTENCIA Nº84/2025 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERÍA ” – Ficha Nº136/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 20 de marzo de 2025, compareció en autos la Dra. Silvina Vila en representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 9 de mayo de 20 24, mediante la cual se denegó su solicitud de registro del signo “BYFLOW”, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº36 (fs. 31 y ss.). 2) En su demanda relata que tal resolución le fue notificada con fecha 16 de mayo de 2024 de forma electrónica , habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 27 de mayo del mismo año y que no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 13 de diciembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta . El presente accionamiento fue iniciado el día 20 de marzo de 2025, tal como se adelantó. 3) Relata en su demanda que : “ La Resolución tiene por sustento un informe de la asesoría letrada y la División Legal, que cita como antecedente el caso “FLOW BY NOSTRUM” … para rechazar la solicitud de registro presentada. El fundamento es la presunta similitud entre las marcas…”. Indica que el análisis de confundibilidad realizado por la Administración padece de errores técnicos y jurídicos, omitiéndose considerar y rebatir varios de los argumentos de la accionante. Aduce que ello es así por que la marca que se pretende registrar es denominativa, mientras que la invocada por la Administración es mixta, y que en estos casos corresponde prescindir del elemento gráfico y centrarse exclusivamente en los componentes ortográficos, fonéticos y conceptuales, existiendo claras diferencias entre ambas. Asimismo, alega que se vulneró su derecho de defensa por no considerar aspectos esenciales incluidos en sus descargos (fs. 32 y ss.). 4) Por Decreto Nº 136/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 11 de abril de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado y aportando los antecedentes administrativos requeridos (fs. 43 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración expresa que dedujo oposición de oficio al registro solicitado por AA de CHILE, de la marca BYFLOW debido a la ya existente y registrada marca “FLOW BY NOSTRUM” cuyo titular es BB (Acta Nº531.013), explicando que para que un signo sea registrado debe tener aptitud para ser distinguido y no ser confundible con otras marcas registradas o en trámite de registro; agrega que, en el caso, ambas marcas tienen cercanía fonética y semántica que provoca una impresión similar. Finalmente, manifiesta no existir violación alguna del debido proceso (fs. 44 vto., y ss.) 6) Mediante Decreto N°284/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla las partes con fecha 25 de abril y 9 de mayo de 2025 (fs. 54 a 61). Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que por Decreto N°572/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 7) Producida la prueba de autos, por Decreto N°664/2025, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 11 y 26 de junio (fs. 71 a 80). 8) Finalmente, mediante Decreto N°890/2025, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptible de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). Con fecha 25 de julio de 2025, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida (fs. 83 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede amparará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y anulará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria ” (Tarigo, E. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de los dichos de las partes (fs. 31 vto., y ss., y 44) que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 9 de mayo de 2024 y notificada a la accionante con fecha 16 de mayo de 2024, habiendo ésta interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 27 de mayo del mismo año ; no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 13 de diciembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta, todo lo cual se confirma, además, de lo que surge de fs. 2 0 y ss., del Expediente 2025-8-4-0000070 (A.A). El presente accionamiento fue iniciado el día 20 de marzo de 2025, en tiempo hábil (fs. 31). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que desestimó la solicitud realizada por la actora, de registro de la marca “BYFLOW”. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº 572/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución MA/2024/43766 de fecha 9 de mayo de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, me diante la cual se desestimó su solicitud de registro del signo "BYFLOW", para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional 36 y que constan a fs. 13; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de derecho….en particular, deb erá determinarse si: (i) existieron vicios en los motivos del acto por haber la Administración valorado de forma errónea las similitudes y/o confundibilidad entre el signo "BYFLOW" y "FLOW BY NOSTRUM" ya registrado; (ii) se vulneró el derecho de defensa de la parte actora por haber, la Administración, omitido considerar algunos de los aspectos relevados al evacuar la vista conferida en vía administrativa y (iii) si lo anterior, determinó, a su vez, un vicio en la motivación del acto accionado” y el de la prueba en: “(…) acreditar los puntos (i), (ii) y (iii) antes referidos”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad: “Con respecto a la prueba documental, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 37 fs., en soporte electrónico, la correspondiente a la parte actora obrante de fs. 3 a 25 vto., en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA y la obrante a fs. 59 y 60”. En este sentido, cabe mencionar que, sin perjuicio de que podría tratarse de una cuestión meramente jurídica, a efectos de no cercenar el derecho de la s partes a desplegar sus esfuerzos probatorios, igualmente se les admitió la posibilidad de proponer prueba, lo que efectivamente hicieron. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforman el objeto del proceso , en tanto, fueran o no planteadas por las partes, no fueron controvertidas por la contraria (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada respecto a las mismas). En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, E. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, no ha sido controvertido en autos que no existió oposición en vía administrativa del titular de la marca en cuestión, esto es, BB, no habiendo, tampoco, la Administración requerido su citación en vía jurisdiccional , al amparo del art. 65 del CCA. Tampoco integra el cúmulo de debat e, que se trata de una marca denominativa (“BYFLOW”) y que la otra marca, respecto de la cual la DNPI relevó la confundibilidad, es una marca mixta; esto ha sido puesto de manifiesto por ambas partes en sus libelos iniciales. En segundo lugar, con relación a los agravios o aspectos controvertidos, corresponde relevar que sí es cuestionada por la actora la efectiva existencia de riesgo de confundibilidad entre ambas marcas y de la mano con ello, los pasos o aspectos considerados por la Administración para realizar el análisis de tal confundibilidad. En efecto, al referir a ello, manifiesta que: “A simple vista se advierte que el signo en el que se basó la oposición de oficio…y que, en última instancia, motivó el rechazo de la solicitud de registro de “BYFLOW” es distinto. Conforme a los criterios establecidos en materia de marcas, no presenta similitudes que pudieran dar lugar a competencia desleal…El análisis realizado adolece de errores técnicos y jurídicos al examinar la similitud entre las marcas…el examen de similitud debe prescindir del elemento gráfico y centrarse exclusivamente en los componentes ortográficos, fonéticos y conceptuales…No corresponde el desmembramiento de las marcas para su análisis y confrontación” (fs. 32 vto. y ss.). De forma contraria, la demandada, indica que : “Existen claras similitudes entre el signo citado como antecedentes y la solicitud desestimada. En consecuencia, las reglas para analizar la confundibilidad fueron correctamente aplicadas…” (fs. 45). Por su parte, otro de los agravios de la actora, respecto del cual, la contraria manifiesta rechazo, reside en la presunta vulneración de su derecho de defensa, al no haber la Administración valorado y/o examinado todos los argumentos relevados al momento de comparecer en el marco del procedimiento administrativo. Así, la accionante alega que: “(…) se omite analizar y rebatir varios argumentos planteados por esta parte al evacuar la vista…La omisión de la Administración al no considerar aspectos esenciales planteados al evacuar la vista conferida vulnera gravemente este derecho…” (fs. 33 y 36), mientras que la demandada, expresa que: “En relación a que se violó su derecho de defensa, en virtud de que se ignoraron argumentos por la actora invocados, discordamos con lo expuesto…Controvertir posiciones evidentes y conocidas a nivel marcario como que no se exige que los signos sean absolutamente distintos, no hubiera aportado al análisis de dos marcas que claramente resultan similares a golpe de vista” (fs. 48 vto.). Por último, corresponde también mencionar que, si bien la parte demandada admite a fs. 45 no haber resuelto expresamente los recursos administrativos, entiende que no corresponde la aplicación de la presunción simple contenida en el art. 47 del CCA: “Más allá de que la Administración no se ha expedido hasta el momento en cuanto a los recursos interpuestos, ha fundado sobradamente el asunto en el transcurso del procedimiento administrativo, habiendo tenido la actora la posibilidad de producir prueba y ser oída. Siendo el presente un caso de confundibilidad marcaria, se trata de un asunto eminentemente fáctico y de pleno derecho. Por lo tanto, no corresponde presumir aspectos que surgirán de la percepción y comparación de las marcas en cuestión…”. Por ende, este es otro de los aspectos sobre los cuales ha de pronunciarse la Sede en la presente sentencia. A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre la aplicación de la presunción establecida en el art. 47 del CCA Tal como se adelantó, no resulta controvertido en autos (y resulta además muy claro de los A.A) que la Administración no resolvió expresamente la recurrencia promovida por la actora ni en el plazo de 200 días correspondiente ni en los posteriores 30 días, por lo que se torna aplicable la presunción contenida en el art. 47 del CCA (antes art. 6 de la Ley Nº15.869), que reza: “(…) El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso anterior no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución). Si esta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión se tendrá como presunción s imple a favor de la pretensión del actor en el momento de dictarse sentencia respecto de la acción de nulidad que aquel hubiere promovido”. Tal presunción no es de aplicación optativa por el magistrado; si se producen los requisitos descriptos en la norma, ésta ha de aplicarse al dictar sentencia definitiva sobre la nulidad pretendida , por lo tanto, el hecho de que la Administración haya “(…) fundado sobradamente el asunto en el transcurso del procedimiento administrativo, habiendo tenido la actora la posibilidad de producir prueba y ser oída …” como afirma a fs. 45 de su contestación de demanda, no obsta la operatividad de la presunción referida. Sin embargo, se trata de una presunción simple, relativa, que admite prueba en contrario. Si bien en autos, conforme se explicitará más adelante, se entiende que el acto efectivamente adolece de ilegitimidad por estar viciado en sus motivos, tal presunción simplemente viene a confirmar la mentada ilegitimidad, puesto que, en puridad, no se trata de una cuestión en la que existan hechos carentes de prueba. Por lo que más allá de tal aplicación, la conclusión a la que hubiese arribado esta Sede sería la misma, por los argumentos que a continuación se desarrollarán. 5.2) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad entre las marcas BYFLOW (denominativa) y FLOW BY NOSTRUM (mixta) erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto Al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, G y Delppiazo, C. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, asiste razón a la parte actora en cuanto a que ambas marcas presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir. El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca , la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que sus diferencias deben ser claras. Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá. Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J . M. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras). A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”. En la especie, entiende esta decisora que analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, se verific an diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro. En primer lugar, nótese que se trata de una marca meramente denominativa (BYFLOW) y de otra mixta (FLOW BY NOSTRUM y su logo, reiterativo de su parte denominativa, pero combinando diferentes estilos y colores de letra), a la vez que la primera constituye un término único mientras que la segunda una sucesión de palabras que conforman un compuesto, tal como explica la parte actora a fs . 33, surge de fs. 3 de los A.A y 59 y ss., de la prueba aportada en estas actuaciones. Asimismo, la parte demandada a fs. 46 vto. de su contestación de demanda, indica que: “En referencia al término “BY”, del inglés “de”. “por”, “junto a”, es una preposición en idioma extranjero sumamente popularizada en el léxico local, incluso para quienes no manejan profundamente el idioma inglés, por dicha razón no se concedió con derechos en el caso de la marca precedente. Ello no incide en absoluto a la hora de comparar dos conjuntos en forma global en cuanto a su confundibilidad, máxime cuando no constituye la “mot vedette” de ninguna de las d os marcas, sino que actúa en su calidad primigenia de preposición, cediendo lugar a la palabra “FLOW” también del inglés, a la que complementa”. Si bien es cierto que el término “by” está incluido en ambas marcas, no resulta inocuo el lugar en que está integrado a las mismas , puesto que hace que tanto ortográfica como fonéticamente no suenen idénticas. Sin perjuicio de ello, es la propia Administración la que menciona no haber concedido uso privativo sobre tal preposición por entenderla de uso común, incluso dentro de nuestro idioma. Sin embargo, entiende la Sede que, justamente, que sea de uso común y h arto conocida entre nosotros, coadyuva con la idea de que la diferente ubicación del término dentro de la marca, no pasa desapercibida ante los ojos del consumidor desde el punto de vista fonético y ortográfico, a lo que se le suma la extensión denominativ a de ambos signos y que, en el caso de la segunda, posee un logo que la diferencia de la que se pretende registrar. A ello se le suma que, a diferencia de lo que sostiene la Administración, el término “Flow” (que aparece en ambas y que sí sería la “mon vedette” de ambos signos) también resulta un término de reiterado uso en nuestro idioma; a fin de cuentas, aún cuando se trate de una palabra proveniente de un idioma extranjero, es también harto conocida en el nuestro y no deja de ser eso, una palabra cuyo uso no puede impedirse. En este sentido, resulta aplicable lo manifestado por el Tribunal en Sentencia N°482/2020: “ En esta línea de razonamiento, corresponde señalar que el vocablo “RIO” constituye claramente un término de uso común, sí se tiene en estricta consideración el tipo de productos que la marca “RIO MARE” representa. Por esta razón, pareciera de escasa lógica gramatical y semántica, el hecho de limitar la utilización -exclusiva- del término “RIO” a aquellas marcas previamente registradas, atentando así contra las propia posibilidades terminológicas y lingüsticas que el idioma ofrece …en términos replicables mutatis mutandi, en obrados, la Corporación ha señalado en reciente pronunciamiento: Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de t erceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen…” (resaltado agregado). Tan es así que , en la especie, conforme surge de fs. 3 de los A.A existen registradas otras marcas que contienen el término “Flow ” como FLOWBANK y respecto de las cuales nada ha dicho la demandada. Por ende, de lo anterior se traduce que la similitud entre las marcas está efectivamente en el término “Flow”, puesto que el término “by” está ubicado de forma diferente, es de uso común y no se concedieron derechos privativos sobre el mismo. Por su parte, el término “NOSTRUM” no se encuentra presente en la marca que se pretende registrar ni consta ésta de logo alguno. En segundo lugar y de la mano con lo que viene de decirse, se coincide con el criterio ostentado por el Tribunal en otros casos, según el cual la naturaleza denominativa o mixta de las marcas aporta a su diferenciación. Así, sostuvo el Tribunal: “En este sentido, el Tribunal sostuvo en múltiples sentencias que la diferente naturaleza de los signos en pugna opera como otro elemento que nos aleja tanto de la posibilidad de confusión como de asociación. Al respecto en la Sentencia No. 813/2010 se sostuvo: "En primer término, adviértase que mientras la pre -registrada es denominativa (Antecdts. Admtvs., fs. 19), la concedida por la volición resistida es mixta (Antecdts. Admtvs., fs. 14), por lo que se entiende que el riesgo de confusión esgrimido por la accionante (directa e indirecta), no se produce. En el sentido indicado, el Cuerpo ha expresado que: "(…) Así, las marcas de autos no pueden ser confundidas entre sí, aunque ambas distingan productos de la Clase Int. 30, en virtud de sus claras diferencias gráficas.- Ello, por cuanto la prerregistrada es sólo denominativa, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo. - Por ejemplo, en senten cia No. 124/03 ha señalado: "(…) Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo.- En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca prerregistrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada esta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes (…)" (sent. No. 190/2006)” (Sentencia N°393/2025, resaltado agregado). En tercer lugar , no puede perderse de vista la Clase Internacional que protegen las marcas en cuestión; la Clase N°36 refiere a servicios de procesamiento de tarjetas de crédito y débito, transacciones electrónicas de tarjetas de crédito, servicios de facturas prestados a través de sitios web, servicios de pago por billetera electrónica, asesoramiento financiero, consultoría financiera, corretaje de inversión y similares. El uso de tarjetas de crédito y de débito no distingue, en general, entre tipos de consumidores, pero los servicios antes mencionados refieren, más bien, a la utilización de marcas como las de autos para distinguir productos orientados a comerciantes, empresas, etc.; no apuntan al uso en sí de las tarjetas sino a otras herramientas que sirven de medio para procesar los datos de éstas, para pagar, para invertir, etc. Por lo tanto, entiende la Sede que el consumidor medio de este tipo de productos tiene un cierto grado de conocimiento mayor que el común de la sociedad porque se dedica a este tipo de actividades o tiende, al menos, a informarse antes de contratarlas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un caso en el que se analizaba la confundibilidad entre marcas referentes a productos farmacéuticos, indicó: “(…) el Tribunal entiende que aplica la teoría del comprador discriminador, para la cual, la distintividad de la marca y eventual confusión, varía según la naturaleza de los productos protegidos en relación directa con el consumidor, ya que no nos encontramos ante productos de consumo masivo, situación que determina que el consumidor preste mayor atenc ión a la hora de su a dquisición” (Sentencia N°628/2019, resaltado agregado ). Entiende la Sede que tales consideraciones son trasladables al estos obrados; si bien los productos no son los mismos, comparten el hecho de que no se trata de cualquier consumidor sino de personas con un cierto grado de conocimiento o aptitud para informarse mayor sobre los servicios que contratarán, lo cual disminuye el riesgo de asociación. De forma concordante, no estima esta decisora de recibo lo argumentado por la demandada a fs. 46 vto. Allí, la Administración expresa que: “(…) mucha de la fuerza del signo reside en aquellos elementos que hagan a la permanencia de los mismos en la psiquis del público…”. Es cierto que el consumidor, en ocasiones, no cuenta con las marcas frente a sí (lo que no necesariamente sucede en el caso de consumidores como los antes mencionados) pero aún en tal supuesto, no puede afirmarse que las personas que utilicen los productos que se pretenden identificar por estos signos vayan a asociar que cualquier marca que contenga el término “Flow” vaya a ser la misma o la única que exista. En cuarto lugar, no existe en autos prueba alguna de que haya existido una especie de intencionalidad de la actora en la elección de tal denominación para distinguir su marca como afirma la demandada a fs. 46, ni tampoco que la ya registrada sea una marca notoria de cual , la accionante pretendiera servirse o aprovecharse En quinto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confiabilidad marcaria que viene de desarrollarse. Sin embargo, también hace a la defensa del consumidor percibir que cuantas más marcas existan y sean registradas (siempre que superen, por supuesto, lo s escollos antes valorados) mayor será la competencia marcaria, lo cual, resulta beneficioso para quienes las consuman. Sabido es que, ante mayor competencia, mayor oferta de productos, variedad de calidad y menores precios. Tan es así que, existe una clara conexión entre las normas que defensa del consumidor (como esta) y las de defensa de la competencia, puesto que la aplicación de las unas, supone la mayor efectividad de las otras en tanto protegen el mismo bien jurídico. A sí, PINTO sostiene que: “ En la normativa uruguaya, el Artículo 1º de la Ley Nº18.159 establece que la misma tiene por objeto “fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia… Res ulta con absoluta claridad que en Uruguay el bien jurídico tutelado es el bienestar de los consumidores y usuarios actuales y futuros ” (PINTO, X. Contratación pública y libre competencia. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 49). De la mano con lo anterior, si bien el hecho de que no haya existido oposición de parte de BB no es determinante ni conlleva, de por sí, una consecuencia, sí implica que al menos para el titular de la marca registrada, no existía riesgo de confundibilidad alguno que amenazara a su marca. Ello, sin perjuicio de que como surge del art. 22 de la Ley N°17.011, la DNPI puede deducir oposición de oficio, como sucedió en el caso de autos. En definitiva, se concluye que la Administración, si bien aplicó las mismas reglas que aquí se han utilizado (fs. 15 y ss., de los A.A), realizó una errónea valoración de las mismas al realizar el análisis de confundibilidad, el cual arrojó conclusiones erróneas y que vician al acto administrativo encausado en sus motivos y, por ende, lo tornan ilegítimo. 5.3) Sobre la vulneración al principio de debido proceso y derecho de defensa Tal como surge de los apartados precedentes, la parte actora se agravió también, por entender que se ha vulnerado su derecho de defensa, por no haber la Administración analizado todos sus descargos. Así, en etapa de alegatos, en términos reiterativos a los de su demanda anulatoria, expresó: “ Por añadidura a los aspectos sustanciales expuestos líneas arriba, observe el Tribunal que el acto administrativo impugnado omite pronunciarse sobre aspectos fundamentales invocados por esta parte al evacuar la vista de oposición y al fundamentar los recursos” (fs. 78). Al respecto, la demandada explicó que: “ “En relación a que se violó su derecho de defensa, en virtud de que se ignoraron argumentos por la actora invocados, discordamos con lo expuesto…Controvertir posiciones evidentes y conocidas a nivel marcario como que no se exige que los signos sean absolutamente distintos, no hubiera aportado al análisis de dos marcas que claramente resultan similares a golpe de vista” (fs. 48 vto.). Pues bien, entiende la Sede que no resulta de recibo este agravio. Surge de fs. 15 y ss., de los A.A que la Administración realizó un informe y análisis detallado del caso de autos. Por supuesto, de los desarrollos precedentes se extrae que tal análisis resulta, a criterio de esta decisora, erróneo, pero ello no implica que no haya existido o que haya sido insuficiente como para vulnerar el debido proceso o derecho de defensa relevado por la accionante. No todas las defensas incluidas por la actora en su escrito de fs. 7 y ss., y 25 y ss., de los A.A fueron expresamente atacadas por la Administración, pero aquellas que no fueron mencionadas directamente se encuentran incluidas implícitamente dentro de las valoraciones realizadas en vía administrativa y que fueron previamente citadas. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es ilegítimo. No estamos ante un caso en el cual la ilegitimidad del acto haya fincado en una irregularidad o vicio formal, hipótesis en las cuales, bajo el CCA, podría admitirse la recomposición del procedimiento administrativo que llevó a su dictado. Es postura de esta Sede que cuando el acto se encuentra inficionado por un vicio en sus motivos, ya sea que se trate de inexistencia, falsedad o error en los mismos, como sucede en la especie, hay una irregularidad sustancial que impide recomposición alguna al respecto. Sin embargo, no puede desconocerse que , en este caso, para satisfacer la pretensión de la actora se requiere de un comportamiento activo de la Administración, por lo que, llámesele recomposición o no, sí se requiere que la Administración examine nuevamente su solicitud y, siguiendo el presente fallo, decida en consecuencia. Ahora bien, corresponde mencionar, como pauta orientadora, que si bien la presente sentencia únicamente puede anular o confirmar total o parcialmente el acto, una vez anulado, para cumplirla la Administración no puede dictar acto alguno que se le oponga (art. 191 del CCA). Ello implica que, si bien esta Sede entiende que no puede condenar a la Administración a conceder el registro solicitado, deberá la Administración analizar si se cumplen los demás requisitos exigidos por la normativa para ello y considerar que en lo que a la confundibilidad hace, aquí se encuentran las pautas a seguir. Una vez que se cumplen las condiciones exigidas por la norma, no hay aspectos de conveniencia u oportunidad que pudiere evaluar la Administración; cumplidos los requisitos, conceder el registro es un acto debido. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Ampárase la demanda instaurada y en su mérito, anúlase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 50.500 (pesos uruguayos, cincuenta mil quinientos). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese.