Sentencia Definitiva N° 460/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de agosto de 2025. No. 460 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE F ÚTBOL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 509/2023). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 22 de diciembre de 2022 por la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual concedió el registro de la marca 1909 RFEF REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (mixta), solicitado bajo expediente No 531.847, a favor de REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL de ESPAÑA, para distinguir artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 25, 28 y 41 - que se detallan -, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Artículo 7 de la Ley No. 17011 (fs. 2 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 10 a 14 vto. infolios) en lo medular sostuvo que la impugnada la agravia en tanto no le concede exclusividad sobre los términos que componen la marca que da mérito a las presentes actuaciones y que, además, constituye su denominación social. Entendió que la forma en q ue se concedió el registro no se ajusta a derecho, dada la absoluta registrabilidad de la marca solicitada, sin limitaciones de especie alguna. Aludió al dictamen recaído de modo previo al dictado del acto enjuiciado, indicando que el Examinador ha desme mbrado la marca para analizarla no ya en su conjunto, sino en cada término individualmente considerado, contrariando lo que sostiene doctrina y jurisprudencia. Resaltó que no puede sostenerse en forma alguna que “REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL” sea una denominación técnica, comercial o vulgar que expresa cualidades o atributos de los productos/servicios, que indique la naturaleza de los productos/servicios, género o especie a la que pertenecen o que haya pasado al uso general, no sea de fantasía, no pr esente características de novedad, especialidad o distintividad. Los términos descriptivos no son aptos para distinguir marcariamente al producto/servicio ya que informan directamente sobre una cualidad del mismo. Esto no es el caso de la marca de autos. Una marca puede estar constituida por denominaciones que carezcan de significado alguno o puede consistir en uno o varios nombres comunes que tengan una significación en el lenguaje. El nombre común sirve perfectamente para actuar como marca, siempre qu e no sea precisamente el nombre con el que es conocido el producto o el servicio designado por esa marca. Es decir, toda denominación genérica es un nombre común, pero no todo nombre común es genérico. Por todo lo expuesto, concluyó que la marca de aut os debió ser concedida sin limitaciones. Citó doctrina en apoyo de argumentación a fin de reafirmar que, en el caso de autos, la marca en cuestión es sin lugar a dudas, original y de fantasía, con plena aptitud marcaría con relación a los productos protegidos. Por último, destacó que la marca “1909 RFEF REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (etiq.)” ha sido solicitada precisamente por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (RFEF), organismo rector del fútbol en España. En consecuencia, la actora ostenta ya un derecho de Propiedad Industrial sobre la referida denominación, que lo identifica directamente y que merece obtener protección marcaría sin limitaciones sobre “REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL”. En definitiva, solicito el amparo de la demanda y la anulación de la enjuiciada en tanto no concede el signo con derechos privativos”. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 44 a 47 vto. infolios) defendiendo la legitimidad del acto y acompañó, a su vez, antecedentes administrativos relativos al expediente 2023 -8-4-0000367, que lucen anexados (fs. 32 a 43 infolios). Afirmó que el acto procesado resultó ajustado a derecho y ello, porque “1909 RFEF REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (mixta)” está compuesto por términos que no poseen la fantasía, es decir, que no presentan características de novedad especialidad y distintividad y, además, son descriptivos de los artículos que protegen. Indicó que los términos indican la naturaleza de los productos que pueden encontrarse; se trata de la denominación vulgar que informa respecto de las cualidades o atributos de los productos; y carecen de fantasía. Las clases internacionales 25, 28 y 41 refi eren a productos con determinadas características, como ser: frescos, naturales, saludables. Así es que la clase internacional 25 comprende: vestidos, calzados, sombrería. La clase internacional 28 comprende: juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. Y la clase internacional 41 comprende: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Como puede apreciare, en las tres clases internacionales, se h ace referencia a artículos deportivos y a organización de eventos deportivos. Y con tales consideraciones, no parece posible ni conveniente que estos términos sean apropiados para alguna empresa en particular lo que, por otra parte, implicaría una grave e innecesaria restricción. Del análisis semántico de los términos, es innegable que carecen de fantasía y que forman parte del lenguaje común o usual. La apropiación de alguno de estos términos, determinaría que otras marcas que los poseen sin exclusividad, se verían imposibilitados de utilizarlos. Ello determinó que la concesión del registro fuera por el conjunto, sin derechos exclusivos. Remitió al informe de la o ficina técnica a la vez que citó jurisprudencia en apoyo de su tesis para concluir que el acto administrativo emitido por la DNPI refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida y se confirme el acto impugnado. IV) Por Decreto No. 373/2024 (fs. 49 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 69 y 71 a 72 infolios, respectivamente) VI) Por Decreto No. 6137/2024 (fs. 74 infolios) se tuvo por presentados los alegatos realizados, se confirió pase a estudio a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 731/2024 (fs. 76 a 77 vto . infolios) sugirió e l rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el asp ecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada al compareciente el 27 de diciembre de 2022 (fs. 4 infolios); se tendrá por resistido en tiempo y forma el 3 de enero de 2023 (fs. 6 a 9 infolios). Con fecha 29 de julio de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 20 de setiembre de 2023 (nota de cargo fs. 19 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) La Resolución procesada concedió el registro de la marca “1909 RFEF REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (mixta)”, a favor de la firma actora, para distinguir los artículos y/o servicios comprendidos en las clases internacionales 25, 28 y 41 - que se especifican en el acto procesado - por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, al amparo de lo p revisto por el artículo 7º de la Ley Marcaria No. 17.011 (fs. 2 a 3 infolios). Los agravios esgrimidos por la accionante no son de recibo siendo la solución adoptada por la Administración ajustada a Derecho. Del análisis efectuado por la oficina técnica, que ambas partes transcriben (fs. 38 y vto. infolios) no hace más que examinar la marca cuya registración se ha solicitado a la luz de la normativa marcaría, teniendo en cuenta las clases que pretenden protegerse: No 25 (indumentaria, que incluye la deportiva); No. 28 (juegos, que incluye los depor tivos) y No. 41 (que comprende organización de eventos, torneos, talleres de formación programas de entretenimiento, etc., de carácter deportivo). Es decir, todas las clases y servicios que pretenden protegerse pueden ser directamente relacionados con el deporte ( fútbol); además de su procedencia: real, española. De manera que como manifiesta la accionada, los términos en cuestión no pueden concederse con derechos privativos por carecer de aptitud distintiva e invención, describiendo las clases que se pretenden proteger. Así, en el informe de concesión de fecha 15 de diciembre de 2022 referido, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aludió a que “Federación” se define como Unión, asociación ente personas o grupos sociales para lograr un fin común . Organismo o entidad resultante de esa unión o asociación. “Real” quiere decir perteneciente o relativo al rey o a la realeza, realista, regio, grandioso, suntuoso. “Fútbol” juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, siendo una de las que más las caracteriza que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos. En referencia a “1909” podría hacer referencia a la fecha de inicio y por ello también estaría siendo descriptiva. Y concluye: “Por lo tanto, los términos explican, e informan al público consumidor sobre los productos y servicios que se pretenden ofrecer, en consecuencia, no son apropiables de forma exclusiva, de conformidad con el art. 4 núm. 9, 10 y 11 de la Ley No. 17.011”. Es así que el artículo 7 de la Ley No. 17.011 establece que: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.” El artículo 4 de la Ley Marcaria dispone: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase o el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. En base a lo referido, la resolución procesada se limitó a otorgar y reconocer originali dad al conjunto solicitado, pero lo hizo sin conceder derechos privativos sobre los términos señalados. Claramente, en la emergencia, los términos que integran el conjunto marcario ingresan en la prohibición contenida en el artículo 4º, numerales 9 a 12 de la Ley No. 17.011, por lo que su concesión, sin derechos exclusivos, resulta ajustada a la regla de Derecho. Como manifiesta la Dra. BUGALLO: “La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizada y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el p rimer titular pueda oponerse a ello” (BUGALLO, BEATRIZ, en PROPIEDAD INTELECTUAL, Montevideo, FCU, 2007, pág. 154). Respecto al agravio planteado sobre que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial fragmentó la marca objeto de estudio y ello no se condice con la jurisprudencia, no resulta de recibo. Si bien en materia marcaría, el análisis para su registro debe hacerse “a golpe de vista” y como un todo y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Cfme Juan Manuel GUTI ERREZ CARRAU “Manuela Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87 a 88; Sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) en el presente caso en tanto se trata de una marca mixta y que no respeta lo previsto en el numeral 11 de la Ley No. 17.011. En definitiv a, el acto administrativo resultó legítimo, por lo que corresponde su confirmación. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documen tación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).