Sentencia Definitiva N° 455/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 19 de agosto de 2025 No. 455 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MANPOWERGROUP INC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 22/2024). RESULTANDO : I) El 8 de febrero de 2024, compareció la actora con demanda dirigida a obtener la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca EXPERTIX (mixta), solicitada bajo Expediente No 496712 a favor de Nicolás Pablo Delgado Rey de Uruguay para las clases internacional 35, 36, 41 y 42 (fs. 43 vta.). En síntesis, se agravió de que se haya concedido el registro de la marca EXPERTIX, que es casi idéntica a su marca ya registrada EXPERIS en las mismas clases internacionales (35 y 42). Indicó que la marca es idéntica desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, dando lugar a confusión. En tal sentido, expresó que, de siete letras de la registrada, seis coinciden totalmente (EXPER), en el mismo orden, secuencia y disposición en el conjunto. Además, la séptima letra, de la última registrada EXPERTIX, es análoga fonéticamente a la última letra de la antes registrada (EXPERIS). Señaló, asimismo, que su marca (EXPERIS) es de uso notorio a nivel local e internacional, por lo que debe ser protegida. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado (fs. 8-17). II) El Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por el Dr. Milton Fuentes Riera, al evacuar el traslado (Decreto No. 418/2024 de 19 de febrero de 2024, fs. 19), contestó que la resolución resistida se ajusta plenamente a la normativa, en tanto los signos enfrentados son diferentes e impresionan de forma diferente, no existiendo confusión posible, siendo pasible su convivencia en el mercado y el registro. Alegó que, en la dimensión semántica, ambos términos carecen de un significado concreto, así como que la marca de la accionante ha convivido con marcas similares como EXPERTE en la Clase 35 y EXPERTCARE en las Clases 37, 39 y 42. Debido a la naturaleza de los servicios comprendidos en las clases 35 y 42 (publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios científicos y tecnológicos, entre otros), entendió que su público no se trata de consumidores desatentos o de servicios cotidianos con escasa reflexión, lo cual dota de clara diferenciación a los signos. En suma, abogó por la confirmación de la resolución resistida. III) Por Decreto No. 2133/2024 de 9 de mayo de 2024 (fs. 53), se agregaron los antecedentes administrativos con citación. Las partes ofrecieron solo las resultancias de autos y, por Decreto No. 4944/2024 de 12 de setiembre de 2024 (fs. 76), se ordenó que alegaran en el plazo común de 15 días, haciéndolo la actora de fs. 80 a 84 y la demandada a fs. 78. IV) La Sra. Procuradora del Estado se pronunció mediante Dictamen No. 618/2024, aconsejando la anulación del acto resistido (fs. 88-90). V) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma (fs. 92). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. III) El objeto de la presente litis consiste en determinar si existe confundibilidad entre la marca pre-registrada EXPERIS y la registrada EXPERTIX, para distinguir productos de las clases internacionales en que se encuentran registradas. La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas ” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 156.). Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión. Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Por último, de acuerdo con la cuarta regla, deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista “ in ictu oculi ”, que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164). Aplicando las reglas de apreciación en el caso sujeto a análisis, se puede ver que existe entre las marcas en pugna riesgo de confusión. En efecto, al comparar la pre-registrada EXPERIS y la registrada EXPERTIX, la impresión que despiertan ambas marcas es muy similar, siendo altamente pasibles de confusión en los planos gráficos y fonéticos, a la vez que coexisten en las Clases Internacionales 35 y 42. A mayor abundamiento, se observa que, son prácticamente de idéntica composición en su estructura silábica (tres sílabas), presentando ambas las mismas vocales, diferenciándose, escasamente, en un sonido apenas más fuerte de EXPERTIX sobre el final, merced a la presencia de la T y la X, letra, esta última, que, en la escucha y el habl a cotidiana, tiende a confundirse con la S por el común de los hablantes. Esto, a todas luces, no inviste de una probada fuerza identificatoria en favor de la marca cuyo registro se impugna. Por otra parte, ninguno de los dos vocablos reviste un claro significado, siendo invenciones a todos los efectos comerciales. De hecho, tales términos no existen como tales en el idioma español ni en el inglés, idiomas de uso común e internacional, lo que refuerza el no dotar de fuerza identificatoria a la marca EXPERTIX. Cabe concordar con la promotora que la marca tiene una función individualizadora, aspecto que en el sub-examine se desvirtúa por las claras semejanzas existentes entre ambos signos. IV) En último lugar, no se comparte que en el caso exista una notoriedad de la marca ya registrada por el accionante. Al respecto el artículo 8 de la Ley 17.011 dispone: “ Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. (…)”. Si bien en el caso se agregaron a fs. 58 a 69 infolios una serie de impresiones web de la página web de la empresa Manpowergroup y de la marca EXPERIS, así como de sus redes sociales, se considera que ello por sí solo no prueba su fuerza distintiva. La notoriedad debe ser probada categóricamente y debe surgir espontáneamente del informativo probatorio aportado, lo que no ha ocurrido en obrados. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).