Sentencia Definitiva N° 447/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 19 de agosto de 2025 No. 447 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “EUROFARMA URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 215/2024). RESULTANDO : I) El 12.4.2024, compareció la representante de EUROFARMA URUGUAY S.A., con demanda dirigida a obtener la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (“DNPI”) con fecha 27.6.2023, por la cual se deniega el registro de la marca “PIVAST EUROFARMA” (mixta) para distinguir los productos de la Clase Internacional número 5 (fs. 27). En su libelo (fs. 8 - 12 vto.), expresó, sintéticamente: Que con fecha 7 de setiembre de 2019, inició ante la DNPI, el registro de la marca mixta “ PIVAST EUROFARMA” , Acta N° 507.893, para proteger los productos comprendidos en la clase internacional número 5. Que la solicitud no recibió oposiciones de terceros, pero sí se recibió oposición de oficio por la Administración demandada, en base a la marca denominativa “PIVASTIN”, Acta N° 494.268, que protege productos de la clase internacional número 5. Expresó como agravios para que se ampare su pretensión: a) que existe inconfundibilidad marcaria; b) desarrolló con jurisprudencia acerca del criterio de apreciación de confundibilidad de marcas farmacéuticas; c) que no existió oposición de terceros; d) que se habría violado el principio de seguridad jurídica, y alega la teoría de los actos propios y; e) que el nombre comercial – marca con logo en tanto la marca cuyo registro se denegó es de tipo mixta y está integrada con el nombre comercial de la actora. En definitiva, solicitó se declare la nulidad de la Resolución procesada. II) El Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por la Dra. Sofía Silva, al evacuar el traslado (Decreto No. 1780/2024, fs. 14), contestó abogando por el rechazo de la demanda según los siguientes argumentos (fs. 44 - 49): Que se dedujo oposición de oficio por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en base al antecedente “PIVASTIN”, Acta N° 494268 de Laboratorios Celsius S.A. Que la resolución fue dictada conforme a derecho, en tanto la marca solicitada y el antecedente mencionado por la oposición de oficio, son signos en los que existe confusión desde el punto de vista fonético, además de que abarcan la misma clase internacional (por lo que existe coincidencia en el ámbito de protección de los signos). Que conforme a los artículos 1° y 6° de la Ley 17.011, las marcas son signos distintivos y deben ser diferentes de las que se hallen inscriptas a efectos de evitar confusión, y que la norma procura impedir el riesgo de confusión. Que, en relación a los otros agravios alegados por la actora, no son de recibo, y cita dogmática apoyando las ideas esbozadas. En suma, por estas razones, abogó por el rechazo de la demanda, a la vez que solicitó se noticiara del pleito a CELSIUS, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524. III) Por Decreto No. 2995/2024, se ordenó dar noticia del pleito al tercero, con el fin que compareciera en un plazo de 30 días con lo que entendiere corresponder (fs. 51), quien, una vez notificado (fs. 51 vto.), no compareció a deducir defensas (fs. 53). IV) Se dispuso la apertura a prueba (Decreto No. 4206/2024 a fs. 54), y el 9.9.2024 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 58). V) Las partes alegaron en el plazo común de quince días (fs. 60, la demandada; y a fs. 62 a 63 vto., la actora). VI) La Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 630/2024, aconsejando amparar la demanda y anular el acto resistido (fs. 67 –69). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo, se acordó la misma en legal forma (fs. 71). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unánime decisión de sus componentes, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, entiende que corresponde amparar la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En el aspecto formal, el cumplimiento de la normativa (Constitución arts. 317 y 319, y Ley 15.869 de 22.6.1987, arts. 4 y 9), habilita el examen de la pretensión anulatoria: a) la impugnada se emitió el 27.6.2023 (fs. 27) y se notificó a la actora, según sus dichos no controvertidos en autos, el 28.6.2023; b) el 24.7.2023, interpuso en tiempo los recursos de revocación y jerárquico, según sus dichos no controvertidos en autos (fs. 8 vto.); c) la vía administrativa concluyó por denegatoria ficta el 9.2.2024, y; d) la demanda fue deducida el 12.4.2024, en el término legal (según nota de cargo a fs. 13). Cabe resaltar que en el presente rige la presunción de ilegitimidad simple a favor de la accionante resultante de la denegatoria ficta operada (art. 6 de la Ley 15.869 en la redacción dada por el art. 41 de la ley 17.292), como bien señala la PECA. No obstante ello, es dable señalar que la DNPI se expidió para mantener la resolución recurrida el 24.11.2023 (fs. 30 vto.), y que de forma posterior a la presentación de la demanda el MIEM se expidió denegando el recurso jerárquico interpuesto (fs. 41 y vto.). III) De los antecedentes, surge lo siguiente: Con fecha 9.9.2019, la empresa actora se presentó ante la DNPI a fin de presentar el registro de la marca mixta “PIVAST EUROFARMA”, Acta N° 507.893, para proteger los productos comprendidos en la clase internacional número 5. En diciembre de 2021, la DNPI realizó una oposición de oficio en base a la marca pre registrada y denominativa “PIVASTIN”, Acta N° 494.268, que protege productos en la misma clase internacional. La actora evacuó la vista en vía administrativa a fs. 21 a 24 vto., exponiendo los mismos argumentos señalados en su libelo anulatorio, y fueron contestados según informe letrado a fs. 25-26, agregando éste que la marca pre-registrada es de tipo denominativa, lo que es relevante, en tanto implica que la misma no posee un logo, diseño o signo que la distinga de la que pretendió registrarse. La controversia de autos se ciñe en determinar si el acto impugnado es o no ilegítimo, en función de que la marca pre registrada y la que se denegó mediante la Resolución accionada serían confundibles. Y, según la principal defensa de la demandada, la confusión estaría dada desde el punto de vista fonético (fs. 45 en la contestación). IV) Análisis del caso En el presente caso, y previo a su análisis, es menester referirse al marco normativo aplicable, en tanto la confundibilidad de las marcas es una cuestión argumentable. Como ha señalado Carrau “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, p. 155). Así, por una parte, el art. 6 de la ley marcaria, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o, en trámite de registro. En efecto, la norma establece: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión , sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes” (la negrita nos pertenece). Por su parte, el artículo 22 de la ley marcaria establece: “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor” (la negrita nos pertenece). Lo anterior es relevante, en tanto la competencia de la DNPI para oponerse debe realizarse para la defensa de los derechos del consumidor. Y el artículo 6 exige que las marcas, para ser registradas, deben de ser claramente diferentes. Finalmente, la demandada manifiesta que según la propia DNPI en sus guías define la confundibilidad “ entendida como el riesgo de confundir un producto o servicio con otro, que el consumidor considere que ambos productos tienen un mismo origen (…)” (fs. 45 vto.). Sobre este punto, al consultarse la referencia “normativa” utilizada por la demandada como norma de competencia, ésta misma establece que es una guía que engloba los usos generales pero que no constituye, ni constituirá, una fuente de derecho, y no deroga las disposiciones normativas que regulan la Propiedad Industrial. Por lo anterior, en tanto no tiene fuerza normativa (ni a nivel administrativo), entonces no es una línea argumental válida. Por tanto, la cuestión a decidirse en el presente caso es si la marca denegada y la marca pre registrada darían lugar a una confusión al consumidor, ya que sobre este asunto es que se dedujo la oposición que dio lugar a la negativa. Planteadas las referencias normativas, y puesto de manifiesto la dificultad del caso, pasamos a analizar los agravios de la parte actora. V) Con relación al agravio principal , corresponde a este Tribunal decidir acerca de la confundibilidad o no de los signos en pugna, y realizar un examen comparativo. La comparación, claro está, es a fin de determinar si a los ojos - y oídos - del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. Se trata en este caso de dilucidar la confundibilidad de la marca “PIVAST EUROFARMA” (mixta) y la marca “PIVASTIN” (denominativa). Pues bien, el riesgo de confusión corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva (y para lo cual tiene competencia la DNPI para oponerse de oficio). En tanto las normas relevadas no establecen un criterio objetivo, es que, en el presente, para el estudio comparativo entre los signos marcarios, conviene tener presente los criterios de evaluación de posibles situaciones de confundibilidad entre signos, los cuales, han sido elaborados por la dogmática y, nuestra jurisprudencia ha recogido de un modo constante. A su vez, no es posible perder de vista que, como se ha señalado desde la dogmática: “No puede haber un enfoque único en la evaluación de la similitud de marcas de fármacos, pues en su comercialización existe una multiplicidad de particularidades que impiden la adopción de pautas rígidas, debiéndose aplicar criterios circunstanciales que valoren las especificidades del caso. En este sentido, corresponde aplicar pautas más o menos severas considerando el tipo de medicamento, su modo de empleo, la libertad con la cual pueden ser comercializados. En vista de lo anterior, no debe aplicarse prima facie un criterio riguroso o benévolo, el cotejo debe realizarse conforme a las reglas generales, pero teniendo presente las específicas situaciones circundantes. De este modo, cuando el consumidor no solicite directamente el producto, sea cuando la receta médica se le deba proporcionar al farmacéutico o el suministro se realice en establecimientos hospitalarios, el riesgo de confusión se reduce significativamente” (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; “La defensa judicial del derecho de marca”, págs. 141, La Ley Uruguay, 2017). Respecto a lo fonético y visual, se considera que, en el caso particular, existen elementos que coadyuvan a la diferenciación de las marcas. Debe considerarse que la marca cuya inscripción fue rechazada está compuesta por dos palabras “PIVAST EUROFARMA”, teniendo más palabras que lo diferencian en lo visual pero también en lo fonético respecto de la marca “PIVASTIN” y, por ende, surge que no se induce a error al consumidor. El hecho de que PIVAST sea denominativa no agrega dificultades reales para la dilucidación del caso, en tanto la marca denegada -“PIVASTIN EUROFARMA”-, lleva consigo el logo distintivo del laboratorio y la caja es similar a los otros productos que comercializa la actora (tal como lo expresa la actora en su libelo). De tal modo, se entiende que ambas marcas tienen la aptitud que la norma exige para la convivencia en el mercado, en tanto gráfica y fonéticamente existen “claras diferencias” que la ley prescribe para su registrabilidad. La comparación entre los signos, apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente, y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio -puesto que no se acreditó que tenga otra calidad-, es dable asumir que la marca solicitada reúne, en relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley 17.011. Atento a esa pacífica coexistencia de las marcas en pugna, la DNPI no actuó de acuerdo a Derecho al no conceder el registro de la marca, y no se aprecia al presente un riesgo de confusión en la especie por lo anteriormente analizado. VI) En relación a los agravios secundarios , corresponde a este Tribunal relevar que no asiste razón a la actora, en tanto la ley marcaria concede la facultad (poder-deber) de oponerse en defensa de los consumidores (art. 21 de la Ley 17.011). Y en tanto no existió un abuso de las facultades normativas, no asiste razón a la actora. Tampoco asiste razón a la actora respecto a la seguridad jurídica y la implementación de la teoría de los actos propios, ya que el desarrollo argumentativo no logra convencer, ni expuso de forma ordenada las razones por las cuales correspondería considerar que existió una contradicción real entre casos anteriores, y como bien señala la demandada (citando jurisprudencia de este Tribunal, Sentencia No. 640/2018), en materia marcaria impide la aplicación sin más de precedentes administrativos, incluso sobre los mismos supuestos normativos. Como señala Domingo J. Sesin: “ El precedente administrativo es una actuación cumplida con anterioridad que, por su fuerza vinculante, a tenor de los principios referidos, obliga al órgano competente a mantener la uniformidad y coherencia para los casos similares posteriores. Los nuevos principios constitucionales de buena administración, como los de coordinación, eficacia, imparcialidad, coadyuvan a la funcionalidad y sustento del comportamiento uniforme. Pero es importante clarificar que no todo precedente obliga a actuar del mismo modo, es decir, que no toda actuación anterior tiene fuerza vinculante para el futuro ” (Sesin, Domingo J. “Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técnica. Nuevos Mecanismos de Control Judicial”. Lexis Nexis-Depalma, 2ª Edición, 2004, pág. 359). En síntesis, no se puede perder de vista la diversidad de casos que entraña el ejercicio del derecho marcario, que impide, así sin más, la aplicación de precedentes administrativos incluso sobre los mismos supuestos normativos. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la acción anulatoria, y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).