Sentencia Definitiva N° 408/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de agosto de 2025 No. 408 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 456/2023). RESULTANDO : I) Compareció la Dra. Fabiana Mateos, en representación de FABER -CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT , y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución s/n de fecha 26 de diciembre de 2022, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se concedió el registro de la marca “LITTLE CREATIVES” (mixta), a favor de la accionante para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 16, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (artículo 7° de la Ley 17.011) (fs. 2, infolios). Alegó que la resolución impugnada le causa agravio al desconocer la registrabilidad del signo sin limitaciones, privándola de su derecho exclusivo sobre una marc a que ha creado y para la cual ha realizado una importante inversión, tanto económica como en recursos humanos, con el fin de posicionarla y obtener el reconocimiento que actualmente posee en el mercado. Transcribió el fundamento de la resolución impugnada, esto es, el dictamen de fecha 20 de diciembre de 2022, donde se sugirió conceder el registro solicitado para el conjunto, pero sin otorgar derechos privativos sobre los términos que lo componen. En dicho dictamen se indicó que “LITTLE CREATIVES” no puede ser registrado con derechos exclusivos para la clase 16, conforme a los artículos 4, numerales 9, 11 y 12, de la Ley 17.011. Ello debido a que se trata de denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que describen cualidades o atributos de los productos o servicios (numeral 9); términos que han pasado al uso general y carecen de novedad, especialidad o distintividad (numeral 11); y palabras en idioma extranjero cuya traducción al español se encuent ra comprendida en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 (numeral 12). Asimismo, el informe explicó que los términos “LITTLE CREATIVES”, provenientes del inglés y traducidos como “Pequeños Creativos”, son descriptivos y comunican al públi co consumidor características del producto o el segmento al que se dirigen. Discrepó con tales argumentos, sosteniendo que la marca es plenamente registrable y sin limitaciones, pues cumple con los requisitos de novedad y fantasía exigidos por la normativa vigente. Cuestionó el análisis efectuado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, señalando que “LITTLE CREATIVES” ni su traducción constituyen denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que describan atributos de los productos de la clase 16, ni son términos usuales, genéricos o de uso común para dicha clase. Expresó que el espíritu de la ley es evitar la exclusividad sobre términos que cualquier comerciante debe usar para identificar claramente el producto o sus características, por lo que, si el nombre no reúne esas condiciones, no puede considerarse genérico. Por último, afirmó que “LITTLE CREATIVES” posee plena aptitud marcaria respecto a los productos protegidos, ya que no se trata de una denominación necesaria para distinguir es os productos y no es un término descriptivo, ni genérico ni de uso común dentro de la clase internacional 16. Por lo expuesto solicitó la anulación de la resolución en causa (fs. 9 a 15, infolios). II) Conferido el traslado de precepto, compareció el Dr. Milton Fuentes en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y contestó controvirtiendo los términos de la demanda y bregando por la solución desestimatoria de la demanda. Sostuvo que los términos objeto de análisis carecen de fan tasía. Explicó que el vocablo “LITTLE” proviene del inglés y significa pequeño, poco o escaso, mientras que “CREATIVES”, también en inglés, significa creativos. Ambos términos, señaló, son de uso común y corriente, carecen de distintividad y, debido a la banalización derivada del uso intenso y generalizado, no es procedente otorgar exclusividad sobre ellos. Transcribió parte del dictamen de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de diciembre de 2022, que calificó dichos términos co mo descriptivos, dado que informan al público consumidor acerca de las características del producto o del segmento al que están dirigidos. En función de estas consideraciones, en el informe se concluyó que no resulta posible ni conveniente que tales términos sean apropiados por alguna empresa en particular, pues ello implicaría una restricción grave e innecesaria al uso de términos que otras marcas ya emplean sin exclusividad, como por ejemplo “LITTLE FROG” o “COLOR CREATIVE SOLUTIONS”. Finalmente, manifestó que, aunque ambos términos carecen de fantasía, pueden formar parte de un conjunto, sin derechos exclusivos sobre los mismos. Además, sostuvo que no es viable considerarlos como una unidad con derechos de exclusividad, dado que dicha posibilidad no está contemplada en la normativa vigente. En respaldo a sus planteos , citó la Sentencia No. 606/2009 de este Tribunal. Por todo lo expuesto, solicitó que se rechace la demanda de nulidad, confirmándose en todos sus términos el acto administrativo impugnado (fs. 50 a 52, infolios). III) Abierta la causa a prueba por Decreto No. 5590/2023, la parte actora solicitó el diligenciamiento de un oficio a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para que informe los datos completos de la marca “LITTLE CREATIVES” No. 533.176 en la clase 16; mientras que la parte demandada solicitó que se tuvieran en cuenta las resultancias de autos que le resultaran favorables (fs. 54, 58 y vto., 56, 60, 62 a 67, infolios). IV) Concluida la etapa probatoria, se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso mediante la presentación de sus respectivos alegatos (fs. 70, 72, 74 a 75, infolios). V) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, que, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 496/2024, en el cual aconsejó confirmar el acto en causa (fs. 77, 78 a 80, 81, infolios). VI) Se citó a las partes para sentencia la que, previo pasaje a estudio, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 83, infolios). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por decisión unánime de sus integrantes natura les y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría, desestimará la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos , la parte actora dirigió su pretensión anulatoria en contra de la Resolución s/n de fecha 26 de diciembre de 2022, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas , por la cual se concedió el registro de la marca “LITTLE CREATIVES” (mixta), a favor de la accionante para distinguir los productos comprendid os en la clase internacional No. 16, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (artículo 7° de la Ley No. 17.011) (fs. 2, infolios). III) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4° y 9°) , habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) En lo sustancial, la parte actora se agravió de que se le hubiera concedido el registro de la marca “LITTLE CREATIVE S” para productos comprendidos en la clase internacional 16, sin el reconocimiento de derechos privativos sobre los términos que la componen, en aplicación del artículo 7° de la Ley No. 17.011. Cuestionó el análisis efectuado por la Administración, al entender que la marca resulta plenamente registrable sin limitaciones, por reunir —a su juicio— las notas de novedad y fantasía exigidas por la normativa marcaria. Sobre el punto, el Tribunal comparte el criterio sostenido por la Administración al dictar el acto impugnado, considerando —al igual que ésta— que los términos que integran la marca son de uso corriente y carecen de distintividad o fantasía. V) La Ley No. 17.011, “Ley de Marcas”, establece los principios y criterios aplicables al registro y pro tección de marcas y otros signos distintivos. En su artículo 4º, prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. Se trata de denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse, con idéntica finalidad, a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. En pa rticular, en los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° — basamento normativo del acto impugnado— se establece que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto irrogarán nulidad absoluta: las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que expresen cualidades o atributos de los productos o servicios (numeral 9); las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza, clase, género o especie de los productos o servicios (numeral 10); así como aquellas palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, o los signos o diseños que carezcan de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad o distintividad (numeral 11). Finalmente, el numeral 12 extiende estas prohibiciones a las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al español se encuentre comprendida en las causales anteriores. Sobre la noción de distintividad, Merlinski y Salaverry explican que “la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley N° 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, se asiste ante denominaciones que no tiene aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto del fabric ante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o s u finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca” (MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las Marcas en el Uruguay, p. 37). Con relación a los signos carentes de distintividad, Chijane agrega que “deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, s iendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor” (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, Montevideo-Buenos Aires, B de F, 2007, pp. 45 y 48). Por otra parte, y sin perjuicio de que estos signos queden comprendidos en las prohibiciones específicas de registro antes mencionadas, el artículo 7° de la ley establece que los signos incluidos en los numerales 9 a 12 pueden integrarse en un conjunto marcario, aunque sin otorgar derechos exclusivos sobre los términos que incurren en dichas prohibiciones. VI) En este marco legal y conceptual , debe analizarse la marca “LITTLE CREATIVES”, cuya traducción literal al español es “Pequeños Creativos”. Dicha denominación se compone de términos que aluden directamente a las cualidades, atributos o público objetivo de los productos comprendidos en dicha clase. E l término “ Little” hace referencia a una cualidad (algo pequeño) y “ Creatives” describe una actividad o grupo de personas involucradas en procesos creativos. Ambos té rminos son de uso común, fácilmente comprensibles y carecen de distintividad suficiente para individualizar productos de una empresa determinada, siendo aplicables a una amplia gama de bienes o servicios. De este modo, se concluye que la marca en cuestión no cumple con el requisito de distintividad exigido por la normativa para la concesión de derechos exclusivos. La función esencial de una marca es permitir la identificación de la fuente de un producto o servicio de manera única, lo cual no se verifica en el caso de una denominación que simplemente describe una categoría genérica sin distinguirse de sus competidores. Como sostiene Chijane, la distintividad “ lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante e l contexto en que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios a ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizado. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracta, sino que deb e necesariamente efectuarse in concreto” (CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas , Montevideo -Buenos Aires, B de F, 2007, pp. 45 y 46). En este caso, la clase internacional 16 abarca productos como: papel, útiles de escritura, instrumentos de dibujo, materiales de enseñanza, entre otros. En ese contexto, resulta evidente que la expresión “LITTLE CREATIVES” guarda relación directa con las características de los productos y con el público al que se dirigen (niños o jóvenes con actividades creativas), lo que refuerza su carácter descriptivo. En consecuencia, la marca solicitada se encuentra alcanzada por las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° de la Ley No. 17.011, resultando correcto su registro como parte de un conjunto marcario, pero sin reconocimiento de derechos privativos sobre sus componentes, conforme lo establece expresamente el artículo 7°. Finalmente, debe señalarse que la restricción del uso exclusivo de términos meramente descriptivos cumple una función esencial pa ra garantizar que los actores del mercado no estén sujetos a limitaciones artificiales en cuanto a las palabras o términos que pueden usar para describir sus productos o servicios. Permitir el monopolio de expresiones como “ Little” y “ Creatives” implicaría limitar el lenguaje disponible para que otros operadores del mercado puedan describir sus propios productos o servicios, afectando la política de competencia leal promovida por la Ley. Por todo lo anterior, se comparte el criterio adoptado p or la Administración demandada al dictar el acto, con el sentido y alcance en que lo hizo. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, queda firme el acto adminis trativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren ; y oportunamente archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).