Sentencia Definitiva N° 380/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de agosto de 2025 No. 380 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “EL TRIGAL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 370/2023) RESULTANDO : I) En este proceso, la actora EL TRIGAL S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 1º de noviembre de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante: MIEM), mediante la cual concedió el registro de la marca PEARL RIVER BRIDGE (mixta), Acta No 505.946 en favor de GUANGDONG PRB BIO-TECH CO. LTD de CHINA, para proteger los productos comprendidos en la clase internacional No. 30 (fs. 4 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria, la accionante (fs. 10 a 14 infolios), desarrolló lo que se detalla a continuación. Manifestó que la resolución procesada le causa agravios en tanto concede el registro de una marca similar y confundible con la marca de su propiedad BRIDGE No. 529.513 que distingue productos de la clase internacional 30. Destacó que no existe entre las marcas involucradas claras diferencias requeridas por nuestra legislación para que se permita la coexistencia de los signos en pugna. Se trata de signos confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético provocando su coexistencia riesgo cierto de confusión para el consumidor y lesión para la empresa accionante. Señaló que el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público crea que los productos de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas que están comercial o económicamente vinculadas y para evaluarlo es necesario analizar diferentes factores tales como la similitud de los signos, la similitud de los productos que las marcas distinguen, el carácter distintivo de la marca anterior, los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto así como el público al cual éstos van dirigidos. Refirió que la marca pre registrada BRIDGE y la impugnada PEARL RIVER BRIDGE, son altamente confundibles, con respecto a los productos protegidos por una y otra marca que al analizarlos se trata de productos idénticos. Relató que BRIDGE distingue todos los productos de la clase internacional 30 excepto harina de cebada, canela de Ceilán, cola de pescado, cúrcuma (para uso alimenticio), glucosa, levadura, nuez moscada, polvo para hornear, vainilla y PEARL RIVER BRIDGE todos los productos de la clase 30. Afirmó que la marca impugnada pretende distinguir productos que ya se encuentran protegidas por las marcas en la que se funda el accionamiento, por lo que también es posible concluir que ambas marcas se dirigen al mismo tipo de consumidor, el carácter distintivo, así como la notoriedad de la marca anterior BRIDGE es incuestionable y resulta un elemento esencial al momento de analizar el riesgo global de confusión. Entendió que la marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor y cumpla una función individualizada, es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, la función distintiva de los signos se ve desvirtuada en virtud de las claras semejanzas entre ellos. Recalcó que, analizadas las marcas en pugna, concluye que no pueden coexistir en el registro en la clase internacional 30, en tanto resultan confundibles y por tanto la resolución de concesión de la marca PEARL RIVER BRIDGE es contraria a derecho. En definitiva, solicita la nulidad del acto procesado. III) Conferido el correspondiente traslado, compareció la demandada debidamente representada (fs. 58 a 59 vto. infolios), defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que entre las marcas en pugna se dan las claras diferencias exigidas por el artículo 6 de la normativa marcaria. Señaló que, desde el punto de vista fonético, las marcas referidas en cotejo son claramente diferentes entre sí, si bien comparten el término BRIDGE, ello no es suficiente para provocar confusión y en el aspecto semántico la marca de autos en su traducción refiere al puente del Río Perla, río también conocido como Río Guangdong o Río Cantón. Manifestó que, con relación al aspecto gráfico, la marca de autos es mixta con un logotipo bien característico y la marca de la accionante es denominativa. Si analizamos los campos en los que puede producirse la confusión visual, auditivo e ideológico, debemos concluir que los signos en pugna provocan una impresión visual, fonética e ideológica distinta. Además, señaló que corresponde mencionar que la marca solicitada refiere a un lugar específico como el punto sobre el Río Perla en la provincia de Gaungdong al sur de China, y no a la expresión BRIDGE considerada en forma aislada. Entendió que la marca solicitada se compone de un logotipo que reproduce la imagen de un puente sobre un río y edificios y grafías en chino, las marcas en pugna presentan claras diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado, dichas diferencias hacen improbable que los signos marcarios sean posibles de confusión o de incurrir en riesgo de asociación. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado y solicitó se de noticia del pleito a GUANGDONG PRB BIO-TECH CO LTD. IV) Dada noticia al tercero denunciado, pasa a despacho vencido el término sin su comparecencia (fs. 63 infolios) y p or Decreto No. 5755/2023 (fs. 64 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose en el principal los antecedentes administrativos. V) La parte demandada y parte actora alegaron por su orden (fs. 91 y fs. 93 a 94 vto., respectivamente). VI) Se tuvo por presentados los alegatos realizados y por Decreto No. 2177/2024 (fs. 96 infolios), se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen No. 384/2024 (fs. 98 a 99 vto. infolios), sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada electrónicamente a la actora el 14 de noviembre de 2022, conforme dichos de la actora no controvertidos, por lo que se tendrá por resistido en tiempo y forma el 22 de noviembre de 2022 (fs. 5 a 9 infolios). Con fecha 20 de junio de 2023, operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 28 de julio de 2023 (nota de cargo fs. 15 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad de sus miembros, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) El objeto del presente caso es resolver si la marca PEARL RIVER BRIDGE (mixta) cuya solicitud de inscripción fue admitida, resulta confundible con la marca BRIDGE ya registrada, ambas registradas para la Clase Internacional No. 30. En obrados, es aplicable la Ley de Marcas No. 17.011, y respecto a la confundibilidad, el artículo 6 del citado cuerpo normativo expresa: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” Tal como ha señalado la doctrina, “la determinación apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física (el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no” (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico-Práctico de marcas”, FCU, segunda edición setiembre de 1998, pág. 87). En lo que refiere a la confundibilidad, está en la similitud entre los términos y la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado determinadas pautas o reglas de apreciación, que permiten al examinador analizar los casos de confundibilidad de marcas, siendo éstas: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. c. Quien aprecie el parecido, debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. d. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (RIPPE, Siegbert, “Régimen de la Propiedad Industrial”, FCU, págs. 164 y 165; GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, obra citada, pág. 88). Asimismo, expresaba Jorge OTAMENDI: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las maras y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste las requiera. Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público.” ( OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, cuarta edición, Abeledo - Perrot. 2002. Pág. 184 y 185). Analizadas en su conjunto, y siendo inadmisible descomponer los términos de la marca cuyo registro se solicita para impedir su registro, las marcas en pugna, presentan diferencias fonéticas y ortográficas en cuanto a su denominación que impiden confusión. Asimismo, visualmente tampoco son confundibles. El diseño que se compone la marca concedida (fs. 37 infolios) - un escudo con un puente sobre el río, montañas y edificios detrás y términos chinos en la parte superior - aleja cualquier riesgo de confusión ya que la marca pre - registrada es denominativa. A partir de la observación del signo de obrados (fs. 48 infolios) y cotejado con el invocado por la empresa actora, se comparte lo expuesto en el informe jurídico de fecha 6 de octubre de 2022 por cuanto relevó que: “Para determinar si existe riesgo de confusión debemos analizar al conjunto marcario sin descomponer el mismo y dicho examen debe ser sucesivo, ya que raramente el consumidor tenga delante a ambas marcas para así cotejarlas. Si analizamos los campos en los que puede producirse la confusión: visual, auditivo e ideológico; debemos concluir que los signos en pugna provocan una impresión visual, fonética e ideológica distinta. Asimismo, corresponde mencionar que la marca solicitada refiere a un lugar específico, como lo es el puente sobre el Río Perla en la provincia de Guangdong, al sur de China y no a la expresión “BRIDGE” considerada en forma aislada”(…) “Además la marca solicitada se compone de un logotipo que reproduce la imagen de un puente sobre un río y edificios; y grafías en chino. En virtud de lo que antecede, en opinión de la dicente, las marcas en pugna presentan diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado. Dichas diferencias hacen improbable que los signos marcarios sean posibles de confusión o de incurrir en “riesgo de asociación”.” Asimismo, resulta de importancia tener en cuenta al consumidor al que van dirigidos los productos y/o servicios que se ofrecen. La Clase internacional No. 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. En dicha Clase se protege los siguientes productos: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.” En el caso, se está ante un posible “consumidor discriminador”, esto es, un comprador selectivo que difícilmente puede incurrir en error al adquirir el producto, por más que existan semejanzas en el nombre de otros servicios. Los productos ofrecidos por la accionante, son notorios en nuestra plaza, por lo que ningún consumidor llega a ellos por mera casualidad, sino que conocen perfectamente su existencia y características, disipando así cualquier riesgo de confusión que pudiere existir entre las marcas en pugna. En suma, por lo anteriormente analizado no se verifica en el presente caso un riesgo de confusión, por lo cual los agravios expuestos por la accionante no resultan de recibo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro.34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).