Sentencia Definitiva N° 370/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de agosto de 2025 No. 370 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 695/2023). RESULTANDO : I) Compareció la Dra. Fabiana Mateos, en representación de MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LDT, y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución s/n, de fecha 15 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de patente de invención No. 35101, presentada por la accionante (fs. 2, infolios y 45, A.A.). Manifestó que la resolución impugnada desestimó su solicitud de patente referida a composiciones plaguicidas y métodos para el control de plagas de invertebrados, con fundamento en el Informe Final de Examen, el cual concluyó que la invención carece de actividad inventiva, al existir composiciones con efectos sinérgicos similares previamente divulgadas. Respecto de las conclusiones del Informe, indicó que sí existe actividad inventiva en su solicitud, puesto que ninguna de las publicaciones citadas por la Administración (D1, D2, D3 y D4) enseña la combinación de piriproxifeno y novalurón, tal como se reivindica en su solicitud. Explicó que D2 y D4 no resultan comparables, por no divulgar ni sugerir la invención reclamada; D1 describe una composición basada en derivados del ácido carbámico y refiere a una mezcla distinta ( fenoxicarb y flufenoxurón); y D3 no menciona ni el novalurón ni su combinación con piriproxifeno. Concluyó que ninguno de los documentos citados provee una motivación técnica razonable para que una persona con conocimientos ordinarios en la materia arribe a la combinación reivindicada, por lo que la invención no resulta obvia y cumple con el requisito de actividad inventiva. Finalmente, alegó que la solicitud describe mezclas específicas destinadas a plagas determinadas, con suficiente claridad y detalle técnico, contrariamente a lo sostenido por la Administración. En definitiva, solicitó la nulidad de la resolución en causa (fs. 13 a 17 vto., infolios). II) Conferido el traslado de precepto, compareció la Dra. Magdalena Silva, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y contestó controvirtiendo los términos de la demanda, solicitando su rechazo. Sostuvo que, según surge de los informes técnicos del Área de Patentes y Tecnología de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fechas 11 de febrero, 9 y 15 de septiembre de 2022, y 14 de junio de 2023, la solicitud de patente no cumple con lo dispuesto en los artículos 2, 3A y 5B del Decreto No. 11/000, ni con los artículos 8 y 11 de la Ley No. 17.164. Explicó que la normativa vigente exige que toda invención posea actividad inventiva, entendida como aquella que no resulte evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica. Afirmó que este requisito no fue acreditado por la actora. Contrariamente a lo alegado en la demanda, sostuvo que las publicaciones D1 a D4 enseñan la combinación de piriproxifeno y novalurón mencionada en la solicitud. Señaló que, para demostrar la existencia de actividad inventiva, debía probarse un efecto sinérgico, lo cual no ocurrió. Aclaró que dicho sinergismo no puede presumirse ni extrapolarse a un rango amplio de concentraciones (de 0,0005% a 0,5%), sino que debe calcularse específicamente para cada combinación de agentes activos, por ejemplo, mediante la fórmula de Colby. Advirtió que la solicitud no define con precisión la materia a proteger, presenta un alcance excesivamente amplio y no se define por sus características técnicas, lo que contraviene los requisitos legales aplicables. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado (fs. 34 a 38 vto., infolios). III) Abierto el juicio a prueba, las partes ofrecieron las resultancias de autos. Al no solicitarse la producción de otros medios probatorios, se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso formulando sus respectivos alegatos (fs. 40, 42, 44, 46, 48 y 50 a 51 vto., infolios). IV) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, que, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 611/2024, en el cual aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto en causa (fs. 53, 55 y 56, infolios). V) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 58, infolios). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por decisión unánime de sus integrantes y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, desestimará la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se procesa la Resolución s/n, de fecha 15 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de patente de invención No. 35101 presentada por la accionante (fs. 2, infolios y 45, A.A.). III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) El objeto del proceso consiste en determinar la legitimidad o ilegitimidad de la resolución impugnada. Conforme surge de los actos de proposición de las partes, no se alegan vicios formales ni defectos en los elementos y/o presupuestos del acto. La controversia, entonces, se centra en determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos sustanciales previstos en la legislación vigente, particularmente en cuanto a la existencia de actividad inventiva y la claridad y precisión en la definición del objeto de protección. V) Analizadas las actuaciones administrativas y las argumentaciones de las partes, el Tribunal no advierte ilegitimidad alguna en el acto impugnado. La parte actora se limitó a manifestar su discrepancia con el criterio técnico sostenido por la Administración, sin aportar elementos que permitieran desvirtuarlo, ni acreditar que su invención cumpliera con los requisitos exigidos por la normativa aplicable. VI) De acuerdo con el artículo 8° de la Ley No. 17.164, son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por su parte, el artículo 11 de la citada Ley, dispone que una invención supone actividad inventiva cuando no se deduce de forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. A su vez, el artículo 9° define el estado de la técnica como el conjunto de conocimientos técnicos q ue se hayan hecho públicos, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, por cualquier medio de difusión, en el país o en el extranjero. También se incluye el contenido de solicitudes anteriores presentadas en trámite, siempre que hayan sido publicadas. Los requisitos y el procedimiento de concesión se regulan en los artículos 22 y siguientes de la misma Ley y en el Decreto Reglamentario No. 11/000. Según la doctrina especializada, la actividad inventiva supone un aporte intelectual propio que exceda la técnica habitual y su valoración no depende de hechos demostrables de forma directa, sino de un análisis técnico comparativo respecto del estado de la técnica disponible. En esta línea, BUGALLO ha sostenido que el examen de fondo de la solicitud tiene como objetivo “(…) determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a. se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b. es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c. tiene suficiente actividad inventiva; d. tiene aplicación industrial; e. es explicada de manera suficiente como para que resulte ejecutable” . (Bugallo, Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ª Edición, FCU, Montevideo, 2006, p. 394). Enseña la autora que “la novedad se define en función de la comparación entre el producto o procedimiento que se pretende proteger con una patente de invención y los demás productos o procedimientos conocidos al momento de presentación de la solicitud. Dicho conjunto de referencia es denominado “estado de la técnica” y para conocerlo en forma fiable, a efectos de comparación legalmente exigida, se debe disponer de una vasta información en el sector de la técnica o conocimiento de que se trate (…). Se distingue entre el concepto de novedad formulado como algo que no existía hasta el momento, frente a otro que toma como novedoso todo aquello no divulgado, no dado a conocer, conocimientos “que no se han hecho públicos”. Es esta segunda acepción la que se maneja generalmente en derecho de patentes y aquella por la que opta nuestro legislador para las patentes de invención” (Bugallo, Beatriz. Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley 17.164. Análisis Exegético. FCU, Montevideo, 2001, pp. 34 y 35). En cuanto al concepto de “actividad inventiva” la especialista señala que “implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente, sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la ventaja que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad, la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto, no es demostrable estrictamente como tal”. (Bugallo, Beatriz, Propiedad Intelectual, 1ª Edición, FCU, Montevideo, 2006, p. 355). VII) Sobre esta base normativa y conceptual, corresponde examinar si, en el caso concreto, la Administración aplicó correctamente dichos criterios al resolver la solicitud de la parte actora. La resolución impugnada se fundó en sucesivos informes técnicos emitidos por el Área de Patentes y Tecnología de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en los que se concluyó que la solicitud carecía de actividad inventiva y presentaba carencias en la definición técnica del objeto a proteger (fs. 32 vto. a 36, 41 a 43, A.A.). A la parte actora le incumbía la carga de acreditar que su invención cumplía con los requisitos exigidos y, para ello, contaba con la posibilidad de ofrecer prueba técnica idónea, en particular pericial, dada la naturaleza técnica compleja del asunto. Sin embargo, no lo hizo, limitándose a manifestar su discrepancia con los informes técnicos sin aportar elementos que permitieran desvirtuarlos. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, ante observaciones técnicas formuladas por órganos especializados, como la División de Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, es indispensable contar con prueba técnica idónea que las rebata (sentencias Nos. 548/2023, 52/2014, 138/2013, entre otras tantas). La falta de esta prueba impide al Tribunal apartarse fundadamente del criterio administrativo. Las explicaciones técnicas vertidas en los escritos de la parte actora no constituyen prueba hábil. El mero desacuerdo con el contenido de esos dictámenes, sin respaldo probatorio objetivo, no alcanza para fundar la ilegitimidad del acto impugnado. En consecuencia, no se ha demostrado en sede jurisdiccional - tampoco en vía administrativa- que la resolución impugnada se aparte de la legalidad o incurra en error. La parte actora no aportó elementos técnicos que permitan arribar a una conclusión distinta a la adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, por ende, queda firme el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).