Sentencia Definitiva N° 363/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de agosto de 2025 Nº 363 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “S.C. JOHNSON & SON INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 554/2023). RESULTANDO : I) El 23.10.2023, compareció la Dra. Graciela Cestau en representación de S.C. Johnson & Son. Inc., con demanda dirigida a obtener la nulidad de la Resolución dictada por la DNPI con fecha 25.10.2021, por la cual se desestima la acción de cancelación por falta de uso promovida por la actora, respecto de la marca “LYSOL” que distingue las clases internacionales 1, 3, 4, 5, 8 y10 (fs. 35 vto. y 36). En su libelo (fs. 7 - 13 vto.), expresó, sintéticamente: Que con fecha 5 de febrero de 2021, inició ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la acción de cancelación por no uso, prevista en el artículo 19 de la Ley No. 17.011, respecto de la marca "LYSOL" No. 504.626 registrada para los productos de las clases 1, 3, 4, 5, 8 y 10. La Administración aplicó erróneamente la ley al no cancelar un registro, cuando han pasado más de 5 años sin haber sido usada la marca, calificando negativamente el interés de S.C JOHNSON para dicha solicitud. Puntualizó que S.C JOHNSON posee un interés directo, personal y legítimo como requiere la ley para solicitar la cancelación, en tanto la marca “LYSOL” y “LYSOFORM” (marca de la cual es titular), son confundibles. Agregó que la Administración debió haber solicitado al titular de la primera de las marcas prueba de su uso, aspecto que no fue probado en autos. Indicó que, a partir de la reforma del año 2013 en el sistema marcario, no se permite que las marcas estén eternamente registradas; por el contrario, se habilita su cancelación en caso de no uso, con fines de depuración del registro, evitando que se produzcan estas situaciones. Independientemente de que en el registro las marcas hayan coexistido, al ingresar “LYSOL” al mercado se producirá una situación de confusión con la marca notoria (LYSOFORM), con desvío de clientela en perjuicio de S.C. JOHNSON. En ese sentido, sostuvo que ambas marcas comparten las primeras 4 letras y cubren los mismos productos (clases 3 y 5, en lo que atañe a la limpieza, desinfección y evitar la contaminación). Fonéticamente hay gran coincidencia por lo que para el público pueden aparecer como iguales. Finalmente, expresó que siendo “LYSOFORM” una marca notoria en el mercado y S.C JOHNSON líder en la industria, la comparación debe ser más rigurosa. En definitiva, solicitó se declare la nulidad de la Resolución procesada. II) El Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería, representado por la Dra. Sofía Silva, al evacuar el traslado (Decreto No. 5461/2023, fs. 15), contestó (fs. 63 - 67 vto.): El registro de la marca “LYSOL” ha sido renovado en múltiples ocasiones, datando el original del año 1978. Los registros de S.C JOHNSON por su parte, son posteriores, habiendo coexistido ambas durante 35 años. Específicamente, con respecto a la marca “LYSOFORM”, su registro fue tramitado en el año 2006 sin oposición alguna, por lo que no comparten el agravio referido a la confundibilidad, considerando que en ese momento ya existían “LYSOL” y “LYSOFORM”, las que han coexistido por años en el mercado sin confundibilidad alguna. Con relación al interés, expresó que el art. 187 de la Ley No. 19.149 (modificativo de la Ley No. 17.011), exige que sea calificado, lo que es confirmado por el Decreto No. 277/014, reglamentario de aquella; que el interés sea directo implica que aun cuando sea futuro, debe ser cierto, excluyéndose los supuestos de eventualidad o potencialidad a los que refiere la actora. Así, que la accionante basa su interés directo, personal y legítimo en el hecho de que, si la marca "LYSOL" se comenzara a comercializar en el mercado provocaría confusión en el público consumidor con su marca "LYSOFORM". Esta postura se basa en una suposición eventual que no debe ser admitida como base para demostrar que se posee un interés directo, personal y legítimo. Asimismo, sobre el no uso alegado, explicó que la marca “LYSOL” acreditó tener autorización de venta para sus productos expedida por el MSP, lo cual descarta que sea una marca "defensiva" como expresa S.C JOHNSON. En suma, por estas razones abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a RECKITT BENCKISER HOLDING GMBH & CO, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524. III) Por Decreto No. 6570/2023, se ordenó dar noticia del pleito al tercero, con el fin que compareciera en un plazo de 30 días con lo que entendiere corresponder (fs. 72), quien, una vez notificado (fs. 72 vto.), no compareció a deducir defensas. IV) Se dispuso la apertura a prueba (Decreto No. 975/2024 a fs. 75), y el 13.9.2024 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 105). Las partes alegaron en el plazo común de quince días (fs. 108 a 114; la actora y fs. 116, la demandada). La Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 663/2024, aconsejando la confirmación del acto resistido (fs. 120 - 121 vto.). Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma (fs. 123). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, el cumplimiento de la normativa (Constitución arts. 317 y 319, y Ley 15.869 de 22.6.1987, arts. 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria: a) la impugnada se emitió el 21.10.2021 (fs. 25 vto.) y se notificó a la actora, según sus dichos no controvertidos en autos, el 28.10.2021; b) el 8.11.2021, interpuso en tiempo los recursos de revocación y jerárquico (fs. 37); c) el acto conclusivo de la vía administrativa se produjo con el dictado por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería de la Resolución No. 064/2023 de 13.06.2023, por la que se desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la actora (fs. 59 vto.), la que le fue notificada el 30.08.2023 y, d) la demanda fue deducida el 23.10.2023, en el término legal (fs. 7). II) De los antecedentes, surge lo siguiente: Con fecha 5.2.2021, la empresa actora se presentó ante la DNPI a fin de presentar una acción de cancelación por falta de uso contra la marca “LYSOL”, No. 504626. Para ello argumentó que, la marca en cuestión, cuya renovación fue solicitada el 16.5.2019, no ha sido utilizada en el país en los últimos 5 años, por lo cual, solicitó se opere el mecanismo previsto en el art. 19 de la Ley No. 17.011. Fincó su interés en la titularidad de los signos LYSOFORM que identificó, y consideró confundible con la marca en cuestión (fs. 19 y ss.). Conferida la vista (fs. 22 vto.), compareció la representante de RECKITT BENCKISER HOLDING GMBH & CO. KG., cuestionando la legitimación activa de la solicitante, e indicando que la marca se encuentra en uso en el país (fs. 23 y 24). Con fecha 18.5.2021, fue abierto a prueba el procedimiento (fs. 24 vto.), que provocó las diferentes comparecencias que obran a fs. 25 vto. y ss. Lo anterior, provocó el informe jurídico de fecha 15.10.2021, donde a partir de la coexistencia de las marcas que detalló consideró que la hoy actora carecería de un interés directo que justifique la acción de cancelación (fs. 33 vto. y ss.) y, finalmente, el 25.10.2021, recayó la encausada (fs. 35 vto. y 36). III) En obrados, la esencia del pleito estriba en determinar si la actora demostró o no la procedencia de la acción de cancelación que promovió en vía administrativa. A los efectos de propender a un adecuado entendimiento del instituto, resulta pertinente relevar el marco normativo básico. A nivel legislativo, esta acción se encuentra prevista por el artículo 19 de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013. En concreto, la referida disposición establece: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En el plano reglamentario, el Decreto No. 277/2014, de 1º de octubre de 2014, dispuso en su artículo 4º: “Agréganse al artículo 35 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: " El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial , en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013 (…).” (la negrilla no pertenecen al texto original). IV) Delimitado el marco normativo básico regulador de la acción de cancelación marcaria en nuestro país, por unanimidad, el Tribunal, coincidiendo con la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, declarara que la parte actora carece de legitimación causal activa para incoar el presente accionamiento, en tanto no es titular de un interés directo y personal en la acción, tal como lo exige la normativa aplicable. Ha señalado el Tribunal, en numerosas ocasiones, que: “Como expresa Giorgi, “Interés directo significa interés inmediato, no eventual ni futuro. La existencia de un interés directo implica que el particular se encuentra en una situación jurídica definida y actual con relación a la Administración” (GIORGI, H., “El Contencioso Administrativo de Anulación”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p.188). Por su parte, JIMENEZ DE ARECHAGA al analizar el artículo 258 de la Constitución, en términos enteramente revalidables a la cuestión ahora analizada, decía: “En mi opinión interés directo es todo interés que resultaría inmediatamente vulnerado por la aplicación de la ley inconstitucional; no lo es, en cambio el interés que remotamente pudiera llegar a ser comprometido si la ley se aplica (…)” (JIMENEZ DE ARÉCHAGA, J., “La Constitución del Uruguay de 1952”, Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, 1965, t. IV, p. 818) (el destacado no luce en el original). A su vez, DURAN MARTÍNEZ, en opinión que parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha adoptado, afirmó: “De manera que el calificativo “directo” por oposición a “indirecto”, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo futuro. Si lo futuro es inequívoco no vemos por qué no debe comprenderse. Creemos que la expresión “directo” refiere al nexo causal y no al momento en que se produce la lesión del interés. Lo importante es que la lesión se produzca por el acto jurídico correspondiente sin que interese si ella es hoy o mañana” (DURÁN MARTÍNEZ, A., “Contencioso Administrativo”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, págs. 117 y 118) (Sentencia 191/2024 entre otras). Aplicando estos conceptos al caso de marras, la empresa demandante no ha invocado ni logrado acreditar, ser titular de un interés directo, personal y legítimo, como exige el Art. 19 de la citada ley para promover la acción de cancelación marcaria que impetra. En efecto, como se viene de ver, resulta por demás claro el texto de la norma y, no admite dos interpretaciones, en cuanto a que se requiere un interés calificado para la promoción de la acción de cancelación. Ahora bien, específicamente, con respecto al interés que ostenta, en su demanda, S.C JOHNSON expresó: “Si bien aceptamos que la ley requiere un interés calificado, discrepamos con la calificación dada por la Dirección (…) la situación actual es que la marca LYSOL nunca ha sido usada en el comercio uruguayo y de hacerlo, como es la obligación de toda marca, se producirá una situación de confusión inevitable (…) Hasta ahora LYSOL ha sido una marca de defensiva, pero la potencialidad de uso de toda marca, la vuelve un problema a mi representada que sí sus marcas registradas (…)" (fs. 8 vto., y ss.). Asimismo, alegó que la Administración habría limitado la evaluación del interés al área administrativa sin considerar el interés de la actora en el mercado: "La ley no distingue sobre si el interés del accionante se limita al área del Registro de Marcas o si incluye también el desenvolvimiento de las marcas (y potenciales conflictos) en el mercado (…)" (fs. 10). Pues, basta con leer las manifestaciones de la actora en su demanda para concluir que, en la especie, no se cumple con el interés calificado que exige la ley. Tanto en vía administrativa como en este proceso, S.C JOHNSON afirmó que el perjuicio que le produciría la continuidad de la marca “LYSOL” en el Registro es potencial, para el caso en que se comience a utilizar; y ello, visiblemente, no cumple con la nota de "directo" del interés requerido, ya que para ello el perjuicio debería ser actual o futuro, pero cierto, nunca eventual. Como ha expresado Chijane: "La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del accionante” (CHIJANE, Diego; La cancelación por No uso de la Marca; Ed. B de F; año 2019, pág. 429). Este aspecto fue correctamente puesto de manifiesto por el titular de la marca “LYSOL” en vía administrativa (fs. 23 y ss., y 30 y ss.) y por la Administración, en el informe de Asesoría de fs. 33 vto. Allí se dio cuenta que: “puede verse que el registro LYSOL se remonta a su primera concesión, en noviembre de 1978, mientras los correspondientes a S.J. JOHNSON & SON, INC son posteriores, el N° 474179 es el más antiguo, y ha coexistido con esa marca durante 35 años; y los otros son de fechas ulteriores. De hecho, como puede verse en el trámite de la solicitud No. 374271, la marca LYSOFORM fue concedida para Clases 3 y 5 sin oposición alguna (de tercero ni de la Oficina), por lo cual mal puede aceptarse la afirmación sobre la alta confundibilidad entre sus marcas y Lysol; y al no resultar titular de un interés directo, personal y legítimo, se aconsejará desestimar la cancelación promovida, sin entrar a analizar el uso efectivo del registro” (fs. 34). En consecuencia, la actora no logró probar que se cumplieron los presupuestos exigidos en el artículo 19 de la normativa legal, para que prosperara su solicitud de cancelación, máxime, cuando ambas marcas han coexistido en el mercado por tanto tiempo, siendo incluso la suya de fecha posterior de registro que la marca cuestionada. En puridad, dicha prueba resultaba fundamental a fin de acreditar la eventual titularidad de un interés directo, personal y legítimo que habilitara a la promotora a contender por la anulación de la marca “LYSOL”. V) Va de suyo, que los entendimientos precedentes conducen a considerar que la parte actora carece de legitimación causal activa para incoar el presente accionamiento de nulidad, en tanto no es titular de un interés directo y personal en la acción, tal como lo exige el art. 309 de la Constitución. En definitiva, la accionante no cuenta con un interés directo, en virtud de que su argumentación no refirió a una situación actual o futura, sino meramente eventual , lo que obtura definitivamente el progreso de su pretensión. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).