Sentencia Definitiva N° 354/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de agosto de 2025 Nº 354 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 685/2023). RESULTANDO : I) A fs. 13, compareció el Dr. Agustín Gubitosi, en representación de SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A., a demandar la nulidad de la Resolución dictada por la Encargada del Área de signos distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, el día 7 de marzo de 2023, que concedió el registro de la marca “FRESH MARKET” (mixta) solicitada bajo expediente No. 537323, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de la Ley 17.011 (fs. 2 infolios). Afirmó que el acto impugnado le causa un severo agravio, en tanto desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y lo priva de su derecho de exclusiva sobre un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión -económica y en recursos humanos- a los efectos de su posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza en el mercado. Discrepó con los argumentos del Dictamen de la Asesoría Letrada de la DNPI, del 6 de marzo de 2023 y consideró que la marca de autos resulta plenamente registrable, sin limitaciones, dado que reúne las notas de novedad y fantasía relativas requeridas por la normativa marcaria; consiste en una marca notoria que, además, ha adquirido distintividad superviniente en función del intenso uso desplegado por su mandante y del reconocimiento que de la misma realiza el consumidor y su directa asociación con su titular, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. Señaló que FRESH MARKET es un signo que el consumidor asocia directamente con SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A., en virtud del intenso uso que del mismo ha realizado su mandante y es un signo notorio en Uruguay. Sin perjuicio de ello, y aún de considerarse que “FRESH MARKET” constituye un término genérico, no cabe duda que habría adquirido probada fuerza distintiva y, en consecuencia, merecería la protección registral según lo dispuesto por el Art. 8 de la Ley de Marcas. Definió, el “secondary meaning” como el fenómeno que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Agregó que Fresh Market ha logrado probar a lo largo del transcurso de estos años que es una marca notoria. Concluyó afirmando que la resolución impugnada desconoce la registrabilidad sin limitaciones del signo y le produce un evidente perjuicio. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado (fs. 13 a 18). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 48, el Dr. Milton Fuentes Riera, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a contestar la demanda. Manifestó que el acto impugnado se dictó conforme a Derecho y ello porque “FRESH MARKET”, está compuesto por dos términos que no poseen la fantasía, es decir, que no presentan características de novedad, especialidad y distintividad. Precisó que ambos términos indican la naturaleza de los productos y se trata de una denominación vulgar que informa respecto a las cualidades o atributos de los productos. Señaló que, del análisis semántico de ambos términos, resulta innegable que carecen de fantasía y que forman parte del lenguaje común o usual. La apropiación de alguno de ellos, determinaría que otras marcas que los poseen sin exclusividad, se verían imposibilitados de utilizarlos. Agregó que tampoco es aceptable la tesis del secondary meaning aludido y ello por cuanto la marca “FRESH MARKET” básicamente es un mercado de artículos frescos, principalmente frutas, verduras, hierbas y similares y para describir esas dos características, no existen muchas más opciones que las utilizadas. Concluyó que esos dos términos carecen de fantasía, pero pueden formar parte de un conjunto, sin derechos exclusivos. La pretensión del accionante relativa a que se consideren ambos términos como una unidad con derechos de exclusividad, no está contemplada por la normativa vigente. Transcribió algunos párrafos del dictamen del 6 de marzo de 2023 y jurisprudencia de la Corporación para concluir que el acto impugnado refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado (fs. 48 a 52). III) Abierto el juicio a prueba (fs. 53), las partes produjeron la de fs. 55 a 61. IV) Alegaron las partes en el plazo común de 15 días (fs. 64 y 66 a 68). V) Conferida vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Dra. Silvana Nessar de Lenoble en su carácter de Procuradora del Estado Adjunta, aconsejó, remitiéndose a anterior dictamen, la confirmación del acto impugnado, por dictamen No. 519/2024. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y en su mérito confirmará el acto administrativo impugnado, por no considerar de recibo ninguno de los agravios articulados por la promotora. II) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución dictada por la Encargada del Área de signos distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, el día 7 de marzo de 2023, que concedió el registro de la marca “FRESH MARKET” (mixta) solicitada bajo expediente No. 537323, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de la Ley 17.011 (fs. 2 infolios). III) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). IV) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos al ventilado en el caso de obrados (Sentencias No. 535/2024, 515/2024, 482/2024, 462/2024,454/2024, 341/2024) y, no concurriendo razones que justifiquen la modificación de su temperamento, se procederá a su mantenimiento. El thema decidendum consiste en determinar si resultó ajustada a Derecho la concesión del registro “FRESH MARKET”, dispuesta por el acto impugnado en favor de la actora para proteger los servicios protegidos por las clases internacionales 1 a 28, 33, 34, 36 a 42, 44 y 45, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen , conforme con lo establecido en el art. 7 de la ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998. La Ley de Marcas, en su artículo 7, dispone que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de dicho cuerpo normativo podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. Es así que el artículo 4 de la Ley No. 17.011 establece que: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (...) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes (…)”. En base a los numerales referidos, la Resolución que se resiste se limitó a otorgar y reconocer originalidad al conjunto solicitado, pero lo hizo -y en esto radica el objeto del presente proceso -, sin conceder derechos privativos sobre los términos “FRESH MARKET”, respecto del registro concedido para las clases solicitadas. Es decir, la DNPI concedió el registro marcario, aunque, teniendo en cuenta que: “La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello” (BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Montevideo, FCU, 1ª. Edición 2006, p. 154). A juicio de la Corporación la marca “FRESH MARKET” ingresa en las prohibiciones de los numerales 9), 10), 11) y 12) del art. 4 de la citada ley N° 17.011 (aplicable con el alcance del art. 7 que viene de transcribirse), al componerse de signos descriptivos de las cualidades y/o atributos de los servicios/productos que pretende proteger, y al ser estos, igualmente, términos o locuciones pasadas al uso general: “FRESH MARKET” en español significa “MERCADO FRESCO”. Véase además que el elenco de clases por las que se efectuó el registro comprende variadas clases internacionales, lo que hace más difícil que la marca tenga la nota de distintividad en tan variadas categorías. Se comparte con la demandada que los términos individuales, que componen la marca de la actora, no pueden ser apropiados por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no pueden ser utilizados por otras empresas. Basta pensar y reiterar que el término “MERCADO” o “MARKET” carece de fantasía o novedad en los productos comprendidos en las citadas clases internacionales. Similar conclusión merece el término “FRESH” respecto de los productos que vienen de identificarse, en tanto, la expresión aparece como meramente descriptiva y sin nota de distintividad propia. Sobre el particular, Merlinski y Salaverry señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. En esos casos, se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "(…) no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca" . (Cf. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citado en sentencia No. 751/2012). En sentido similar, Bugallo ha observado con respecto al art. 4º, núm. 9, que: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen (…)”. De tal modo, “(…) las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común, y, por lo tanto, no monopolizarles puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes”. Y respecto al núm. 11, señala que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “(…) son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir (…)” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, Tomo I, págs. 143 y 147, Montevideo, F.C.U. 2da. Ed. Año 2022). En este orden de ideas, se estima que, en el ocurrente, los términos en examen, guardan una ineludible relación con los productos y servicios a distinguir, expresando características propias, intrínsecas o inherentes a los mismos y en su mérito la concesión del registro, sin derechos privativos, resultó ajustada a Derecho. V) Tampoco resulta de recibo la tesis de la actora basada en la existencia de un significado secundario de la marca en cuestión como consecuencia de su notoriedad en el rubro. En efecto, el artículo 8 de la referida ley N° 17.011 dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros. El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo” Desde la doctrina BUGALLO ha sostenido que “ Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). En consideración a tales postulados, es claro que el esfuerzo probatorio desplegado por la actora acreditó la utilización y publicidad de la marca en cuestión desde el año 2019, más no su notoriedad (en tanto nombradía o fama) dentro del espectro del público consumidor en el territorio nacional. En puridad, no se probó directa o indirectamente -como era necesario- que los consumidores de los productos protegidos por el signo registrado asocian directamente a éste con la marca o su origen empresarial. Asimismo, la interpretación del trascripto art. 8 de la ley N° 17.011, en lo que refiere a la concesión de derechos privativos sobre términos de uso común o que carezcan de las notas de novedad, especialidad o distintividad, debe hacerse rigurosamente, pues su inobservancia pesa ya sobre una solución normativa de principio (art. 4 de la ley N° 17.011), que impediría a los restantes competidores del mercado el empleo singular de términos comunes al rubro, como son “FRESH” (FRESCO) y “MARKET” (MERCADO). Por ello, la notoriedad debe ser probada categóricamente y debe surgir espontáneamente del informativo probatorio aportado, sin necesidad de recurrir a intrincados (y apenas expresados) argumentos inferenciales basados exclusivamente en prueba indirecta. VI) Por su parte, en referencia al argumento de la actora respecto del “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en la sentencia N° 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptualización del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Aires, 2007, p. 86). En la especie, la gestionante tenía que probar que el signo “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto y, además, que el público asocia ese producto, en forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible”. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., ps. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias N° 249/2002 y 228/2013)”. En el sub examine, inversamente a lo pretendido por la accionante, no puede concluirse que se haya acreditado de forma fehaciente la invocada vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con los productos que comercializa y, en concreto, con los servicios de las clases internacionales solicitadas, respecto de los que infundadamente pretendió protección marcaria con derechos privativos. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).