Sentencia Definitiva N° 342/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de agosto de 2025 Nº 342 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SYNGENTA PARTICIPATIONS AG con MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 405/2023). RESULTANDO : I) La pretensión anulatoria se dirigió contra la Resolución sin número dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 22 de noviembre de 2022, por la cual se resolvió desestimar la solicitud de patente de invención No. 39769 , presentada por Syngenta Participation AG de Suiza con el título de “Mezclas Pesticidas que incluyen derivados Isoxazolínicos, método para controlar insectos, acáridos, nematodos o moluscos y método para recubrir una semilla.” (fs. 48). II) La demandada Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestó la demanda repeliendo la pretensión (fs. 54-56). III) Se abrió el juicio a prueba , habiéndose diligenciado la que fuera ofrecida por las partes a fs. 65 (parte actora) y fs. 67 (p arte demandada). IV) Alegaron las partes a fs. 95 (parte demandada) y fs. 97-98 (parte actora). V) Se oyó a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen Nº 405/2024 (fs. 102-103), aconsejando la confirmación del acto atacado. VI) Se citó para sentencia por auto N° 3802/2024 ( fs. 105), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de las Sras. y Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Control de regularidad formal del accionamiento. En la especie, se han satisfecho debidamente los presupuestos legales habilitantes de la acción de nulidad, por lo que la Corporación analizará el mérito de la contienda (Arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). Según expresó la actora a fs. 5 vto., sin ser controvertido por la demandada (fs. 54), el acto impugnado fue notificado el 24 de noviembre de 2022. Los recursos de revocación y jerárquico fueron interpuestos en plazo el 28 de noviembre de 2022 (fs. 49). La Administración no se pronunció sobre la recurrencia movilizada , por lo cual la denegatoria ficta se configuró el 23 de junio de 2023. La demanda anulatoria fue presentada en tiempo útil el 11 de agosto de 2023, según nota de cargo que luce a fs. 8. II) Coincidiendo con el Dictamen de la PECA, el Tribunal por unanimidad, estima que corresponde confirmar el acto impugnado en mérito a los fundamentos que se desarrollarán. III) Los agravios planteados por la parte actora contra la Resolución sin número, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 22 de noviembre de 2022. La actora señala que la Resolución atacada, es contraria a Derecho en virtud de que deniega la solicitud de Patente de Invención presentada por Syngenta Participations AG. Destaca que la patente de invención, cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que la norma impone. Señala que la patente en cuestión, es una solución divisional de la patente N° 34107 (en adelante: patente madre). El rechazo a la nueva solicitud de patente se basa en un informe de DNPI de fecha 15 de noviembre de 2022 (fs. 47 – 47 vto.), el cual concluye que no existen fundamentos para la solicitud divisional, en vista de que la falta de unidad de invención no fue observada durante el examen de la solicitud madre. La actora argumenta que la solicitud de patente N° 39769, alude a un compuesto que también formaba parte de la invención inicial, así como que las reivindicaciones de la patente de autos son diferentes y no se superponen con el juego reivindicatorio concedido en la patente madre. Así, la solicitud divisional N° 39769 está dirigida a una inv ención distinta de la original. Agrega que la DNPI, en materia patentaría, divide solicitudes que pudiendo considerarse que contienen un mismo concepto inventivo, pueden abarcar una o más invenciones. Esgrime que el no otorgamiento de la patente vulnera principios como informalismo en favor del administrado, flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismo. Entiende que existe una decisión contraria a derecho, en tanto y cuanto se desestima una patente en base a una supuesta unidad de invención, unidad que entiende es subjetiva ya que, como viene de decirse, lo que para un individuo puede implicar una invención, para otro puede ameritar una o más. Agrega que el Decreto No. 11/2000 en su artículo 15 inc. 2, le otorga el derecho a presentar una divisio nal por iniciativa propia y antes de culminado el examen de fondo. Asimismo, expresa que se cumple con el artículo 29 de la Ley 17.164. En virtud de los argumentos expuestos, solicita el amparo de la demanda y la anulación del acto encausado. IV) La defensa planteada por la demandada Ministerio de Industria, Energía y Minería. La demandada señala que la Administración ha actuado conforme a derecho. Subraya que las patentes divisionales, están reguladas por el artículo 29 de la Ley 17.164. Las patentes, se caracterizan por referir a una única invención o varias, siempre que se encuentren relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo. Destaca que la denegatoria de la patente en cuestión, se basa en sendos Informes de e xamen de la División de patentes de la DNPI, el primero de ellos de fecha 21 de setiembre de 2022. El informe de referencia, suscripto por la Q. F. María José Casatroja. señala que: “A falta la constatación de la existencia de más de un concepto inventivo en la solicitud original, no sería aceptable la presentación de la solicitud objeto como una divisionaria de la solicitud N° 34107”. (fs. 42 vto.- 44 de los A.A.). Por su parte, el informe de fecha 15 de noviembre de 2022, mantiene las conclusiones del informe anteriormente referido, agregando que el solicitante no fundamenta la razón de presentar una solicitud divisional, entendiendo que la petición no cumple con requisitos de una solicitud divisional, no presentando novedad. (fs. 47 – 47 vto.). En definitiva, la Administración entiende que la solicitud N° 39769 no cumple con los requisitos de patentabilidad. Por tanto, solicita se desestime la demanda anulatoria, confirmándose en todos sus términos la resolución impugnada. V) El análisis del Tribunal en cuanto al marco de derecho aplicable y su relación con los hechos. V.I. Antecedentes relevantes: Según surge de los antecedentes agregados en obrados, la actora solicitó el registro de patente de Mezclas pesticidas que incluyen derivados isoxazolínicos, método para controlar insectos, acáridos, indicando que la solicitud se presentó como divisional de la solicitud Acta 34107 (fs. 12 a 41). El 21 de setiembre de 2022, la División Patentes realizó Informe de Examen en el que concluyó que “A falta la constatación de la existencia de más de un concepto inventivo en la solicitud original, no sería aceptable la presentación de la solicitud objeto como una divisionaria de la solicitud N.º 34107. Por tanto, la solicitud en estudio mantiene la fecha de presentación 12/05/2022, como fecha a considerar para evaluar el estado de la técnica, y la solicitud 34107 estaría afectando la novedad de la solicitud N.º 39769. Por lo expuesto en los párrafos ant eriores, la solicitud Acta 39769 no cumpliría con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 17.164 y Decreto 11/000 por lo que se considera recomendar la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante (…).” (fs. 42 vto. - 44). El 15 de noviembre de 2022, en Informe Final de Examen , se concluyó que la solicitud no cumple con los requisitos de una solicitud divisional por lo que la fecha a considerar para evaluar el estado de la técnica es la fecha de p resentación 12/05/2022, encontrándose la solicitud 34107 dentro de estado de la técnica y, por tanto, la solicitud 39769 no cumple con el requisito de novedad establecido en el art. 9 de la ley 17.164, en virtud de lo cual se recomienda que la solicitud de patente, acta N.º 3976 en estudio , sea desestimada (fs. 46 y 46 vto.). Por resolución sin número dictada el 22 de noviembre de 2022 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial , se resolvió desestimar la solicitud de patente de invención No. 3976 9, presentada por Syngenta Participation AG de Suiza, con el título de “Mezclas Pesticidas que incluyen derivados Isoxazolínicos, método para controlar insectos, acáridos, nematodos o moluscos y método para recubrir una semilla.” (fs. 48). V.2. Marco jurídico aplicable: El artículo 8 de la Ley N.º 17.164 establece que “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por su parte, el artículo 9 dispone que “La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitu d de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido q uede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada.” Asimismo, el artículo 11 establece “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.” V.3. Análisis del Tribunal: Como puede apreciarse, en este caso, la cuestión de hecho a dilucidar es esencialmente técnica, correspondiendo remitirnos a la pericia practicada a solicitud de la actora, la cual confirma lo expresado por la Administración sobre la ausencia del carácter de novedad. Cómo señala Bugallo, el examen de fondo ante una solicitud de patente tiene como objetivo: “determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a) se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b) es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c) tiene suficiente actividad inventiva; d) tiene aplicación industrial; es explicada de manera su ficiente como para que resulte ejecutable” (Bugallo, Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ra. Edición, FCU, Montevideo. 2006. p. 394). El Informe Final de Examen de la Administración, indicó que la solicitud de patente no cumple con el requisito de novedad y no comprende un concepto inventivo diferente al de la solicitud madre Acta 34107, correspondiendo desestimar la solicitud de patente acta N.º 39.769 ( fs. 46 y 46 vto.). Por su parte, el informe pericial concluyó que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial actuó de acuerdo a Derecho y que ambas solicitudes en cuestión representan sin lugar a dudas al mismo invento ( fs. 84 a 87). En este sentido, el perito indicó que: (a) ambas solicitudes difieren levemente en las reivindicaciones, pero la fórmu la estructural es la misma y lo sostenido en la segunda está incluido en la primera. Son intrínsecamente el mismo invento. (b) la especificación madre revela a ambos compuestos y ambos son pequeñas variaciones del mismo invento. (c) ambas fórmulas son ca si idénticas, y se puede llegar fácilmente de una a otra. (d) la diferencia entre los sustituyentes de una y de otra es irrisoria y que no pueden ser considerados dos inventos separados (fs. 84 a 87). Como puede apreciarse, en el caso de marras, la existencia de prueba pericial hábil para derribar el criterio de la oficina examinadora, resultaba esencial. Sin embargo, el informe pericial compartió lo informado por D.N.P.I en relación a la falta de novedad en la solicitud de patente en cuestión. Así el Tribunal ha expuesto que: “(…) el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo , a su área de conocimiento.” (Sentencias Nos. 299/2024, 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, entre otras). En definitiva, las discrepancias técnicas entre los informes de D.N.P.I y los solicitantes como ocurre en este caso, son cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (Conf. Sentencias Nos. 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020 y 397/2020, 326/2024 entre otras). Si bien el Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este y “(…) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones té cnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica.” (Sentencias No. 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). Sin perjuicio de los cuestionamientos de la actora respecto de la pericia formulados en los alegatos, la prueba pericial diligenciada resultó concluyente y no fue impugnada, por lo que no hay elementos para apartarse de las conclusiones técnicas de la pericia y el informe de la Administración en el que se fundamenta el acto impugnado. En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia dando cuenta de la ausencia de novedad de la patente solicitada y frente a la pericia con contenido adverso al interés de la actora, no existen elementos técnicos para apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes (Sentencia No. 287/2024). Por todo lo expuesto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Aco rdada Nro.34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).