Sentencia Sentencia N° 335/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de agosto de 2025 Nº 335 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “NI NGBO SAFELINE ELECTRICAL CO. LTD. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍ A. Acción de Nulidad” (Ficha No. 491/2023). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) con fecha 5.12.2022. Por la misma resolvió conceder el registro de la marca “STARLINK” (denominativa) Acta No. 501.031, a favor de SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP., para cubrir los productos y servicios personalizados comprendidos en las clases internacionales 9, 38 y 42 (fs. 31 y ss. AA). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 30 y ss. , repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 6644/2023 (fs. 33). Noticiado del pleito por el mismo Decreto, compareció SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP , en su calidad de tercero debidamente representada a fs. 37 y ss. III) Abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 2127/2024, las partes ofertaron y produjeron la que obra agregada a fs. 63 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 4241/2024 (fs. 74), tanto las partes como la tercería los produjeron a fs. 76 y ss. V) La Sra. Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 629/2024, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 93 y ss.). VI) Por auto No. 6396/2024 (fs. 96) , se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI con fecha 5.12.2022. Por la misma resolvió conceder el registro de la marca “STARLINK” (denominativa) Acta No. 501.031, a favor de SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP., para cubrir los productos y servicios personalizados comprendidos en las clases internacionales 9, 38 y 42 (fs. 31 y ss. AA). En su escrito inicial, relató que es titular de la marca “S SAFELINK”, y que, oportunamente se opuso al registro de la marca “STARLINK”. Señaló que la DNPI al momento de conceder el registro, no tomó en cuenta que del simple cotejo de las marcas surge su confundibilidad para el público consumidor. Al respecto estimó que ambas finalizan en “LINK”, comienzan con la letra “S”, tienen el mismo número de letras diferenciándose solo en tres (“SAFELINK” “ STARLINK”), la procedencia inglesa les aporta una sonoridad idéntica aumentando el riesgo de confusión, y, “STARLINK” es solicitada como una marca denominativa no contando con logotipo que permita distinguirla, aumentando el riesgo de que sea confundible. Agregó que su representada goza de evidente notoriedad en el mercado relevante y, por lo tanto, se debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 6 bis numeral 1 del Convenio de Paris, que establece que se deberá rehusar o prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión con una marca notoriamente conocida en el país del registro. En virtud de lo señalado, consideró que el acto resulta ilegítimo por no apreciar correctamente las circunstancias de hecho y de derecho, perjudicando el interés directo personal y legítimo de su representada. Subrayó que la decisión se basó en un informe erróneo, que no aprecia debidamente las circunstancias que atañen al caso llevando al dictado de un acto cuyos motivos son erróneos y por ende se encuentra viciado. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció el representante de la accionada a contestar la demanda. En lo medular, adujo que se trata de signos claramente diferentes. Manifestó que s ólo comparten la desinencia “LINK”, pero su raíz y significado es diferente. Invocó el dictamen de Asesoría de fecha 23.11.2022, en el que se estimó que las desinencias por sí solas no determinan que los signos sean confundibles, y enumeró una serie de marcas con dicha desinencia en la clase internacional 9. Agregó que, en virtud que el significado de “LINK” es conectar o unir, este resulta descriptivo y de uso general. Requirió de tal forma la confirmación del acto. Por lo demás, y en atención a la potencial afectación de derechos de terceros, en aplicación del artículo 55 del Decreto -Ley No. 15.524, solicitó se confiera traslado de la demanda a SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. En su comparecencia, indicó que por ser titular del registro de la marca STARLINK tiene un interés directo, personal y legitimo, relativo al mantenimiento del acto, y de coadyuvar con el Estado en la defensa del signo marcario. Reseñó las reglas de la materia a fin de analizar la posible confusión que generan las marcas. En tal sentido, estimó que la existencia de la desinencia “LINK” en la marca más antigua no es suficiente para descartar la más nueva; que de su cotejo sucesivo surge la clara compatibilidad de ambas marcas en cuestión; que mientras la actora es una empresa dedicada a la fabricación de artículos eléctricos, su representada, nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet , con el objetivo de brindar servicio de banda ancha, por lo que ni los productos ni su origen son asociables ni confundibles para el consumidor; que existe una clara diferencia conceptual e ideológica entre las marcas. En definitiva, solicitó el rechazo de la acción movilizada III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada, según dichos de la actora , no controvertidos, le fue notificada con fecha 9.12.2022. Interpuso en plazo los correspondientes recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 19.12.2022 (según dichos no controvertidos, fs. 33 y ss. AA). La denegatoria ficta quedó configurada con fecha 7.7.2023, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los recursos administrativos y, la demanda anulatoria que inició este proceso, fue interpuesta útilmente el día 12.9.2023 (según consta en la nota de cargo a fs. 15). IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. El Colegiado formulará, en lo inicial, una breve reseña del desarrollo del procedimiento administrativo, previo a examinar los agravios expuestos por la parte actora. V) Antecedentes administrativos relevantes . Las actuaciones se originaron cuando la tercerista , solicitó ante DNPI la inscripción del registro marcario STARLINK (denominativo), obrante a fs. 3 AA. Ante esto, la actora titular de la marca mixta S SAFELINK que identifica la clase internacional 9, se opuso a la solicitud (fs. 8 y ss. AA). Habiéndose evacuado la vista (fs. 18 y ss. AA), se produjo el informe de Asesoría , en el cual se aconsejó desestimar la oposición deducida y conceder el registro solicitado (fs. 26 y ss. AA). En tal sentido , fue dictado el acto de marras por el cual la DNPI resolvió conceder el registro de la marca STARLINK (denominativa) Acta No. 501.031, a favor de SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP., para cubrir los productos y servicios personalizados comprendidos en las clases internacionales 9, 38 y 42 (fs. 31 y ss. AA). VI) Análisis de los agravios. Por lo que se expone a continuación, el Tribunal considera corresponde la confirmación del acto. Para arribar a tal conclusión , corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo. La comparación claro está, es a fin de determinar si a los ojos del juzgador los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. Como ha dicho el Tribunal el riesgo de confusión, corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle ”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46. Subrayado propio). En la especie el Colegiado, por lo que se expone a continuación, considera que tal extremo no se verifica. Primero, debe tenerse presente que en la única zona de identificación de productos compartida de la clase internacional 9, al apreciarse de acuerdo con la impresión de conjunto que genera la observación de la solicitada enfrentada a los antecedentes invocados, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del consumidor, tanto ortográfica como fonéticamente, surgen las diferencias suficientes con la pre registrada, de acuerdo a lo requerido legalmente (conforme al art. 6 de la Ley No. 17.011). Esto porque fonéticamente no resultan iguales y, conceptualmente, tampoco lo son, dado que a pesar de que ambas terminan en “LINK”, una comienza con “SAFE” - seguro refiriendo a una cualidad, y, el otro a una cosa “STAR”- estrella. Por lo que, desde ese punto de vista, no se advierte que exista riesgo de confusión para el consumidor, aunque compartan la terminación y muchas de sus letras. Segundo, si bien la marca “STARLINK” es denominativa (fs. 6 AA), no sucede lo mismo en el caso de “S SAFELINK”, que, como surge a fs. 13 de AA, es de naturaleza mixta teniendo un logo que lo identifica. Por ende, al considerar dicho aspecto el eventual riesgo de confusión entre las marcas se ve aún más disminuido. Tercero, al observar el informe de antecedentes de fs. 16 AA , la conclusión anterior se refuerza. Esto porque, como bien se releva en el informe de asesoría del 23.11.2022 “existen muchas marcas registradas en la clase internacional 9, a favor de diferentes titulares, que también incluyen la partícula final “LINK”; como ser, a vía de ejemplo, las marcas TP-LINK, I.LINK, D-LINK, VOLVO LINK, 88 LINK, JDLINK, BLUELINK, LIBRELINK , ALTALINK, MIRRORLINK, VERSALINK, PRIMELINK, entre otras más.- Incluso dicha expresión “LINK” (del inglés “unir, vincular, conectar con”), para productos de la clase internacional 9, es descriptivo de uso general y además carece de fantasía” (fs. 26 y ss. AA). En cuarto y último lugar, parece evidente que el consumidor eventual en relación a las clases 9, 38 y 42, desde que alcanzan productos o servicios -en su mayoría científicos, de investigación o tecnológicos -, podría ser calificado de especialmente atento. En tal sentido , BUGALLO ha manifestado que: “Para analizar la confundibilidad entre signos marcarios, además de las reglas que la doctrina enuncia tradicionalmente, se parte desde la mirada del “comprador discriminador” o “discriminating purchaser”. Ello implica analizar la cuestión calificando el perfil del comprador del producto y determinando lo más cercanamente posible su específica capacidad de atención y diferenciación o discernimiento.” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual en el Uruguay. Edición revisada, actualizada y complementada, Año 2024, p. 61). De tal modo, resulta razonable considerar que el consumidor del caso no será indiferente al momento de seleccionar un producto de una marca u otra. En función de lo dicho, se concluye en que los agravios expuestos por la parte actora no resultan de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada N o. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024: art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista a en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dra. Rodríguez. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).