Sentencia Sentencia N° 316/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de agosto de 2025 Nº 316 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “MEGA LABS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 6/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con fecha 21.9.2022. Por la misma, se resolvió desestimar la solicitud de registro de marca ROZELAIC, presentada bajo expediente No. 498148, a favor de MEGA LABS S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 3 (fs. 13 vto. AA y fs. 7 infolios). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 26 y ss. , repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 1220/2024 (fs. 32); y si bien resultó noticiada del pleito (fs. 35 y vto.), LA ROCHE POSAY LABORATORIE DERMATOLOGIQUE, no compareció en el presente proceso. III) Fue abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 2829/2024 (fs. 37), y ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 3587/2024 (fs. 41), las partes los produjeron a fs. 43 y ss. IV) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 515/2024, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 50 y ss.). V) Por auto No. 5333/2024 (fs. 53) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, con fecha 21.9.2022. Por la misma se resolvió desestimar la solicitud de registro de marca ROZELAIC, presentada bajo expediente No. 498148, a favor de MEGA LABS S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 3 (fs. 13 vto. AA y fs. 7 infolios). En su escrito inicial, sostuvo que, una vez solicitado el registro marcario de marras, se formuló oposición de oficio en base al registro de la marca ROSALIAC (denominativa), en la clase Int. 3, de LA ROCHE - POSAY LABORATORIE DERMATOLOGIQUE. Sin embargo, dijo que el titular de la marca citada no formuló oposición, lo que determina que no se considera lesionado por la posible coexistencia de estos signos. Entendió que, en el caso, las marcas en pugna “ROZELAIC - ROSALIAC”, presentan diferencias suficientes lo que impedirá que el público consumidor asocie estos signos como provenientes de un mismo origen empresarial. Además, el consideró que el consumidor de productos de la citada califica como discriminador, lo que seguramente no afectará la coexistencia de las marcas en cuestión. Citó doctrina, jurisprudencia, así como dictámenes de la Administración en apoyo de su argumentación. Fundamentalmente, hizo hincapié en la coexistencia de las marcas CHERRY y CHERY. Así, expuso que la confundibilidad es diferente de la identidad o de la similitud: puede haber identidad o similitud y no confundibilidad y; el hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nuev a marca en beneficio de la más antigua. Concluyó que, analizados los signos en pugna, se observan entre ellas las diferencias necesarias que determinan la registrabilidad del signo solicitado por MEGA LABS S.A., sin riesgo de confusión para el consumidor ni lesión alguna para LA ROCHE -POSEY LABORATORIE DERMATOLOGIQUE. II) Corrido el traslado de rigor , la Administración demandada expresó que la oposición de oficio al registro solicitado, fue resuelta por resolución de 9.12.2020, en virtud de lo dispuesto en los arts. 6 y 22 de la Ley No. 17.011. En el caso, estimó que, si se compara el signo solicitado con el pre - registrado, se verifica que son confundibles del punto de vista gráfico y fonético. Consideró que las expresiones ROZELAIC y ROSALIAC, además de visualizarse prácticamente idénticas, fonéticamente tienen la misma sonoridad. Por otra parte, cabe destacar que, los signos referidos comprenden la misma clase 3. Sumado a lo anterior, destacó que ambas marcas son denominativas. A lo que se suma que se componen de un único término, prácticamente idéntico, no existiendo otros elementos que contribuyan en la diferenciación, lo que hace aún más factible la confusión. Adicionalmente, no son términos de sencilla pronunciación, lo que juega en contra a la hora de solicitar el producto, en tanto determinaría que cuando el consumidor lo solicite, termine adquiriendo el otro. En suma, el consumidor los nombrará de igual manera en ambos casos. Aludió a los criterios de apreciación de la confundibilidad pautados por la doctrina y jurisprudencia y resaltó que el antecedente que cita la parte actora (CHERRY y CHERY) no es trasladable al presente. Arguyó al respecto que se trata de productos de otras clases internacionales, que comprenden otras características y de un público consumidor altamente selectivo en virtud del valor de dichos productos. Dado que la sentencia puede afectar derechos de terceros, de conformidad con lo previsto por el art. de la Ley No. 20.010, solicitó se confiera traslado de la demanda a LA ROCHE POSAY LABORATORIE DERMATOLOGIQUE, empresa que no compareció. En definitiva, solicitó el rechazo de la acción movilizada III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volició n encausada le fue notificada a la actora el 27.9.2022 (fs. 8), por lo cual, interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 7.10.2022 (fs. 14 y ss. AA). Por resolución de fecha 2.6.2023, la DNPI mantuvo la recurrida (fs. 20 AA); y por resolución de 26.12.2023, el MIEM, en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó el recurso jerárquico (fs. 34 y vto. AA). Este último acto le fue notificado a la actora con fecha 12.1.2024, según consta de actuación electrónica im presa agregada a fs. 12 del expediente principal. La demanda anulatoria que da inicio a este proceso, fue interpuesta útilmente el día 1.2.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 23). IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. V) Antecedentes relevantes. Tal como consta a fs. 2 y ss. AA, MEGA LABS S.A. solicitó el registro de la marca denominativa ROZELAIC, para proteger la totalidad de los productos de la clase internacional 3. Publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, se dedujo oposición de oficio, por resolución de 9.12.2020, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas en atención al pre registro de la marca ROSALIAC, cuyo titular es LA ROCHE -POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE que protege la misma clase 3 (fs. 6 vto. AA). Conferida vista al solicitante, la evacuó por escrito que luce agregado a fs. 7 y ss. AA, peticionando se conceda el registro solicitado. La Asesoría Letrada de la DNPI, por informe de 14.9.2022 , entendió pertinente mantener la oposición de oficio y desestimar la marca solicitada para la clase 3, en aplicación de los arts. 6 y 34 de la Ley No. 17.011 (fs. 12 y vto. AA); lo que fue compartido por la Directora de la Asesoría Letrada por informe de 15.9.2022 (fs. 13 AA). Finalmente, con fecha 21.9.2022, recayó el acto desestimatorio que aquí se procesa (fs. 13 vto. AA). VI) Examen de los agravios. Pues bien, como tantas veces ha dicho este Tribunal, en estos casos impregnados de subjetividad, corresponde la consideración de los signos en pugna a los efectos de realizar el examen comparativo. Tal comparación es siempre a fin de determinar si, a los ojos del juzgador, los signos ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia sin generar distorsiones entre el conjunto de derechos en juego. El riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente difer entes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Como expresa BUGALLO “Las marcas que se quieran registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° LM, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma:” evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De modo que, la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre marcas y signos en trámite de registro marcario en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: frente a marcas de los mismos productos o servicios; o frente a marcas de productos o servicios concurrentes.” (…) ” En pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden e nunciarse de la siguiente forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las cl aras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios.” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual. FCU, 2006. Págs. 73 y 74, subrayado propio). En el caso la comparación debe realizarse entre, ROZELAIC (solicitada) y ROSALIAC (pre -registrada), y efectuada la misma, el Colegiado considera que las mismas resultan confundibles, esencialmente desde el punto de vista gráfico y fonético. Ha de resaltarse que ambos registros cuestionados, son “denominativos”, es decir, que no existe otro parám etro de comparación (gráfico o figurativo) que permita aportar disimilitud. Por tanto, en el examen debe estarse a las letras que conforman los términos, esto trata entre otros factores, de su posicionamiento, raíz y desinencia. En tal sentido , se comp arte lo expuesto por la Asesoría Letrada, cuando señala que: “En el orden de cómo está escrito el término de cada una de ellas, podemos apreciar que fonéticamente suenan muy similares: ROZELAIC (solicitada) y ROSALIAC (registrada). Asimismo, los términos terminan en sílabas casi idénticas y comienzan con la sílaba RO, ambas” (fs. 12 vto. AA). En base a lo anterior , el Tribunal estima que las marcas en pugna, a golpe de vista albergan una hipótesis confusionista, en tanto resultan muy parecidas del punto de vista ortográfico, visual y fonético. A ello se suma que la clase 3 comprende: “productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar”. (Vide Clasificación de Niza), artículos que no hablan necesariamente de un “consumidor atento y selectivo”, como invoca la parte actora. Por el contrario, podría tra tarse de productos de consumo masivo, habida cuenta de que la marca se solicita para la totalidad de la clase de referencia. En tal caso, la apreciación de las diferencias disminuye sustancialmente al posicionarse ante un consumidor medio o masivo. Por último, con relación al caso que invoca la actora en su demanda relativo a la coexistencia de las marcas CHERRY y CHERY y los argumentos de la Sentencia No. 536/2011, de la lectura del fallo, se advierte que dicho extremo no le resulta favorable a su interés. Por el contrario, como bien señala la demandada, a diferencia del presente caso, aquel: “ trata de productos de otras clases internacionales, que comprenden otras características, y de un público consumidor altamente selectivo en virtud del valor de d ichos productos ” (fs. 29 vto. infolios). En definitiva y a partir de los argumentos señalados, el Tribunal estima que la Administración concluyó razonable y legítimamente que en el caso se verifica el riesgo de confusión, por lo cual los agravios expuesto s por la actora no resultan de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).