Sentencia Definitiva N° 461/2004

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de agosto de 2004. No. 461 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ S.A.I.C. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 323/02). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 23-27), contra la Resolución de fecha 28/12/2000, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se desestimó el registro de la marca “VASCO VIEJO” Acta No. 281.106, para distinguir la totalidad de los productos de la clase internacional 33. Aduce, en síntesis, que la Administración entendió que la marca propuesta “VASCO VIEJO” resultaba confundible con la marca “LOS VASCOS”; que sin embargo y tal como se aprecia, se trata de signos diferentes y diferenciables entre sí, tanto desde el punto de vista conceptual como fonético y gramatical; que el hecho que presenten algún elemento en común no determina la imposibilidad de su pacífica coexistencia en el registro y/o en el mercado. Agrega que en el caso de autos nos encontramos, no sólo ante dos signos que presentan entre sí las diferencias exigidas por nuestra legislación marcaría sino que, en atención al tipo de producto que distinguen, se dirigen a un consumidor atento y discriminador; la actora destaca además que es titular de la marca “VASCO VIEJO” en la República Argentina y, en consecuencia, se hace de aplicación lo dispuesto por el art. 6 quinquies del Convenio de París; que dicho Convenio fue ratificado por nuestro país por Ley No. 14.910 de fecha 19/7/79. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 33), expresa que corresponde que la presente acción sea desestimada en atención a que la Administración ha procedido en la especie conforme a derecho; que ello se fundamenta en que la marca en cuestión, no exhibe las claras diferencias requeridas por el art. 6º de la Ley No. 17.011 respecto del signo prerregistrado “LOS VASCOS”, por lo que se estima que es posible que exista confusión. III) Se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 42; alegaron las partes por su orden, fs. 44-45 y 48, respectivamente; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 504/2003), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los presupuestos exigidos por las normas respectivas para que pueda entrarse al fondo del asunto. II) Se procesa la Resolución de la DNPI, de fecha 28/12/00, en virtud de la cual se deniega el registro de la marca “VASCO VIEJO” (Acta 281.106), para distinguir los productos de la Clase Int. 33 (A.A., pieza A, fs. 25/27), que fuera mantenida a fs. 36 y confirmada en la vía jerárquica a fs. 42. Fundando sus agravios, dijo la parte actora: La marca solicitada fue desestimada en virtud de lo establecido por el dictamen de la Asesoría Técnica de la DNPI, que estableció: “De acuerdo con oposición de particular, el signo a examen no es registrable. En efecto, el mismo resulta fonética e ideológicamente confundible con el prerregistrado, tanto en el mercado como en el registro, al no observarse claras diferencias entre ambos, lo que induce a error al consumidor medio, de acuerdo a lo previsto en el art. 6 de la Ley 17.011...” (A.A., pieza A, fs. 23). Entonces la Directora de la DNPI entendió que la marca propuesta -“VASCO VIEJO”- resultaba confundible con la marca registrada “LOS VASCOS”. Sin embargo, tal como se aprecia se trata de signos diferentes y diferenciables entre sí, tanto desde el punto de vista conceptual como fonético y gramatical. Además, el hecho que presenten algún elemento en común no determina la imposibilidad de su pacífica coexistencia en el registro y/o mercado. Dependiendo la posibilidad de confusión de la naturaleza del producto o servicio, el consumidor prestará mayor o menor atención a aquello que está adquiriendo. Es posible concluir que el consumidor de bebidas alcohólicas presta especial atención al producto que adquiere, atendiendo muy especialmente al origen del producto. Adicionalmente, cabe destacar que Bodegas y Viñedos López SAIC es titular de la marca “VASCO VIEJO” en la República Argentina y, en consecuencia, se hace de aplicación lo dispuesto por el art. 6 quinquies del Convenio de París. Todo lo señalado, expresa, conduce a concluir en la registrabilidad de la marca solicitada. III) La cuestión a decidir consiste en determinar si existe confundibilidad entre la marca solicitada y la marca registrada para la misma Clase. Contrariamente a lo dictaminado por el Sr. Procurador (fs. 50/50v.), el Tribunal, en mayoría, estima que corresponde anular el acto impugnado, accediendo al registro de la marca “VASCO VIEJO”, tal como pretende la firma accionante. La actora funda sus agravios en varios aspectos, a saber: a) no confundibilidad de ambas denominaciones; b) la naturaleza del producto y el tipo de consumidor a que está destinado; y c) el registro de la marca solicitada en Argentina, Brasil y Paraguay. Sobre el primer punto, cabe considerar que aplicando los criterios aceptados en doctrina y jurisprudencia, el análisis de los signos enfrentados debe realizarse tomando en cuenta cada marca en su conjunto, sin separar o dividir los términos que la componen. Por este motivo, la sola existencia de un elemento común, como sucede en el caso con el sustantivo “VASCO”, no habilita a sostener la identidad entre los referidos signos marcarios, porque la impresión de conjunto que se produce es claramente distinta, en tanto, en un análisis sucesivo, la similitud gráfica y fonética de uno de los términos, si bien dotado de fuerza distintiva, no resulta decisivo para producir confusión en el consumidor medianamente atento. En efecto, las marcas “LOS VASCOS” (registrada) y “VASCO VIEJO” (solicitada), son diferentes en el plano ortográfico -donde sólo coincide el sustantivo-, fonético y conceptual o ideológico, lo cual a juicio del Tribunal posibilita su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo alguno de confusión directa. IV) Asimismo, debe tenerse en cuenta para la valoración del posible riesgo de confusión, que en ambos casos se trata de productos de la Clase Int. 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas), y por tanto, como ha sostenido reiteradamente el Tribunal, son productos que están destinados a un consumidor atento y discriminador, poco proclive a la confusión. Es evidente que el consumidor de este tipo de productos no se verá afectado por la coexistencia en el mercado de las marcas “VASCO VIEJO” y “LOS VASCOS”, ya que en la elección del producto seguramente habrá de considerar otro tipo de factores, especialmente cuando se trata de vinos, como aparentemente es el caso de las firmas titulares de las marcas enfrentadas. V) Por último, y no por ello de menor relevancia, cabe sostener que en virtud de surgir acreditado que la marca “VASCO VIEJO” ha sido registrada en la República Argentina (país de origen) y también en los restantes países del Mercosur (Brasil y Paraguay), devienen aplicables el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur (aprobado por ley No. 17.052, de 14/12/98) y lo dispuesto por el art. 6 quinquies del Convenio de París, en virtud de que, por las razones expuestas anteriormente, no existe violación de derecho de terceros, adquiridos en el país donde la protección se reclama. Por tales fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Anulando el acto impugnado. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $14.000 (pesos uruguayos catorce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi (d.), Dr. Brito del Pino, Dr. Rochón (r.), Dra. Battistella. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Baldi: discorde por los siguientes fundamentos: El suscrito comparte el criterio de opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo sobre el punto, cuando señala en su dictamen, que entre la marca prerregistrada LOS VASCOS y la solicitada VASCO VIEJO no existen las claras diferencias gráficas y fonéticas que requiere el ordenamiento jurídico. Además, como también se destaca por la Procuraduría “La denominación VASCO VIEJO para los mismos productos bien puede llevar al consumidor a pensar que es una categoría o una clase de vino “viejo” de la empresa que tenía registrada la denominación LOS VASCOS” (fs. 50v. de autos). Sin perjuicio de la explicitación precedente, se entiende que si bien el argumento más importante de la accionante radica en la aplicación de lo dispuesto en el Art. 6 quinquies del Convenio de París, porque está acreditado en la causa que es titular de la marca VASCO VIEJO en la República Argentina. En el caso, sin embargo, a juicio del suscrito, no se logra enervar los motivos que en nuestro país son obstáculo para el registro, ya que la marca “viola los derechos de terceros adquiridos en el país donde la protección se reclama”. En efecto, no logra superar la limitación impuesta, como se pretende, pues es indudable que existe entre las marcas en pugna una identidad fonética e ideológica susceptible de posibilitar la confusión entre ambas, principalmente respecto de un mismo origen común, que impide la coexistencia pacífica en el registro marcario. Si bien es cierto que la marca es indivisible y que además, en los consumidores de bebidas alcohólicas el adquirente es uno de los más selectivos, no se puede negar que el elemento común entre ambas marcas radica en el más significativo y distintivo de los términos, que es VASCO. Entonces, como señala el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, citado supra, el consumidor puede pensar que Vasco Viejo es una categoría de vino de los “vascos”.