Sentencia Definitiva N° 293/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de agosto de 2025 Nº 293 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 70/2023). RESULTANDO : I) DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A., representada por la Dra. Agustina Fernández , compareció a fs. 8 promoviendo acción de nulidad contra el Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto de la Resolución s/n d e 29 de abril de 2022 dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el registro de la marca PEDIDOSYA PAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 36, sin derechos privativos, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 48). Sostuvo que corresponde aplicar a su favor la presunción simple legal establecida en el artículo 6 de la Ley N.º 15.869, en la redacción dada por el art. 4 1 de la Ley N.º 17.292, ante la falta de pronunciamiento de la Administración. Indicó que PEDIDOSYA es la compañía líder en entregas a domicilio online en Uruguay en el resto de América Latina, y relacionó las marcas de las que es titular, que son de noto riedad y cuentan con significación secundaria. Manifestó que el acto impugnado es ileg ítimo por la inexistencia de motivos para conceder la marca sin derechos privativos sobre los términos que la componen y la falta de motivación del acto administrativo . Así, a su entender, la resolución incurre en una situación de exceso de poder. II) El Ministerio de Industria, Energía y Minería representado por el Dr. Milton Fuentes, contestó la demanda abogando por su rechazo (fs. 56 a 58). Expresó que el accion ar administrativo se ajustó a la normativa vigente aplicable en la materia. Estamos frente a un servicio de pagos inmediatos y todos los términos en cuestión son de uso general y no es posible su apropiación por alguna empresa: “PEDIDOS YA” indica el cumplimiento inmediato de una solicitud y el término “PAY” significa “pagar” en inglés. La demandada se remitió al dictamen de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el que se indicó que los términos “PEDIDOS YA” no pueden conferirse con derechos privativos, dado que se trata de términos comunes y vulgares, que se utilizan en el comercio, genéricos, tanto para los consumidores como para los empresarios para distribuir productos a través de los servicios a prestar e incluidos en las clases internacionales 36. En cuanto al término “PAY” , no puede conferirse con derechos privativos para la clase solicitada, porque resulta descriptivo de los servicios de la clase solicitada que comprende operaciones financieras monetarias. Finalmente indicó que el a gravio de marca notoria no corresponde porque se analiza la hipótesis del artículo 7 de la Ley Nº 17.011, no estando en una situación de intento de registrar un signo parecida a una marca notoria. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto Nº 2040/2023 (fs. 60), las partes ofrecieron prueba de fs. 62 a 104. IV) Las partes alegaron en el plazo común de 15 días (fs. 111 y 113 a 122 vto.). V) Conferida vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Dra. Silvana Nessar , en su carácter de Procuradora del Estado Adjunta, aconsejó se anule el acto solamente, en tanto concedió el registro marcario sin derechos exclusivos sobre el término PEDIDOSYA, confirmándolo en los re stantes contenidos, en Dictamen Nº 295/2024. VI) Por Decreto Nº 2726/2024 , se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por mayoría, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, anulará parcialmente el acto en lo que respecta a la no concesión de derechos privativos sobre el término “PEDIDOSYA”, confirmando el resto. II) Desde el p unto de vista formal, se cumplió adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, y arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). III) La pretensión anulat oria se dirige contra la Resolución s/n de 29 de abril de 2022, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el registro de la marca PEDIDOSYA PAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 36, sin derechos privativos sobre los términos que la componen conforme el artículo 7 de la Ley Nº 17.011 (fs. 47 vto. a 48). El objeto de decisión consiste en determinar si resultó ajustad a a Derecho la concesión del registro “PEDIDOSYA PAY” a la actora , para proteger los servicios por la clase internacional Nº 36 sin derechos privativos sobre los términos que la componen, conforme con lo establecido en el art. 7 de la Ley N° 17.011. Surge de la actuación administrativa, que la actora solicitó el registro de la marca “PEDIDOSYA PAY” para distinguir los productos y servicios correspondientes a la clase Nº 36 (fs. 41). Al respecto, el informe de concesión indicó que “ Los términos “PEDIDOS YA” no pueden conferirse con derechos privativos dado que se trata de términos comunes y vulgares, que se utilizan en el comercio, genéricos tanto para los consumidores como para los empresarios para distribuir productos a través de los servicios a prestar incluidos en las clases internacionales 36. En cuanto al término “PAY” (del inglés: PAGA) no puede conferirse con derechos privativos para la clase solicitada (…) resulta descriptivo de los servicios de la clase solicitada 36, siendo que esta clase comprende “OPERACIONES FINANCIERAS, MONETARIAS” entre otros servicios; este término describe, ofrece una imagen o idea completa de estos” (fs. 47 vto.). La Corporación, en mayoría, considera que el actuar de la Administración resultó ilegítimo en lo que refiere a la negativa de conceder derechos privativos con respecto al término “PEDIDOSYA”, en tanto el acto se encuentra viciado por una motivación inexacta. Como surge del registro de solicitud, la actora solicitó el registro de marca de “PEDIDOSYA PAY” (fs. 4 1), por lo que el único desmembramiento que puede hacerse es el de “PEDIDOSYA” respecto de “PAY”, no correspondiendo desmembrar el primer término en dos “PEDIDOS” y “YA” cómo ilegítimamente hizo la demandada en el informe de asesoría y al adoptar la resolución. La marca “PEDIDOSYA” -considerada de forma íntegra , como es debido- no es un término común y vulgar que se utilice en el comercio, ni genérico para los consumidores y empresarios para distribuir productos a través de servicios, ni está comprendida e n las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4 de la Ley Nº 17 .011, como dispuso la Administración. Para arribar a dicha conclusión, la Administración desglosó indebidamente la marca en dos términos, “PEDIDOS” y “YA” apartándose de la marca cuyo registro se solicitó, por lo que el acto adolece de una motivación inexacta al negar otorgar los derechos privativos respecto de dicho término. El Tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse en este sentido en Sentencia Nº 116/2025: “Para el Colegiado en mayoría ocurre que en el caso el obrar administrativo resultó ilegítimo, en tanto como surge del informe de asesoría de fecha 2.5.2022 y se reitera en la contestación, PEDIDOSYA, la marca solicitada de registro fue descompuesta indebidamente por parte de la Administración a los efectos de su apreciación. En efecto, esta expresión trata de un único término, por lo que cabe compartir el criterio sustentado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a lo que señaló invocando un pronunciamiento anterior. En particular razón de que la actora no solicitó el registro de la marca “PEDIDOS YA”, como se señala erróneamente, sino la única expresión PEDIDOSYA. De tal modo no puede el registrador descomponer términos de la marca cuyo registro se solicita, provocando así un efecto o consecuencia no deseada, ya que el término aludido en el caso no resulta de uso común, genérico ni tiene traducción de otro idioma, por lo que no se encuadra dentro de las hipótesis de la normativa en la que se basó la decisión. Debido a ello, el Tribunal considera que corresponde la anulación de la porción del acto únicamente en lo relativo a la no concesión de derechos privativos sobre el término PEDIDOSYA.” En la misma línea, en Sentencia Nº 507/2024, el Tribunal expresó sobre la marca “VETPLUS”: “no corresponde a efectos de su análisis, el desmembramiento del término, como lo hace la Administración demandada. Sabido es que la marca debe ser apreciada en su conjunto, sin descomposiciones. Y, en la emergencia, el vocablo en inglés “PLUS” no aparece disociado como un término independiente. De manera que asiste razón a la actora cuando reafirma que no corresponde analizar por separado la distintividad de la porción “VET” o de la porción “PLUS”. No fue lo que se pretendió registrar, sino el término unido “VETPLUS”. Por tanto, resulta ilegítimo denegar derechos privativos sobre un término -disgregado- que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En esa línea de razonamiento y en concept os que resulta oportuno revalidar, el Tribunal, en sentencia Nº 626/2015 resaltó: “La marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada, y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). De acuerdo con tales postulados, el término en inglés “SKIN” no aparece disociado en el conjunto marcario solicitado como un término independiente, y no es lo que se pretende registrar, por lo cual resulta a todas luces incorrecto el denegar derechos privativos sobre un término que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En consecuencia, no se comparte el criterio expuesto por la DNPI en la contestación de la demanda, así como tampoco el dictamen del Sr. Procurador del Estado, en cuanto éstos efectúan un desmembramiento del signo marcario, disociándolo en dos términos constitutivos: “THERA” y “SKIN”, cuando no es ello lo que se pretende registrar por la actora, desde que surge de la solicitud de fs. 3 A.A. que la denominación de la marca es “THERASKIN” (todo junto), tal como surge del logo y del recuadro de abajo donde se exige “indicar denominación”, además de que el nombre comercial de la empresa es también “THERASKIN”, lo mismo que la razón social de la actora (THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA.). En razón de lo expuesto, se entiende que la situación de autos no es susceptible de ser encuadrada dentro de las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley 17.011, resultando ilegítimo del acto impugnado”. En el caso, el término “PEDIDOSYA” es un neologismo, que denota originalidad y es distintiva. La marca de marras cuenta con la nota de “fantasía” exigida por la normativa, entendida como “el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o , por la ausencia de relación y, por ende, peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger” (Cfme. MERLINSKI -SALAVERRY; “Las marcas en el Uruguay”, pág. 23). En definitiva, sin realizar el desmembramiento ilegítimo de la marca que hizo la Administración, resulta ilegítima la negativa al otorgamiento de derechos privativos con respecto de “PEDIDOSYA”. IV) Por último, el término "PAY" debe analizarse de forma separada a "PEDIDOSYA", ya que así lo solicitó la actora. El término “PAY” constituye un vocablo común en el idioma inglés que significa "paga" y, por ende, carece de distintividad y originalidad, encontrándose sujeto a las prohibiciones de la Ley Nº 17.011, específicamente en relación a términos descriptivos y de uso común, máxime considerando que el término puede ser de aplicación y descriptivo de muchos de los productos y servicios incluidos en la Clase en cuyo registro se solicita (N° 36). Al respecto, se comparte lo expresado por la Administración en informe de concesión: “En cuanto al término “PAY” (del inglés: PAGA) no puede conferirse con derechos privativos para la clase solicitada ” (…) “resulta descriptivo de los servicios de la clase solicitada 36, siendo que esta clase comprende “OPERACIONES FINANCIERAS, MONETARI AS” entre otros servicios; este término describe, ofrece una imagen o idea completa de estos” (fs. 47 vto.). Por los fundamentos y textos normativos expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría: FALLA : Ampárase de modo parcial la pretensión anulatoria y , en su mérito, declárase la nulidad sobre la porción del acto que no concede derechos privativos sobre el término “PEDIDOSYA” en los términos indicados en el Considerando III. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023 y su modificativa Nº14/2024: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett (d.), Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dra. Selva Kle tt DISCORDE: En cuanto corresponde confirmar el acto impugnado. En el caso, la discusión se centra en el análisis de la legitimidad de lo resuelto por la DNPI al no otorgar derechos privativos respecto de los términos que componen la marca mixta: “PEDIDOSYA PAY”. Sobre la cuestión cabe remitir a las consideraciones dadas en la discordia emitida en la Sentencia N° 116/2025, donde se discutió análoga cuestión en lo que refiere a la marca “PEDIDOSYA MARKET”. En tal oportunidad, en términos de pacífi ca y entera aplicación en obrados, se señaló que: “A efectos de una aproximación al tema cabe remitir a las sentencias del Tribunal N° 663/2022 y N° 115/2023 que denegaron la oposición de PEDIDOS YA S.A. al otorgamiento de las marcas: MI FARMACIA YA! y SERVICIOS YA! respectivamente. En dichas sentencias, si bien se abordó la temática de la confundibilidad, los registros, dado la utilización de denominaciones comunes, fueron otorgados sin derechos privativos. Por su parte, la cuestión, en lo que refiere a la no concesión de derechos privativos sobre términos comunes, ha sido recientemente analizada por el Tribunal que ha confirmado el no otorgamiento de derechos privativos en relación a la marca “FRESH MARKET”. En tal oportunidad se refirió, con fundamentos trasladables a obrados que “ se comparte con la demandada que los términos individuales que componen a la marca de la actora no pueden ser apropiados por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no puedan ser utilizadas por otras empresas” (sentencias Nro. 341/2024, 462/2024, 482/2024, 515/2024 y 535/2024). Similar criterio surge de la sentencia Nro. 101/2025, donde la Corporación consideró ajustado a Derecho he adoptado el no otorgamiento de derechos privativos sobre el registro “DeliBest”. Al respecto, en razonamientos aplicables a la dilucidación del presente caso, se indicó que: “La Ley No. 17.011, en su artículo 4º, prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. Se trata de denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse, con idéntica finalidad, a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades (…) Fundamentaba sobre este tópico la Corporación, en entendimientos que aquí cobran especial relevancia, “la presentación gráfica de la marca “SKINMEN”, también en la marca “DERMASHOCK” tiene una grafía particular, que es la que precisamente ambienta la escindibilidad del signo, puesto que de la mera observación del logo que la identifica (fs. 2 AA) puede apreciarse que ambos términos (“DERMA” y “SHOCK”) aparecen claramente diferenciados por un distinto tipo de letras, y por consecuencia es la propia grafía del signo la que coadyuva a ello, por cuanto “cada uno” de los términos se encuentra claramente identificado con un tipo de letra especial. En consecuencia, así como ocurría en el expediente anterior con los términos “SKIN” y “MEN”, también los vocablos “DERMA” y “SHOCK” parecen ser indicativos de los productos que se pretende proteger dentro de la clase 3 (como ser los productos de perfumería, jabones, aceites esenciales o cosméticos) y, por tanto, por más que aparezcan unidos en la marca cuyo registro solicita la accionante (“DERMASHOCK”), los términos que conforman el signo marcario en cuestión no parecen revestir las notas de distintividad, novedad y fantasía requeridas para concederle un uso privativo”. (Cf. Sentencia No. 346/2016). (…) Los términos cuestionados expresan cualidades esenciales de los productos que protegen, haciendo especial referencia a la calidad de lo que se ofrece. Por tanto, no puede pretenderse su propiedad en exclusividad”. Finalmente, no puede dejar de observarse que el registro no fue denegado, sino que fue otorgado, lo que hace a la protección y distintividad del signo marcario. Ello, no se ve alterado por el no otorgamiento de derechos privativos sobre los términos que componen el signo, lo que resulta acorde al equilibrio fundado en la ley de marcas, en lo que refiere a la utilización de expresiones ordinarias, o del lenguaje común, como signos marcarios. Por lo tanto, los términos que integran el conjunto marcario ingresan en la prohibición contenida en el artículo 4º, numerales 9 a 12 de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998, por lo que su concesión, sin derec hos exclusivos, resulta ajustada a la regla de Derecho”.