Sentencia Interlocutoria N° 157/2025

Montevideo, 18 de agosto del 2025. SENTENCIA Nº 157/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ Ford M otor Company contra Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad” (Ficha: 326/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por Ford Mo tor C ompany ( “Ford”) en relación con la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que le concedió el registro de la marca “Mustang Mach E” sin derechos privativos respecto a los términos “Mach” y “E” (fs. 3); el 23 de agosto del 2024. 2) En su demanda, la actora manifiesta que la decisión recurrida es ilegítima. Para ello, explica que los términos Mach y E no conf orman términos técnicos, comerciales , vulgares, genéricos ni usuales, pero que sí conforman notoriedad como parte de la marca identificatoria de ve hículos eléctricos de Ford (fs. 14 vto. y 15). Al respecto, sostiene que se trata de un “elemento de un modelo específico de alta gama” que se ha consolidado . A su vez, destaca que en la clase 12 no existe o tra marca de autos que contenga el t érmino “Mach” (fs. 15) y que éste “posee carácter distintivo en su conjunto ” (fs. 15 vto.) . Asimismo, sostie ne que ex cluir l os derechos privativos a su respecto resulta arbitrario e injustificado; puesto que el “signo ‘Mustang Mach E’” posee la originalidad y distintividad exigidas (fs. 16). Además, su otorgamiento no limita la libertad de otras marcas, siempre que no se imite ésta en su totalidad (fs. 16 vto.). 3) Conferido traslado por Decreto N° 564/2025, se presentó el Ministerio de Industria , Energía y Minería ( “MIEM”), a contestar la demanda , defendiendo la legitimidad del acto (fs. 23). Al respecto sostiene que el acto ha sido acorde a derecho puesto que los términos se encuentran co mprendidos en las pro hibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley 17.011 (fs. 24). En efecto, entiende que los signos carecen de distintividad puesto que , en la clase 12, “E” refiere a “eléctrico” y “Mach” hace “referencia a la velocidad ” (fs. 26 , 28 a 29 ), agregando que no hay “notoriedad” y que, si la hubiere, sería irrelevante (fs. 27). Por lo que considera que los términos “Mach” y “E” deben continuar disponibles para su uso; sin perjuicio de proteger al conjunto “Mustang Mach E”, no correspondiendo otorgar exclusividad respecto de los últimos dos términos en forma separada (fs. 27 vto.) en tanto son signos descriptivos (fs. 29). Por tanto, entiende que la marca se ha otorgado correctamente (fs. 31). 4) Por Decreto N ° 808/2025, se admit ió la contestación y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la demandada ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportado s y las resultancias de autos (fs. 39); mientras que la actora se presentó (fs. 78) aportando prueba documental que obra de fs. 41 a 77. 5) Luego, por Decreto N° 998/2025 se confirió el plazo común para le ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 82). En su mérito, estos autos fueron puestos al despacho el 14 de agosto, a los efectos del dictado de la presente sentencia interlocutoria. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y la contradicción (art. 3 lit. d y f) , por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 23 de agosto del 2024 en el expediente N° 562328 fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse entorno al siguiente objeto: si los caracteres “MACH” y “E” revisten la originalidad, distintividad o notoriedad suficientes para admitir su registro con derechos exclusivos o si , en cambio, tal exclusividad incurre en casuales de nulidad. 3) En función de ello, corresponde en esta instancia pronunciarse respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b), conteniendo el expediente 2025-8-4- 0000134-5. Asimismo, se hace lugar a la prueba documental aportada por la actora de fs. 41 a 77, agregándose. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 23 de agosto del 2024 en el expediente N° 562328 fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. 2. Establecer el objeto de la prueba en si los caracteres “MACH” y “E” revisten la originalidad, distintividad o notoriedad suficientes para admitir su registro con derechos exclusivos o si , en cambio, tal exclusividad incurre en casuales de nulidad. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos, y se agrega la documental de fs. 41 a 77. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para disponer sobre la continuación del trámite.