Sentencia Definitiva N° 253/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de junio de 2025. No. 253 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA ” (Ficha No. 684/2023). RESULTANDO : I) Que compareció SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. representada por el Dr. Agustin Gubitosi , a promover demanda anulatoria contra la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial del 7 de marzo de 2023 que le concedió el registro de la marca “FRESH MARKET” (mixta) solicitada bajo expediente No. 537322, en las clases internacionales 1 a 28, 3 3, 34, 36 a 42, 44 y 45, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que los componen (fs. 2 infolios). Afirmó que el acto impugnado le causa un severo agravio , en tanto desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y priva a la firma promotora de su exclusividad, desconsiderando la inversión realizada a los efectos de su posicionamiento en el mercado. Discrepó con los argumentos del dictamen de la Asesoría Letrada de la DNPI, del 6 de marzo de 2023, y consideró que la marca de autos resulta plenamente registrable, sin limitaciones, dado que reúne las notas de novedad y fantasía relativas requeridas por la normativa marcaria. Argumentó que consiste en una marca notoria que ha adquirido distintividad superviniente ( “secondary mean ing”), dado que FRESH MARKET es un signo que el consumidor asocia directamente con SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A., en virtud del intenso uso que del mismo ha realizado la empresa y es un signo notorio en Uruguay. Sin perjuicio de ello, y aún de considerarse que “FRESH MARKET” constituye un término genérico, no cabe duda que habría adquirido probada fuerza distintiva y, en consecuencia, merecería la protección registral según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Marcas. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado (fs. 13 a 18 vto.). II) Conferido traslado, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería , compareció a contestar la demanda el Dr. Milton Fuentes, solicitando su rechazo. Señaló que el acto impugnado se dictó conforme a Derecho porque “FRESH MARKET” está compuesto por dos términos que no presentan características de novedad, especialidad y distintividad dado que son términos de uso común. Precisó que ambos términos indican la naturaleza de los produc tos y se trata de una denominación vulgar que informa respecto a las cualidades o atributos de los productos. Agregó que tampoco es aceptable la tesis del secondary meaning por cuanto la marca “FRESH MARKET” básicamente es un mercado de artículos frescos, principalmente frutas, verduras, hierbas y similares y para describir esas dos características, no existen muchas más opciones que las utilizadas. Subrayó que la consideración de dos términos como unidad no está contemplado en la normativa vigente. En suma, solicitó que el rechazo de la demanda y que se confirmara la resolución impugnada (fs. 48 a 51). III) Abierto el juicio a prueba, se diligenció la que obra glosada a fs. 55 a 59. IV) Las partes alegaron en el plazo común de quince días hábiles: la actora a fs. 64 a 65 vto. y la demandada a fs. 67. V) Conferida vista a la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar de Lenoble, por Dictamen No. 520/2024 , sugirió el rechazo de la demanda (fs. 75 y 75 vto.). VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 77) la que, previa integración por sorteo con la Sra. Ministra , Dra. María Helena Mainard (fs. 83) y correspondiente pasaje a estudio, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, coincidiendo con el dictamen de la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado, por los fundamentos que a continuación se desarrollarán. II) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial del 7 de marzo de 2023 que le concedió a la accionante el registro de la marca “FRESH MARKET” (mixta) solicitada bajo expediente No. 537322, en las clases intern acionales 1 a 28, 33, 34, 36 a 42, 44 y 45, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que los componen. III) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente las exigencias que, según los artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y los artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869 habilitan el examen de mérito de la pretensión anulatoria. IV) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos al ventilado en obrados (Sentencias No. 341, 38 5, 454, 462, 482/2024 y 515 y 535/2024) y, no concurriendo razones que justifiquen la modificación de su temperamento, se procederá a su mantenimiento. El tema a dilucidar en obrados finca en determinar si resultó ajustada a Derecho la concesión del regis tro “FRESH MARKET”, dispuesta por el acto impugnado en favor de la actora para proteger los servicios protegidos por las clases internacionales N° 1 a 28, 33, 34, 36 a 42, 44 y 45 sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Al respecto, el artículo 7 de la Ley N° 17.011, prevé que: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. A su vez los numerales indicados del artículo 4 de la referida norma , establecen que: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Dichas disposiciones deben contrastarse con los términos que componen la marca (“FRESH” y “MARKET” cuya trad ucción es “MERCADO” y “FRESCO”) y los servicios que integran las clases internacionales 1 a 28, 33, 34, 36 a 42, 44 y 45. De acuerdo con las “ notas explicativas” efectuadas por la OMPI, las clases internacionales en las que la accionante solicitó el regis tro tienen el siguiente alcance: “La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases; la clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los productos anticorrosivos; la clase 3 comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos; la clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado; la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario; la clase 6 compren de principalmente los metales comunes en bruto y semielaborados, incluidas las menas, así como ciertos productos fabricados con metales comunes; la clase 7 comprende principalmente las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores; la clase 8 comprende principalmente las herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente para la realización de tareas tales como el taladrado, el modelado, el corte y la perforación; la clase 9 comprende principalmente los aparatos e instrumentos cientí ficos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento, la clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de personas y animales, la clase 11 comprende principalmente los aparatos e instalaciones de control de ambiente, en particular de alumbrado, cocción, enfriamiento y saneamiento; la clase 12 comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías; la clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos pirotécnicos; la clase 14 comprende principalmente los metales preciosos y ciertos productos de metales preciosos o chapados, así como los artículos de joyería y relojería, y sus partes constitutivas; la clase 15 comprende principalmente los instrumentos musicales, sus partes y accesorios; la clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina; la clase 17 comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas utilizadas en procesos de fabricación, en forma de hojas, placas o varillas, así como ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus sucedáneos; la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales; la clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos; la clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes, así como ciertos productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso , ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas; la clase 21 comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios que funcionan manualmente para uso doméstico y culinario, así como los ute nsilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; la clase 22 comprende principalmente las lonas y otros materiales para hacer velas de navegación, la cordelería, los materiales de acolchado y relleno, así como las materias textiles fibrosas en bruto; la clase 23 comprende principalmente los hilos e hilados naturales o sintéticos para uso textil; la clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico; la clase 25 comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas; la clase 26 comprende principalmente los artículos de mercería y pasamanería, los cabellos naturales o sintéticos y los adornos para el cabell o, así como los artículos destinados a la decoración de objetos diversos, no comprendidos en otras clases; la clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar los suelos o paredes ya construidos; la clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad; la clase 33 comprende principalmente bebidas, esencias y extractos alcohólicos; la clase 34 comprende principalmente el tabaco y los artículos para fumar, así como ciertos accesorios y recipientes relacionados con su uso; la clase 36 comprende principalmente los servicios relativos a los servicios bancarios y otra s transacciones financieras, los servicios de valoración, así como las actividades de seguros y de bienes inmuebles; la clase 37 comprende principalmente los servicios en el ámbito de la construcción, así como los servicios que implican restaurar el estado original de objetos o conservarlos, sin alterar sus propiedades físicas o químicas; la clase 38 comprende principalmente los servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos, la cl ase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos y los servicios conexos, así como el almacenamiento de mercancías en cualquier tipo de instalación de almacenamiento, tales como depósitos u otros tipos de edificios para su preservación o custodia; la clase 40 comprende principalmente los servicios prestados en el marco del procesamiento, la transformación o la producción mecánicos o quími cos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los servicios de fabricación por encargo; la clase 41 comprende principalmente los servicios que consisten en todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica e s el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos; la clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en relaci ón con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios científicos, la ingeniería, la programación informática, los servicios de arquitectura o el diseño de interiores; la clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, incluida la medicina alternativa, y tratamientos de higiene y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios en relación con los sectores de la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; y la clase 45 comprende principalmente los servicios jurídicos y de seguridad, así como ciertos servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”. Teniendo en cuenta la descripción de las clases transcripta, a juicio del Tribunal, la marca “FRESH MARKET” ingresa dentro de las prohibiciones dispuestas por la norma previamente citada dado que se trata de vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en las vastas clases solicitadas. Además, se trata de términos o locuciones pasadas al uso general que carecen del necesario requisito de distintividad. Al respecto MERLINSKI y SALAVERRY , señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón , la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresione s genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. En esos casos, se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de disti nguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva en la medida que: “no permiten diferenciar el producto del fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que , más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca (Cfe. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía; “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37).” (Sentencia No. 751/2012). En sentido similar, BUGALLO ha señalado: “La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello” (BUGALLO, Beatriz, “ Propiedad Intelectual ”, Montevideo, FCU, 1ª. Edición 2006, p. 154). En consecuencia, se comparte con la demandada que la marca de la actora no puede ser apropiada por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no puedan ser utilizadas por otras empresas. V) Tampoco resulta de recibo la distintividad superviniente o significado secundario de la marca como consecuencia del intenso uso ni de su notoriedad en el rubro. En efecto, el artículo 8 de la referida Ley No. 17.011, dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Extinguido el regis tro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros. El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley , que reúnan las condiciones previstas en el mismo”. En doctrina, BUGALLO ha sostenido que: “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter di stintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. S e trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)” (BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). En el caso, si bien la actora acreditó el uso de la marca desde 2019 a través de documentos que acreditan su publicidad (fs. 198 a 341 carpeta rosada Documentación 341 fs.), esto no fue útil a los efectos de acreditar su notoriedad para el público consumidor en el territorio nacional. En puridad, no se probó directa o indirectamente que los consumidores de los productos protegidos por el signo registrado asocien directamente a éste con la marca o su origen empresarial. Asimismo, la interpretación del trascripto artículo 8 de la Ley N° 17.011, en lo que refiere a la concesión de derechos privativos sobre términos de uso común o que carezcan de las notas de novedad, especialida d o distintividad, debe interpretarse rigurosamente, pues su inobservancia pesa ya sobre una solución normativa de principio (artículo 4 de la Ley N° 17.011), que impediría a los restantes competidores del mercado el empleo singular de términos comunes al rubro, como son “FRESH” (FRESCO) y “MARKET” (MERCADO). Aunado a lo que viene de decirse, cabe tener presente también lo establecido por el Decreto Reglamentario N° 34/1999, que en su artículo 11 requiere que el signo a ser registrado como exclusivo haya p erdido su significado literal en la mente del público para vincularlo instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, todo lo cual, debe ser probado de modo fehaciente. Por ello, la notoriedad debe ser probada categóricamente y debe surgir espontáneamente del informativo probatorio aportado, sin necesidad de recurrir a intrincados (y apenas expresados) argumentos inferenciales basados exclusivamente en prueba indirecta, lo que no sucedió en el caso. VI) En referencia al argumento de la actora respecto del “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en la Sentencia No 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptualización del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará qu e él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Aires, 2007, p. 86). En la especie, la gestionante tenía que probar que el signo “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto y, además, que el público asocia ese producto, e n forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible”. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepciona l que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés priva do en detrimento del interés general ” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., ps. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias N° 249/2002 y 228/2013)”. En el caso, inversamente a lo pretendido por la accionante, no puede concluirse que haya acreditado de forma fehaciente la invocada vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con los productos que comercializa y, en concreto, con el vastísimo universo de productos comprensivos de las clases internacionales Nos. 1 a 28, 33, 34, 36 a 42, 44 y 45 , respecto de los que infundadamente pretendió protección marcaria con derechos privativos. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023 y su modificativa Nº14/2024: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dra. Mainard. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).