Sentencia Interlocutoria N° 84/2025

Montevideo, 18 de junio de 2025. SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 84/2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ ZARIA S.A. con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 197/2025) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por ZARIA S.A. (“FNC S.A.”) en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 7 de junio del 2024 en el expediente N° 545362 (fs. 21). Por dicha volición, la Administración actuante desestimó el registro de la marca “CIBERLUNES” a la accionante, en las clases internacionales 35 y 38. 2) En su demanda, ZARIA S.A. reclama la anulación de dicha Resolución entendiéndola ilegítima. En tal sentido señala que la marca pretendida reviste las notas de novedad y fantasía requeridas por la normativa marcaria, a la vez que posee distintividad suficiente (fs. 14). Asimismo, señala que la notoriedad de la marca viene dada por el uso efectuado por ella, habiendo efectuando grandes inversiones, por lo que el consumidor asocia la marca directa y únicamente con la accionante (fs. 14 vto.). Al respecto tambi én menciona que la notoriedad de la marca es “restringida”, siendo conocida en el territorio nacional respecto a los productos y servicios que se pretenden proteger (fs. 16). 3) Conferido traslado por Decreto N°267/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) defendiendo la legitimidad del acto. A tales efectos sostuvo que es imposible acceder al registro de la marca por encontrarse ésta incluida en las causales de nulidad de los artículos 9 y 11 de la Ley N ° 17.011 (fs. 32), siendo que se trata de una “denominación fantasiosa de un tiempo de compras digitales” que es ampliamente conocido a nivel mundial (fs. 31 vto.). Por ello, si bien es ampliamente conocida por los consumidores, no puede afirmarse que se vincule con empresa alguna (fs. 32 vto.) o que identifique algún producto o servicio en particular (fs. 35 vto.). Agrega que “CIBERLUNES”, siendo una denominación sin fantasía, no cumple lo requerido por el art. 7 de la Ley N° 17.011 (fs. 32 vto.), por lo que debe estar disponible para su uso público y pacífico (fs. 35). En consecuencia, para el demandado, el signo es genérico y no encuentra vínculo directo con la empresa accionante y sus productos o servicios, impidiendo su legal otorgamiento. 4) Por Decreto N° 462/2025 se confirió a las partes el plazo común para el ofrecimiento de prueba. En tal oportunidad, se presentó el MIEM ofreciendo los antecedentes administrativos aportados al contestar la demanda y las resultancias de autos (fs. 42); mientras que la actora lo hizo a fs. 53, ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 44 a 52), las resultancias de autos y los antecedentes administrativos. Luego, por Decreto N° 631/2025, se confirió plazo para proponer contraprueba o prueba sobre prueba sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 58). 5) En su mérito, estos autos fueron puestos al despacho el 17 de junio a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, acorde con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por los principios de contradicción e iniciativa de parte (art . 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse al siguiente objeto: (i) si la marca “CIBERLUNES” reviste las notas de notoriedad y distintividad suficientes para ser registrada en las clases internacionales 35 y 38 , (ii) si existe identificación directa y exclusiva de la marca pretendida con el público consumidor, (iii) si se configura a su respecto un supuesto de “secondary meaning”, (iv) si la marca ingresa en las causales de prohibición previstas en la Ley N° 17.011. 3) En función de ello, corresponde en esta instancia pronunciarse respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 16 6 y 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (según surge de nota de fs. 39), en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b) , conteniendo el expediente 2025 -28-4-0000104CIBERLUNES545362. Asimismo, se agrega la documentación obrante de fs. 44 a 52, aportada por la actora. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. 2. Establecer el objeto de la prueba en (i) si la marca “C IBERLUNES” reviste las notas de notoriedad y distintividad suficientes para ser registrada en las clases internacionales 35 y 38, (ii) si existe identificación directa y exclusiva de la marca pretendida con el público consumidor, (iii) si se configura a su respecto un supuesto de “secondary meaning”, (iv) si la marca ingresa en las causales de prohibición previstas en la Ley N° 17.011. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (según nota de fs. 39) y la documental de fs. 44 a 52. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.