Sentencia Interlocutoria N° 66/2025

Montevideo, 6 de junio de 2025. SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 66/2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ Administración Nacional de Telecomunicaciones con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad.” (Ficha: 20/2025) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (“ANTEL”) en relación con la Resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 8 de marzo del 2024 en el expediente Nº 512738 (fs. 31 vto. y 32). Por dicha volición, la Administración concedió el registro de la marca SOY (mixta) a SIB BESAYA, S.L. UNIPERSONAL de España, para distinguir los productos/servicios de la clase internacional 35. 2) La accionante promueve la nulidad de dicha Resolución, alegando su ilegitimidad. En tal sentido, señala que ANTEL es titular del derecho subjetivo al uso de la marca “SOY” en las clases internacionales 9, 36, 38 y 42 según Resolución dictada en el expediente Nº 504877, con derechos exclusivos sobre el término (fs. 29) y que la decisión adoptada violenta las disposiciones de la Ley Nº 17.011 Y normativa internacional que cita (fs. 11 vto.) . Así sostiene que el acto posee una motivación errónea por inexacta y que la marca concedida a Santander es confundible con la marca antes otorgada a ANTEL (fs. 109 vto.), lo que determinará la inevitable confusión del consumidor (fs. 110 , 114 ). Asimismo, sostiene que el acto impugnado erosiona y diluye el carácter distintivo de la marca de ANTEL, no siendo posible la coexistencia pacífica de ambos signos (fs. 111). Además, menciona que existe superposición de clases (35 y 36), y que la Administración ha interpretado erróneamente el principio de especialidad en el caso, sin valorar que se trata de categorías concurrentes. A lo que se agrega que no se realizó un correcto análisis de confundibilidad (fs. 112 vto. y 113). Por otra parte, alega que existe competencia desleal de parte de Santander y que su conducta demuestra mala fe (fs. 115), existiendo “abuso de derecho” que convoca un supuesto de responsabilidad extracontractual. 3) En su acción, la promotora solicitó la noticia de SIB BESAYA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA, en función de que la Resolución impugnada es la que le reconoce el derecho de uso de la marca que se reclama. En su mérito, por Decreto Nº 18/2025, se confirió traslado al de la demanda y de la citación de terceros solicitada al Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”). 4) A fs. 126 se presentó el MIEM contestando la demanda, y compartiendo la citación del tercero en los términos solicitados por la actora. En su argumentación expresa que las marcas presentan ciertos elementos comunes (fs. 127), pero son “claramente diferentes” (fs. 127 vto.). En cuanto al análisis de confundibilidad, entiende que fue correctamente efectuado contemplando que se trata de marcas breves, y que las marcas son “claramente diferentes y distinguibles” , además de que el público consumidor se encuentra altamente avisado (fs. 128). Asimismo, refiere que se trata de marcas registradas en clases diferentes, no existiendo superposición entre ellas (fs. 128). Por tanto, sostiene que no existe riesgo de confusión cierto, directo o indirecto. La contestación fue admitida por Decreto Nº 95/2025 5) Por Decreto Nº 124/2025, se admitió a SIB BESAYA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA, como tercero, quien compareció a fs. 159 a evacuar el traslado, coadyuvando con la Administración. En este sentido entiende que su marca cumple con las exigencias legales y tiene “originalidad y distintividad” suf iciente en sentido gráfico, visual y conceptual; y que integra una familia de marcas notorias (fs. 162). Refiere que su marca fue registra da con un elemento figurativo y no es sólo denominativa, agregando que se trata de una palabra de uso general y que conforma otras marcas (fs. 161). A su vez, destaca que el programa “Soy Santander” se encuentra en expansión y que Santander es una marca notoria (fs. 163), cuyos servicios no se asocian con los de ANTEL (fs. 163 vto.) que también es una marca notoria y genera un reconocimiento inmediato en el público (fs. 164). Asimismo, argumenta que los derechos de ANTEL no se extienden a la clase 35 (fs. 164), invocando el principio de especialidad (fs. 165 vto.) y defendiendo que no existe conflicto posible entre las marcas, ni entre sus proveedores, no habiendo riesgo cierto de confusión (art. 166). 6) Por Decreto Nº 312/2025, se abrió la causa a la etapa probatoria. En su mérito, se presentó el MIEM ofreciendo los antecedentes administrativos y las resultancias de autos (fs. 171), SIB BESAYA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA (fs. 193), ofreciendo prueba docum ental que adjuntó (fs. 173 a 192) y la accionante (fs.195) quien propuso la copia de la Resolución del 08/03/2024 y el testimonio notarial del expediente 2024 -65-001-000090, así como las resultancias de autos. 7) Por Decreto Nº 485/2025 se confirió a las partes el plazo para la proposición de contraprueba y prueba sobre prueba, sin que ninguna de ellas se presentara (fs. 205). En consecuencia, los autos fueron puestos al despacho el 30 de mayo del 2025 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de las partes y su contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes establezcan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, hayan sido efectivamente controvertidos. En consecuencia, atendiendo a las alegaciones de las partes, se habrá de fijar el objeto del proceso en la determinación de si la Resolución impugnada por la que se ha con cedido el registro de la marca “SOY” a SIB BESAYA , S .L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA para distinguir los servicios de la Clase Internacional 35, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse ésta por su ilegitimidad en función de los agravios es grimidos. Se excluye del objeto del proceso lo referido a la alegada competencia deslea l, mala fe y abuso de derecho , con los event uales da ños que ello hubiere podido determinar, por exceder la jurisdicción de esta Sede. A su respecto, deberá concurrirse por la vía pertinente. 2) A su vez, tomando en considerac ión lo anterior , la actividad probatoria habrá de referirse a: (i) si el acto fue adecuada y su ficientemente motivado, (ii) si existe c onfundibilidad entre la marca de ANTEL y la ot orgada en la Resolución impugnada; (iii) si el otorgamiento de la marca afecta el carácter distintivo de la marca de ANTEL; (iv) si existe superposici ón entre las clases 35 y 36 en el caso de autos; (v) el carácter “notorio” de la s ma rcas de ANTEL y SIB BESA YA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el archivo identificado como 2024-8-4- 0000303 (según surge de nota a fs. 130). Asimismo, se hace lugar al ofrecimiento de prueba documental de SIB BESAYA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA, agregando los documentos que obran de fs. 173 a 192 vto. De la misma manera, se admite la documental ofrecida por la actora, aportada con la demanda, agregando los documentos que obran de fs. 2 a 101. En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata de medios de prueba sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios y habrán de valorarse al momento de la consideración del asunto de fondo. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Establecer el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada por la que se ha con cedido el registro de la marca “SOY” a SIB BESAYA, S .L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA para distinguir los servicios de la Clase Inte rnacional 35, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse ésta por su ilegitimidad en función de los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en (i) si el acto fue adecuada y suficientemente motivado, (ii) si existe confundibilidad entre la marca de ANTEL y la otorgada en la Resolución impugnada; (iii) si el otorgamiento de la marca afecta el cará cter distintivo de l a marca de ANTEL; (iv) si existe superposición entre las clases 35 y 36 en el caso de autos; (v) el carácter “notorio” de la s ma rcas de ANTEL y SIB BESA YA, S.L. UNIPERSONAL DE ESPAÑA. 3. En su mérito, se agrega la prueba documental ofrecida por las par tes: antecedentes administrativos (archivo digital que surge a fs. 130); documentos que obran de fs. 2 a 101 y de fs. 173 a 192 vto. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.