Sentencia Sentencia N° 128/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de marzo de 2025. Nº 128 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “ROLEX S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 598/2023). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora, trata de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 12.2.2023. Por la misma resolvió: “CONCÉDESE el Registro de la Marca ROLEX SUPERLATIVE, con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro 01829/2022 de fecha 08/02/2022, solicitada bajo expediente No. 539918 a favor de ROLEX SA de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 14 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SUPERLATIVE”, art. 7 Ley No. 17.011.” (fs. 10 AA). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad parcial del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 30 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 1050/2024 (fs. 34). III) Abierto el juicio a prueba por el mismo Decreto No. 1050/2024, las partes ofertaron y produjeron la que obra agregada a fs. 36 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 1795/2024 (fs. 40), las partes los produjeron a fs. 42 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 402/2024, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 49 y ss.). VI) Por auto No. 3764/2024 (fs. 52) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora, demandando la nulidad de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 12.2.2023. Por la misma resolvió: “CONCÉDESE el Registro de la Marca ROLEX SUPERLATIVE, con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro 01829/2022 de fecha 08/02/2022, solicitada bajo expediente No. 539918 a favor de ROLEX SA de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 14 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SUPERLATIVE”, art. 7 Ley No. 17.011.” (fs. 10 AA). En su escrito inicial, sostuvo que la resolución le causa agravio a su representada en tanto desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones, lo priva de su derecho de exclusiva sobre un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza en el mercado. Cuestionó el análisis de la marca efectuado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto sostuvo que el término “SUPERLATIVE”, está comprendido dentro de las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. En su lugar, sostuvo que no es un término usual, de uso común o necesario para distinguir los productos de la clase internacional 14. Explicó que lo que la Ley sanciona con la nulidad del registro son las denominaciones que se hayan identificado con el producto y que constituyan uno de sus nombres usuales y corrientes. En esa línea, afirmó que el espíritu de la Ley es evitar otorgar exclusividad respecto de un término que cualquier comerciante pueda o deba emplear para indicar en forma clara y precisa el nombre del producto o sus cualidades. Por ello, sostuvo que, si el nombre adoptado no se encuentra en las condiciones apuntadas, no puede considerarse como genérico. Con respecto al término “SUPERLATIVE” indicó que es original, de fantasía y tiene plena aptitud marcaria con relación a los productos protegidos. Puntualizó que no es una denominación que todos deban utilizar en forma necesaria y forzosa para distinguir los productos de la clase internacional 14. Indicó que ser “novedosa”, implica que la marca debe ser distinta de una ya existente, que distinga productos o servicios iguales o similares a los que pretende identificar; y “especial” significa que tiene la aptitud para distinguir y no confundir una marca con otras. Apuntó que la función distintiva ayuda al titular de la marca en la comercialización de su producto o servicio y al consumidor en su elección entre productos o servicios de competidores similares. Reconoció que los términos descriptivos no son aptos para distinguir marcariamente al producto ya que informan directamente sobre una cualidad de éste. Sin embargo, apuntó que este no es el caso de la marca de obrados. En su lugar, citó el dictamen de la Asesoría Letrada del MIEM de fecha 31.10.2000 en respaldo de su interpretación y, finalmente, refirió que ROLEX ha utilizado la marca “ROLEX SUPERLATIVE” desde larga data y es un término que, con referencia a los productos de la clase internacional 14, se asocia directa e ineludiblemente con ROLEX. En suma, solicitó la anulación del acto en causa, pues a su criterio corresponde el registro de la marca con derechos exclusivos sobre ambos términos. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció el representante de la accionada a contestar la demanda. Sostuvo que el término “SUPERLATIVE” es una palabra del inglés que se traduce como “SUPERLATIVO” y que éste, es un adjetivo que significa “muy grande” o “desmesurado” y también “formidable, extraordinario y excepcional”. En ese sentido, manifestó que el término es de uso común y, por ende, carente de fantasía. Por dicho motivo, sostuvo que no resulta posible ni conveniente que tal término sea apropiado por alguna empresa en particular, extremo que implicaría una grave e innecesaria restricción. Explicó que, si bien el término carece de fantasía, puede formar parte de un conjunto sin derechos exclusivos. Transcribió parte del dictamen de la Asesoría Letrada y citó en su apoyo jurisprudencia de este Tribunal (Sentencias Nros. 1003/1999 y 606/2009). En definitiva, solicitó el rechazo de la acción movilizada III) Control de regularidad formal de la acción . Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada a la actora con fecha 17.2.2023 (fs. 3). Interpuso en plazo los correspondientes recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 24.2.2023 (fs. 5 y ss.). La denegatoria ficta quedó configurada con fecha 19.9.2023, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los recursos administrativos y, la demanda anulatoria que da inicio a este proceso, fue interpuesta útilmente el día 8.11.2023 (según consta en la nota de cargo a fs. 20). IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa, en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. El Colegiado formulará, en lo inicial, una breve reseña del desarrollo del procedimiento administrativo previo a examinar los agravios expuestos por la parte actora. V) Antecedentes administrativos relevantes . Las actuaciones administrativas tienen su origen en la solicitud de registro de la marca denominativa “ROLEX SUPERLATIVE” para proteger productos de la clase internacional 14, formulada por ROLEX S.A. (fs. 2 y vto. AA). Con fecha 10.2.2023, se produjo el informe de concesión, en el que se indicó que: “se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4° y 5° de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conferir el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SUPERLATIVE”, art. 7 de la Ley No. 17.011”. (fs. 9 vto. AA). En tal sentido, fue dictada la resolución de marras por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 12.2.2023. Por la misma resolvió: “CONCÉDESE el Registro de la Marca ROLEX SUPERLATIVE, con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de SUIZA Nro. 01829/2022 de fecha 08/02/2022, solicitada bajo expediente No. 539918 a favor de ROLEX SA de SUIZA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 14 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “SUPERLATIVE”, art. 7 Ley No. 17.011.” (fs. 10 AA). VI) Análisis de los agravios. A criterio de la accionante, el término “SUPERLATIVE” no trata de un término usual, de uso común o necesario para distinguir los productos de la clase internacional 14, en su lugar, es original y de fantasía y con plena aptitud marcaria con relación a los productos protegidos. De modo que la controversia se ciñe en determinar si el acto administrativo impugnado resultó dictado acorde a derecho en función de que concedió el registro sin derechos privativos sobre el término “SUPERLATIVE”, interpretando que el mismo queda comprendido en las prohibiciones de los numerales 9, 10, 11 y 12 de la Ley No. 17.011. Pues bien, el Colegiado por unanimidad y debido a lo que se expone a continuación, considera que el obrar administrativo en el caso resultó legítimo. Tal como se afirma en la contestación, el término “SUPERLATIVE” es un adjetivo que se traduce del inglés como “muy grande o desmesurado” y sin hacer referencia al tamaño, también significa formidable, extraordinario y excepcional. Conforme surge de la resolución impugnada, los productos comprendidos en la clase 14 por los que no se le concedió derechos privativos, tratan de: “relojería y artículos de relojería, relojes, relojes pulsera, componentes para relojería y artículos de relojería y accesorios para relojería y artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (reloj y relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, esferas (reloj y relojería), cajas y estuches de presentación para relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y piedras semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; alfileres (joyería). ” (fs. 10, A.A.). Visto esto, parece razonable concluir en que el término “SUPERLATIVE” ingresa en los supuestos prohibitivos establecidos en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011, observándose legítimo el acto que no otorgó derechos privativos sobre el aludido término, pues se trata de un vocablo descriptivo de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en la clase 14 y carece de distintividad. Recordemos que el artículo 4 de la Ley marcaria dispone que: “ A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (...) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” En base a lo anterior, vale reiterar que la resolución, se limitó a otorgar y reconocer originalidad al conjunto solicitado, pero lo hizo sin conceder derechos privativos sobre el multicitado término “SUPERLATIVE”. Es decir, la DNPI concedió el registro marcario, aunque considerando el art. 7 de la Ley Marcaria. Esto implica que: “ La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello .” (BUGALLO, Beatriz en PROPIEDAD INTELECTUAL. Montevideo. FCU. 2007. Pág. 154). En la especie, el término “SUPERLATIVE” es un adjetivo que, como tal, califica la cualidad o atributo de casi cualquier producto, pues es de una generalidad tal en la medida en que lo que se destaca es la excelencia y, por ende, carece de distintividad. Véase que incluso en el antecedente marcario que refirió la accionante en su demanda respecto de la solicitud de la marca “MUD MIRACLE” en el que se consignó por el asesor letrado que el signo era sugestivo y registrable, ya que los atributos de los productos que protegía no comunican directa o indirectamente al público consumidor las cualidades o características de aquellos y obligaban al consumidor a hacer uso de su imaginación, la Administración concedió la marca sin derechos privativos sobre los términos que lo componen por virtud del mismo artículo 7 de la Ley Marcaria. Si bien el accionante transcribió parte del informe, sin encontrarse lo que resolvió la Administración en dicho registro, en la web de Consulta Pública de Marcas y Patentes, luce la resolución adoptada en el antecedente y que se encuentra disponible en el siguiente link: https://pamp.miem.gub.uy/pamp/processPdf?id=281368. En consecuencia, de admitir el registro en forma privativa de la actora de ese término, se estaría vedando su uso por terceros que, con todo derecho, podrían usarlo legítimamente por tratarse de un término vulgar que califica un producto o servicio. Por lo demás, respecto a la existencia de un significado secundario del término “SUPERLATIVE”, el Tribunal entiende que no reviste la aptitud necesaria para modificar la conclusión precedente. En este sentido, el artículo 8 de la Ley No. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. Sobre la temática, el Tribunal en Sentencia No. 497/2021 apuntó que: “Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “secundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos que comercializa. Basta, pues, con ver la prueba obrante en los antecedentes agregados (carpeta de documentación en 84 fs.), para colegir que lo que se acreditó fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto, redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “(…) cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. En la especie y de i gual modo, la actora no ha logrado acreditar la referida significación secundaria, es decir, la ineludible asociación de la marca con los productos de su empresa. De tal modo, y en base a todo lo dicho, se entiende que los agravios expuestos por la parte actora no resultan de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (r), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Balcaldi, Dr. Cal. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).