Sentencia Sentencia N° 116/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de marzo de 2025. Nº 116 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 71/2023). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, de 2.5.2022. Por la misma se resolvió: “1º.- CONCÉDESE el Registro de la Marca PEDIDOSYA MARKET (mixta), solicitada bajo expediente No. 515356 a favor de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9 y 35, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, para la clase 35, con derechos totales par a la clase 9, artículo 7º de la Ley Nº 17.011” (fs. 47 a 47 vto. infolios). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 60 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 2038/2023 (fs. 64). III) Abierto el juicio a prueba por el mismo Decreto No. 2038/2023, las partes ofrecieron y produjeron la que obra agregada a fs. 66 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 549/2024 (fs. 108), las partes los produjeron a fs. 110 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 305/2024, aconsejó anular parcialmente el acto administrativo resistido (fs. 123 y ss.). VI) Por Decreto No. 2714/2024 (fs. 1 25), se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, de 2.5.2022. Por la misma se resolvió: “1º.- CONCÉDESE el Registro de la Marca PEDIDOSYA MARKET (mi xta), solicitada bajo expediente No. 515356 a favor de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9 y 35, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, para la clase 35, con derechos totales para la clase 9, artículo 7º de la Ley Nº 17.011” (fs. 47 a 47 vto. infolios). En su escrito inicial, comenzó subrayando la configuración de presunción simple a su favor, esto en tanto reclamó que habiendo transcurrido doscientos días contados desde la presentación de los recursos sin que la Administración se haya pronunciado, resulta de aplicación la solución establecida en el artículo 6 de la Ley No. 15.869. En cuanto a los agravios sobre lo resuelto, señaló que las marcas de su propiedad ostentan el carácter de notorias. Esto en razón de que PEDIDOSYA es, en la actualidad, la compañía líder en entregas a domicilio online en Uruguay y en el resto de Latinoamérica. Dijo que no trata s implemente de un delivery de comida, sino un servicio general que permite que un tercero acerque al consumidor los productos o servicios que son de su necesidad. De esta forma, consideró que el conjunto marcario se ha convertido en un verdadero mercado v irtual de bienes y servicios y, asimismo, en una solución logística para empresas y consumidores. Agregó en relación a la significación secundaria de los signos, que si bien los términos “PEDIDOS” y “YA” inicialmente pudieron ser entendidos como descripti vos (o genéricos), mediante su uso intensivo a través del tiempo el consumidor nacional y regional los reconoce como una marca registrada exclusiva para identificar los productos que brinda PEDIDOSYA. Se agravió indicando que en la resolución impugnada no se vislumbra ningún motivo al haber concedido el registro de la marca solicitada sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Por lo demás, se refirió a pronunciamientos extranjeros, los cuales estimó resulta oportuno, sin perjuicio del pr incipio de territorialidad, observar lo que han dispuesto distintos países de la región respecto de la significación secundaria de la marca PEDIDOSYA. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció la representación de la accionada a contestar la demanda. Controvirtió la procedencia de los agravios fundamentando en primer lugar que todos los términos de la marca son descriptivos. Esto en tanto “Pedido” significa acción de pedir; y en cuanto al término “Ya”, se trata de un adverbio cuyo significado es inmediatamente, ahora mismo. Asimismo, la palabra “market”, del inglés significa mercado. Hizo propio el dictamen de fecha 2.5.2022 de la DNPI, para referir que los términos PEDIDOS YA no pueden conferirse con derechos privativos dado que resultan comunes, vulgares y genéricos tanto para los consumidores como los empresarios. Asimismo, el término MARKET no puede conferirse con derechos privativos, dado que podría estar vinculado con los servicios que clasifican en la clase 35, por ejemplo: servicios de inteligencia o de estudios de mercado. Agregó que no corresponde el agravio conectado a la condición de marca notoria, porque la hipótesis que se analiza es la del artículo 7 de la Ley No. 17.011. Sostuvo entonces, que el caso no refiere a un intento de registrar un signo parecido a una marca notoria, tal como lo establece el artículo 5 numeral 6 de la Ley No. 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación el act o administrativo impugnado. III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, según manifestaciones de la actora no controvertidas la resolución le fue notificada el 6.5.2022, por lo cual interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 17.5.2022 (fs. 48 infolios). La denegatoria ficta quedó configurada con fecha 5. 12.2022, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los mismos y, la demanda anulatoria que da inicio a este proceso, fue interpuesta útilmente el día 10.3.2023 (según consta en la nota de cargo a fs. 26). IV) Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por mayoría y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concl uye que corresponde la anulación parcial del acto. V) Examen de los agravios. En esencia, la actora luego de reseñar un conjunto de signos notorios pre registrados a su favor que contienen en término PEDIDOSYA (que sostuvo resulta notorio y adquirió significación secundaria), cuestionó la motivación de la decisión, en cuanto a la no concesión de derechos privativos, por errónea e insuficiente. Respecto de los antecedentes administrativos, corresponde relevar que las actuaciones se originaron con la s olicitud de registro por parte de la actora, de la marca mixta PEDIDOSYA MARKET para distinguir los productos y servicios correspondientes a las clases internacionales 9 y 35 (fs. 41 infolios). En lo que aquí interesa , con fecha 2.5.2022 se produjo el inf orme de concesión. Allí se relevó la normativa en juego (numerales 10 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011) para estimar que: “Los términos “PEDIDOS YA” no pueden conferirse con derechos privativos dado que se trata de términos comunes y vulgares, que se utilizan en el comercio, genéricos tanto para los consumidores como para los empresarios para distribuir productos a través de los servicios a prestar incluidos en la clase 35. Asimismo, el término MARKET, que significa MERCADO (…) no puede conferirse con derechos privativos dado que podría estar vinculado con los servicios que clasifican en la clase 35, por ejemplo: servicios de inteligencia de mercado, market studies/ estudios de mercado” (fs. 47 infolios). En función de tales consideraciones fue dictad a la resolución de marras. Por la misma se resolvió conceder: “ el Registro de la Marca PEDIDOSYA MARKET (mixta), solicitada bajo expediente No. 515356 a favor de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos/servic ios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9 y 35, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, para la clase 35, con derechos totales para la clase 9, artículo 7º de la Ley Nº 17.011” (fs. 47 a 47 vto. infolios). Pues bien, en relación al alcance con el que puede concederse un registro marcario, debe tenerse presente que, el artículo 4 de la Ley marcaria, dispone: “ A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:” (...) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) L as palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” En base a los numerales citados, la resolución se limitó a otorgar y reconocer originalidad al signo solicitado, pero lo hizo sin conceder derechos privativos sobre los términos que lo componen. Esto en tanto el artículo 7 de la Ley No. 17.011, prevé para ello que los signos comprendidos en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011, puedan formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los términos que ostenten dichas notas. Para el Colegiado en mayoría ocurre que en el caso el obrar administrativo resultó ilegítimo, en tanto como surge del informe de asesoría de fecha 2.5.2022 y se reitera en la contestación, PEDIDOSYA, la marca solicitada de registro fue descompuesta indebid amente por parte de la Administración a los efectos de su apreciación. En efecto, esta expresión trata de un único término, por lo que cabe compartir el criterio sustentado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo , en cuanto a lo que señaló invocando un pronunciamiento anterior. En particular razón de que la actora no solicitó el registro de la marca “PEDIDOS YA”, como se señala erróneamente, sino la única expresión PEDIDOSYA. De tal modo no puede el registrador descomponer términ os de la marca cuyo registro se solicita, provocando así un efecto o consecuencia no deseada, ya que el término aludido en el caso no resulta de uso común, genérico ni tiene traducción de otro idioma, por lo que no se encuadra dentro de las hipótesis de la normativa en la que se basó la decisión. Debido a ello, el Tribunal considera que corresponde la anulación de la porción del acto únicamente en lo relativo a la no concesión de derechos privativos sobre el término PEDIDOSYA. Por el contrario, no sucede lo mismo con el término MARKET, el que claramente tiene en sí mismo un significado común y/o genérico, que se podría utilizar en el mercado de servicios que se identifican en la clase internacional No. 35, tal como lo pone de manifiesto el dictamen de la DNPI (fs. 47 infolios) y el de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 123 vto. infolios). A partir de tales argumentos, el Tribunal en mayoría estima que, en la especie cabe acoger parcialmente el reclamo de la parte actora. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la anulación parcial del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, en mayoría FALLA : Ampárase de modo parcial la pretensión anulatoria y en su mérito, declárase la nulidad sobre la porción indicada del acto administrativo impugnado. Esto es, únicamente sobre la no concesión de derechos privativos sobre el término PEDIDOSYA en el signo concedido. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro . 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren ; y oportunamente, archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett (d.), Dr. Balcaldi, Dr. Cal. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado). Dra. Selva Klett DISCORDE: En cuanto corresponde confirmar el acto impugnado. En el caso, la discusión se centra en el análisis de la legitimidad de lo resuelto por la DNPI al no otorgar derechos privativos respecto de los términos que componen la marca mixta: “PEDIDOSYA MARKET”. A efectos de una aproximación al tema cabe remitir a las sentencias del Tribunal N° 663/2022 y N° 115/2023 que denegaron la oposición de PEDIDOS YA S.A. al otorgamiento de las marcas: MI FARMACIA YA! y SERVICIOS YA! respectivamente. En dichas sentencias, si bien se abordó la temática de la confundibilidad, los registros, dado la util ización de denominaciones comunes, fueron otorgados sin derechos privativos. Por su parte, la cuestión, en lo que refiere a la no concesión de derechos privativos sobre términos comunes, ha sido recientemente analizada por el Tribunal que ha confirmado el no otorgamiento de derechos privativos en relación a la marca “FRESH MARKET”. En tal oportunidad se refirió, con fundamentos trasladables a obrados que “ se comparte con la demandada que los términos individuales que componen a la marca de la actora no pueden ser apropiados por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no puedan ser utilizadas por otras empresas” (sentencias Nro. 341/2024, 462/2024, 482/2024, 515/2024 y 535/2024). Similar criterio surge de la sentencia Nro. 101/2025 (dictada en la ficha N° 442/2023), donde la Corporación consideró ajustado a Derecho el no otorgamiento de derechos privativos sobre el registro “DeliBest”. Al respecto , en razonamientos aplicables a la dilucidación del presente caso, se indicó que: “La Ley No. 17.011, en su artículo 4º, prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. Se trata de denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse, con idéntica finalidad, a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades (…) Fundamentaba sobre este tópico la Corporación, en entendimientos que aquí cobran especial relevancia, “la presentación gráfica de la marca “SKINMEN”, también en la marca “DERMASHOCK” tiene una grafía parti cular, que es la que precisamente ambienta la escindibilidad del signo, puesto que de la mera observación del logo que la identifica (fs. 2 AA) puede apreciarse que ambos términos (“DERMA” y “SHOCK”) aparecen claramente diferenciados por un distinto tipo de letras, y por consecuencia es la propia grafía del signo la que coadyuva a ello, por cuanto “cada uno” de los términos se encuentra claramente identificado con un tipo de letra especial. En consecuencia, así como ocurría en el expediente anterior con l os términos “SKIN” y “MEN”, también los vocablos “DERMA” y “SHOCK” parecen ser indicativos de los productos que se pretende proteger dentro de la clase 3 (como ser los productos de perfumería, jabones, aceites esenciales o cosméticos) y, por tanto, por más que aparezcan unidos en la marca cuyo registro solicita la accionante (“DERMASHOCK”), los términos que conforman el signo marcario en cuestión no parecen revestir las notas de distintividad, novedad y fantasía requeridas para concederle un uso privativo”. (Cf. Sentencia No. 346/2016). (…) Los términos cuestionados expresan cualidades esenciales de los productos que protegen, haciendo especial referencia a la calidad de lo que se ofrece. Por tanto, no puede pretenderse su propiedad en exclusividad”. Finalmente, no puede dejar de observarse que el registro no fue denegado, sino que fue otorgado, lo que hace a la protección y distintividad del signo marcario. Ello, no se ve alterado por el no otorgamiento de derechos privativos sobre los términos que componen el signo, lo que resulta acorde al equilibrio fundado en la ley de marcas, en lo que refiere a la utilización de expresiones ordinarias, o del lenguaje común, como signos marcarios. Por lo tanto, los términos que integran el conjunto marcario ingresan en la prohibición contenida en el artículo 4º, numerales 9 a 12 de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998, por lo que su concesión, sin derechos exclusivos, resulta ajustada a la regla de Derecho.