Sentencia Definitiva N° 101/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de febrero de 2025. Nº 101 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “FEDIR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 442/2023). RESULTANDO : I) A fs. 11 compareció la Dra. Fabiana Mateos, en representación de FEDIR S.A., a demandar la nulidad de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha de 5 de diciembre de 2022 que concedió el registro de la marca DELIBEST (mixta) solicitada bajo expediente No. 530753 a favor de su representada, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 35, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Artículo 7 de la ley 17.011 (fs. 2 infolios). Sostuvo que la resolución impugnada desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y lo priva de su derecho de exclusiva sobe un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión -económica y en recursos humanos- a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza en el mercado. Entendió que el análisis efectuado por la Dirección de la Propiedad Industrial es er róneo, pues el signo reúne las notas de novedad y fantasía requeridas por la normativa marcaria. En tal sentido, explicó que el Examinador, apartándose de las reglas gramaticales, considera que la existencia de mayúsculas y minúsculas separan los términos, pero se trata de un análisis equivocado y arbitrario en el que antojadizamente se “modifica” la marca solicitada. Precisamente, la combinación de diversos elementos dentro del conjunto de una marca mixta (en este caso, la combinación de mayúsculas y minúsculas) hace a la fantasía y distintividad del signo y excede a la potestad de la autoridad “interpretar” la voluntad del solicitante al elegir la marca con la que distinguirá sus productos. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 17) II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 28 el Dr. Milton Fuentes Riera, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a contestar la demanda y agregó antecedentes administrativos que lucen a fs. 19 a 27. Señaló que, aunque las palabras aparezcan juntas, la identificación de cada una de ellas es inevitable. Ambos términos indican la naturaleza de los productos que pueden encontrarse y, también, se trata de la denominación vulgar que informa respecto de las cualidades o atributos de los productos. Indicó que los términos, provienen del idioma inglés: Deli es la abreviatura de Delicatessen, que significa exquisitez o manjar y Best, se traduce como mejor. Ambos términos resultan descriptivos de los productos que pretenden protegerse (la totalidad de la clase internacional No. 35). Concluyó que tales términos han pasado al uso general, no son de fantasía, por ende, no pueden ser apropiables en forma exclusiva, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley No. 17.011. Aludió a jurisprudencia en apoyo de su argumentación y, en definitiva, solicitó la confirmación del acto enjuiciado (fs. 11 a 31). III) Por decreto No. 5011/2023 (fs. 32) se abrió el juicio a prueba y se diligenció la ofrecida por las partes a fs. 34 y 36. IV) Las partes alegaron en el plazo común de 15 días (fs. 48), lo hizo la actora a fs. 50 y 52 y la demandada a fs. 53. V) Conferida vista a la Procuraduría del Estado, la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar de Lenoble, remitiéndose a anterior dictamen, aconsejó anular el acto en proceso, por dictamen No. 302/2024 en la fase de su impugnación (fs. 57 a 60). VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por mayoría, sin compartir lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la confirmación del acto impugnado. II) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha de 5 de diciembre de 2022 que concedió el registro de la marca DELIBEST (mixta) solicitada bajo expediente No. 530753 a favor de su representada, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 35, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen . Artículo 7 de la ley 17.011 (fs. 2 infolios). III) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319; L ey Nº 15.869, arts. 4º y 9º, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 206 del Código de lo Contencioso Administrativo). IV) En autos, la parte actora se agravia del acto en proceso en cuanto concede la marca DeliBest, sin derechos privativos , al amparo de lo previsto en el artículo 7º de la Ley No. 17.011, de 7 de octubre de 1998. Concretamente, cuestiona la apreciación por parte del Examinador al no analizar el término que pretende registrarse en una unidad y desmembrarlo para su examen, lo q ue entiende se aparta de las reglas gramaticales y comporta una interpretación arbitraria y antojadiza. A partir de dicho extremo, concluye que DeliBest es un término único que, como tal, revela fantasía y distintividad, lo que se refleja con un tipo de le tra y color característico y combinación de mayúsculas y minúsculas. Por tanto, es susceptible de acceder a registro sin limitación de especie alguna. El Tribunal ya se ha pronunciado, en un caso idéntico al presente. La única diferencia entre ambos asuntos es la clase internacional protegida. En esa oportunidad, la mayoría del Tribunal consideró que la parte actora no tenía razón en su planteo (Sentencia Nº89/2025). V) Al respecto dijo la Corporación citando la opinión de CHIJANE. “ La validez de la marca se encuentra ontológicamente influenciada por la capacidad distintiva del signo, siendo la cualidad insoslayable que debe presentar para acceder legalmente al Registro”. (…) las legislaciones coinciden en concebir estructuralmente a la marca como un signo y en resaltar funcionalmente su finalidad distintiva. No cualquier signo gozará de protección jurídica, sino aquel que posea aptitud para identificar y distinguir las di versas prestacionales empresariales ofertadas en el mercado. La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros, no poseyendo distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor, por su sim pleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común, en relación al objeto a ser identificado”. (Cf. CHIJANE, Diego. “La Defensa Judicial del Derecho de Marca”, La Ley Uruguay. 2017, ps. 65-67). La Ley No. 17.011, en su artículo 4º, prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas. Se trata de denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse, con idéntica finalidad, a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Así, el artículo 4º de la Ley referida establece que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto irrogarán nulidad absoluta: “9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgar es, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios; 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad; 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones d ellos numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Por su parte, el artículo 7º de la Ley, prevé que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la Ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. VI) En autos, por informe de fecha 1º de diciembre de 2022, previo al dictado del acto que se impugn a, la DNPI entendió que el registro solicitado se enmarcaba en las prohibiciones contempladas en los numerales 9 a 12 del artículo 4º de la Ley No. 17.011. Así, consignó que “Deli” es la abreviatura Delicatessen, que proviene del inglés y significa exquisitez o manjar; y “Best”, en español, significa Mejor. Continuó refiriendo a que Deli, resulta descriptivo en cuanto a lo que comprende la clase internacional 35 y el término “best” también es descriptivo en el sentido que hace referencia a la calidad de lo que se ofrece. Resaltó el informe que la clase 35 comprende en particular: el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servici os pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores electrónicos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, tales como sitios web o programas de televenta; https://www.proveedores.com/distribuidores-mayoristas-t/panadería-y- pstelería. Y remata: “Son términos que han pasado al uso general, no son de fantasía. Por ende, no pueden ser apropiables en forma exclusiva”. (fs. 22 vta. y 23. infolios). VI) Para la mayoría de la Sede, el término “Deli Best” se encuentra alcanzado por las causales de nulidad previstas en la Ley Nº 17.011, por lo que se concuerda con las conclusiones arribadas por la Administración para conceder el registro solicitado, sin derechos privativos. En un primer análisis, ha de resaltarse que es la propia conformación del signo, su grafía, su aspecto visual u óptico, que genera en el intérprete esa natural divisibilidad que la actora cuestiona. Precisamente la elección de mayúsculas y minúsculas hace que el único término al qu e alude la actora, tanto del punto de vista gráfico, como fonético, se segmente en dos: “Deli” y “Best”. Es decir, no se trata de una división caprichosa ni arbitraria, sino que la propia grafía utilizada impresiona como una marca compuesta de dos términos unidos. El uso de la mayúscula en “Best” diferencia y separa visualmente ambos términos sin necesidad de utilizar espacio o guión, lo que habilita a que el signo se perciba de esta manera, como dos palabras y no como una sola palabra compuesta, lo que hubiera sucedido si la grafía utilizada hubiera sido Delibest, sin mayúscula en la letra B. Esta conclusión no colide con el examen que en materia marcaria reclama la doctrina, esto es, que el análisis debe efectuarse en su conjunto, sin desmembramientos. Y ello, por cuanto es la propia actora, con su elección de grafía y tipo de letra, que ha delimitado el alcance del signo. Fundamentaba sobre este tópico la Corporación, en conceptos que aquí cobran especial relevancia: “(…) Los conceptos que vienen de transcribirse resultan plenamente aplicables al caso de obrados, porque al igual que ocurría en aquel caso con la presentación gráfica de la marca “SKINMEN”, también en éste la marca “DERMASHOCK” tiene una grafía particular , que es la que precisamente ambienta la escindibilidad del signo, puesto que de la mera observación del logo que la identifica (fs. 2 AA) puede apreciarse que ambos términos (“DERMA” y “SHOCK”) aparecen claramente diferenciados por un distinto tipo de letras, y por consecuencia es la propia grafía del signo la que coadyuva a ello, por cuanto “cada uno” de los términos se encuentra claramente identificado con un tipo de letra especial. En consecuencia, así como ocurría en el expediente anterior con los términos “SKIN” y “MEN”, también los vocablos “DERMA” y “SHOCK” parecen ser indicativos de los productos que se pretende proteger dentro de la clase 3 (como ser los productos de perfumería, jabones, aceites esenciales o cosméticos) y, por tanto, por más que aparezcan unidos en la marca cuyo registro solicita la accionante (“DERMASHOCK”), los términos que conforman el signo marcario en cuestión no parecen revestir las notas de distintividad, novedad y fantasía requeridas para concederle un uso privativo”. (Cf. Sentencia No. 346/2016). Delimitado lo anterior, corresponde analizar el significado de los términos en cuestión. Deli, es una abreviatura coloquial o un acortamiento léxico del término “delicatessen”, o como diminutivo de “delicioso” que según el Diccionario de la RAE alude a “alimentos selectos” o “tienda donde se venden delicatessen”. Por su parte, Best, traducido al español significa “mejor”. Según la Clasificación de Niza, la Clase Internacional No. 30, pretendida, comprende: “Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. La clase 35 comprende principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa com ercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción. A fines de clasificación, la venta de productos no se considera un servicio”. De manera que la presentación gráfica de la marca “DeliBest”, su aspecto visual, que permite escindir la expresión en dos vocablos: “Deli” y “Best”, se trata de términos que expresan cualidades esenciales de los productos que protegen, haciendo especial referencia a la calidad de lo que se ofrece. Por tanto, no puede pretenderse su propiedad en exclusividad. En suma, en función de las coordenadas precedentes, el término concedido “DeliBest” ingresa dentro de las nulidades establecidas en el artículo 4º, numerales 9 a 12 de la Ley Nº 17.011, por lo que su concesión, sin derechos privativos, resulta ajustada a la regla de Derecho. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y oportunamente, archívese. Dra. Rossi (d.), Dr. Corujo (d.), Dra. Klett, Dr. Balcaldi, Dr. Cal (r.). Dr. Marquisio (Secretario Letrado) Dra. Rosina Rossi DISCORDE: en función de lo que expongo a continuación. La empresa actora cuestionó análisis efectuado sobre la marca concedida sin derechos privativos, en tanto sostuvo, no puede la Oficina descomponer el signo modificando de modo arbitrario lo solicitado. Sin dejar de anotar lo opinable que resultan casos como el presente, entiendo que le asiste razón. Como bien se señala la mayoría del Tribunal en el fallo, existe un caso idéntico que difiere únicamente en cuanto a la clase internacional a distinguir por el signo. Dicho esto, cabe reiterar con relación al alcance con el que puede concederse un registro marcario, que el artículo 4 de la Ley marcaria dispone: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:” (...) “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, qu e se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” En base a los numerales citados, la resolución se limitó a otorgar y reconocer originalidad al signo solicitado, pero lo hizo sin conceder derechos privativos sobre los términos que lo componen. Esto en tanto el artículo 7 de la Ley No. 17.011, prevé para ello que los signos comprendidos en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011, puedan formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los términos que ostenten dichas notas. Al igual que en el caso análogo citado entiendo que el obrar administrativo resultó ilegítimo, en tanto la marca solicitada de registro fue descompuesta indebidamente a los efectos de su apreciación. Esta trata del signo mixto compuesto por el único término “DeliBest”, por lo que nuevamente me inclino por compartir el criterio sustentado por la PECA, en cuanto a lo que señaló invocando un pronunciamiento anterior. En particular desde que expresa que no puede el registrador -y agrego el juzgador- descomponer términos de la marca cuyo registro se solicita, puesto que podría provocar un efecto o consecuencia no deseada alejada del objeto de la solicitud registral. En suma y por tales argume ntos, anulo en la porción objeto de agravio. Dr. William Corujo DISCORDE: con la mayoría en cuanto a la no anulación del acto administrativo enjuiciado por no otorgar derechos privativos respecto del uso de la marca registrada por las razones que habrán de exponerse. A tales efectos, y en virtud de la coherencia de criterios del Miembro votante, se transcribe la discordia planteada en la causa análoga Ficha 441/2023. Se impone la anulación del acto administrativo encausado pues considero que, en la especie, la Administración demandada incurre en un grosero vicio en la motivación del acto al realizar un cotejo marcario inexacto y contrario a derecho. El signo marcario concedido, según es voluntad de la titular de la marca, se compone de una sola expresión (DELIBEST) y no de dos términos separados (DELI y BEST) como pretende la demandada. Evidente vicio de motivación errónea del acto en su porción impugnada. Y esta motivación errónea se da porque la Administración incurre en la realización de un cotejo marcario contrario a derecho al proceder al desmembramiento del signo en cuestión (DELIBEST), cuando lo correcto es que dicho cotejo sea practicado “en su conjunto” ya que la marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, 626/2015, entre otras)”. No resulta válido que el registrador descomponga los términos de una marca que se pretende registrar, provocando un efecto no deseado en el solicitante, ya que este no pretende registrar dos términos “débiles” sino un término compuesto por dos palabras que unidas generan un nuevo término que no es de uso común, ni genérico ni tiene traducción en otro idioma. Además, no debe perderse de vista que se trata de una marca mixta compuesta de mayúsculas y minúsculas y a color; y no una meramente denominativa, lo cual refuerza su distintividad. Así pues, entiendo que el signo marcario en c uestión no carece de la nota de “fantasía” exigida por el art. 4º núm. 11º de la Ley Nº 17.011. Tal como enseña el Dr. Augusto Durán Martínez, referido en Sentencia 136/2024 de este Cuerpo: “La motivación, además de ser suficiente y congruente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, págs. 137-138)”. Tal como se refería. La marca debe ser apreciada en su conjunto, sin descomposiciones, en tanto se debe respetar lo que se quiso registrar. Resulta insoslayable tener presente lo manifestado por este Tribunal en reciente Sentencia 541/2024, en causa de similares característic as, respecto a la improcedencia del desmembramiento de términos en cuanto al cotejo de los signos marcarios: “Por tanto, resulta ilegítimo denegar derechos privativos sobre un término -disgregado- que no forma parte del conjunto marcario reivindicado”. En esa línea de razonamiento y en conceptos que resulta oportuno revalidar, el Tribunal, en sentencia Nº 626/2015 resaltó: “La marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada, y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). De acuerdo con tales postulados, el término en inglés “SKIN” no aparece disociado en el conjunto marcario solicitado como un término independiente, y no es lo que se pretende registrar, por lo cual resulta a todas luces incorrecto el denegar derechos privativos sobre un término que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En consecuencia, no se comparte el criterio expuesto por la DNPI en la contestación de la demanda, así como tampoco el dictamen del Sr. Procurador del Estado, en cuanto éstos efectúan un desmembramiento del signo marcario, disociándolo en dos términos constitutivos: “THERA” y “SKIN”, cuando no es ello lo que se pretende registrar por la actora, desde que surge de la solicitud de fs. 3 A.A. que la denominación de la marca es “THERASKIN” (todo junto), tal como surge del logo y del recuadro de abajo donde se exige “indicar denominación”, además de que el nombre comercial de la empresa es también “THERASKIN”, lo mismo que la razón social de la actora (THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA.). En razón de lo expuesto, se entiende que la situación de autos no es susceptible de ser encuadrada dentro de las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley 17.011, resultando ilegítimo el acto impugnado”. No obstante, lo anterior, aun de permitirse tal disociación, el signo refutado no dejaría de revestir las notas de fantasía y distintividad que ostenta. Y ello, porque, en todo caso, tan solo sería evocativo. Al decir de los multicitados autores MERLINSKI y SALAVERRY “Podrán existir expresiones o vocablos muy parecidos a la denominación genérica y necesaria o deformaciones de la misma. Si bien pueden contener un alto poder evocativo, son registrables. No se discute ya la valid ez como marca respecto de las designaciones evocativas”. Por todo lo referido, cabe concluir que no existe obstáculo legal alguno para conceder con plenos derechos el registro marcario sobre la totalidad del signo solicitado.