Sentencia Definitiva N° 23/2004

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de febrero de 2004. No. 23 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos: “FLEISCHMANN NABISCO URUGUAY S.A. con ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 573/01). RESULTANDO : I) La parte actora pidió se declare la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 11/may/00, en cuanto se concedió el registro de la marca “ROY”, bajo acta Nº 287.099, como denominativa, para proteger artículos de la clase int. 30, y a favor de la firma SAMY S.A. de Uruguay (A.A. fs. 11 y 54 vta.-55). Se fundó en su calidad de titular de la marca ya registrada “BOY”, bajo acta No. 275.441, como denominativa, y también para la misma clase int. 30, y sostuvo que la marca cuestionada era peligrosamente confundible con la suya, por las similitudes gráficas y fonéticas, y que no existían las claras diferencias que exige la ley No. 17.011. II) La parte demandada contestó, y afirmó que el acto se ajustó a derecho porque entre las marcas en pugna existían las claras diferencias que exige el art. 6 de la ley No. 17.011, y que no se daba el riesgo de confusión. Y pidió que se confirmara el acto impugnado. III) Consta que abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 31, alegaron ambas partes y fue oído el Sr. Procurador del Estado, el que aconsejó la confirmación del acto (Dictamen 741/02, fs. 39). Se citó para sentencia, la que, previo estudio, fue acordada en tiempo y forma. CONSIDERANDO : I- En lo formal se coincide con el Sr. Procurador, en cuanto a que se agotó correctamente la vía administrativa y que la pretensión de nulidad se dedujo en tiempo y forma (arts. 4 y 9 de la ley No. 15.869). II- En cuanto al fondo del asunto, sin duda es opinable, como lo demuestra la ausencia de unanimidad en este pronunciamiento. Pero el Tribunal por mayoría, estima que existen claras diferencias entre la marca anterior y la concedida, y que no hay peligro cierto de confusión, ajustándose así el acto al art. 6 de ley citada, y debiendo ser confirmado. Si bien es exacto que ambas son sólo denominativas, que ambas incluyen la clase int. 30, y que ambas incluyen dos letras comunes y en el mismo orden, existe una clara diferencia en cuanto a la letra inicial, que se traduce en diferencia gráfica (visual) y diferencia sonora (auditiva). Pero, además, existe entre ambas una clara diferencia conceptual o evocativa, puesto que la marca cuya titularidad pertenece a la actora es una palabra del idioma inglés, “BOY” que significa “niño, muchacho, chico” (A.A. fs. 21), mientras que la concedida “ROY” es una creación por acumulación de letras, un verdadero signo de fantasía, y no tiene traducción alguna (A.A. fs. 11). Es cierto que las marcas breves, conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, son menos distintivas y capaces de confundirse con mayor facilidad (Gutiérrez Carrau, Juan, Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2da. edic. F.C.U., 1998, pág. 92). Pero también es cierto que el mismo autor señala luego que pueden existir semejanzas gráficas u ortográficas, pero que un preciso y concreto contenido ideológico fuerte puede hacer que las marcas no se confundan (ob. cit. pág. 93). Y esa es la situación que el Tribunal entiende que se configura en este caso concreto. En el mismo sentido, de sostener un criterio amplio sobre la configuración de las claras diferencias (exigidas antes por el art. 33 del decreto del 29/nov/40, en redacción dada por art. 2 del decreto del 6/jul/45, y exigidas hoy por el art. 6 de ley No. 17.011), el Tribunal se remite especialmente a los casos planteados por las marcas PUM y PUC, NABISCO y ARISCO, PACHI y PATTY, OXO y OSO, en los cuales se admitió la posibilidad de coexistencia de los respectivos registros (Sents. Nos. 895/00, 759/97, 295/00, y 895/00). Por último, y también en el mismo sentido, cabe destacar la existencia del registro de la marca “JOY”, bajo acta No. 206.568 (que también fuera oponente en la etapa administrativa, A.A. fs. 15 vta.- 16, y 51 vta.), la que siendo similar a la aquí cuestionada (diferencia sólo de la primera letra), aparentemente ha “convivido” con la marca “BOY” de la aquí actora, y sin confusión alguna. Por estos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado y arts. 309, 310 de la Constitución, y 28 y ss. del decreto ley No. 15.524, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Confírmase el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Rochón, Dra. Battistella (d.). Dr. Calleriza (Sec. Letrado). Discordia de la Dra. Battistella. Discorde: Considero que entre ambas marcas existe una similitud tal, que amerita anular el acto que concedió el registro a “ROY”. En efecto, la ley establece que la función de todo signo marcario es la de distinguir los productos y servicios de una persona de los de otra, exigiendo, entre otras cosas, que la marca a registrar sea claramente diferenciable de las que ya se encuentran inscriptas o en trámite de inscripción y esto no sólo a modo de salvaguardar los derechos de los comerciantes, sino también el del consumidor. Analizando comparativamente ambos signos marcarios, vemos que entre ellos existe una gran similitud, capaz de crear confusión y esto porque, por un lado, ambos son signos denominativos, por lo que no existen símbolos que los pudieran diferenciar, en consecuencia, tanto fonética como gráficamente son muy similares, diferenciándose únicamente en una letra, por otro lado, ambas marcas distinguen los mismos productos (clase int. 30), que, a su vez, son de consumo masivo, por lo que estimo que el consumidor medio es muy factible que confunda ambas marcas. Si entrara al mercado un producto identificado con la marca “ROY”, se produciría un doble perjuicio: uno para el actor, propietario de una marca de larga antigüedad (fs. 21 A.A.), y prestigio en el mercado y otro al consumidor, por lo que ya expresé supra. En conclusión, entiendo que en este caso no se cumple con el requisito exigido por el art. 6o. de la ley 17.011, ameritando, por ello, la anulación del acto en juicio.