Sentencia Definitiva N° 719/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de diciembre de 2003. No. 719 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “RALSTON PURINA COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 470/00). RESULTANDO : I) Que a fs. 7 y ss. compareció el representante de la parte actora entablando demanda de nulidad contra la Res. de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 07/10/99, por la que se desestimara su solicitud de registro de la marca “DOG CHOW”, Acta No. 285119, para la Clase Int. No. 31 (fs. 37 A.A.). Expresa que la misma tiene su fundamento de acuerdo a un dictamen precedente, en los Nrales. 10 y 11 de la ley 17.011, considerando que el signo solicitado a registro, es una denominación genérica; afirma que la denominación solicitada no es una denominación genérica, no quedando comprendida en las disposiciones prohibitivas previstas en la ley, ya que su traducción al español es “perro vituallas”, y no define en forma precisa habitual y necesaria el producto que se pretende distinguir. Agrega que no puede perderse de vista que su representada ya es titular del registro de la marca “CHOW” para distinguir la Clase Int. No. 31, por lo que la marca que se pretende registrar no es más que una variante de aquel registro, agregándole un elemento distintivo; que “DOG CHOW” como conjunto marcario, puede considerarse una expresión evocativa, citando doctrina y jurisprudencia; que tampoco puede perderse de vista la condición de notoriedad del signo marcario, que ha sido registrado en otros países; que otro argumento es la concesión del registro de la marca “CAT CHOW”, Acta No. 314026 para distinguir alimentos para gatos; que todos estos argumentos llevan a anular el acto impugnado, lo que solicita. II) Conferido traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 17 y ss., solicitándose su rechazo, por entender que es pertinente confirmar en todos sus términos el acto impugnado, manifestando que el signo marcario denegado no sólo posee traducción al idioma español, sino que los términos que la componen, en su idioma original, son comunes; que asimismo, la traducción que efectúa el actor no es correcta, ya que se traduce como “comida para perro”, y no mascota o perro vitualla. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 26; alegaron ambas por su orden, a fs. 32 y ss. y fs. 37; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien en dictamen No. 16/2003 aconsejó confirmar el acto impugnado, y se citó para sentencia, la que fue legalmente acordada, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I- Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción se interpuso en plazo. II- Eduardo Lapenne, en representación de RALSTON PURINA COMPANY, promueve acción de nulidad contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fin de obtener la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 7 de octubre de 1999, que desestimó el registro de la marca “DOG CHOW” Acta No. 285.119, para la clase internacional 31 “comida para mascotas”.- Se agravia del acto en causa, porque considera que ha sido dictado en violación de la norma de derecho, ya que a su criterio, la expresión “DOG CHOW” no es una denominación genérica como lo sostiene la Administración y, por ende, no queda comprendida en las disposiciones prohibitivas previstas por la ley.- III- El tema en examen, como todos los de marcas, es de gran opinabilidad y en función de ello, la presente decisión se adopta con la conformidad de la mayoría legal necesaria requerida para su pronunciamiento y, en opinión contraria a la sostenida por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se inclina por aconsejar la confirmación del acto administrativo impugnado.- Conforme a las resultancias probatorias obrantes en la instructoria y disposiciones legales aplicables en la materia, la mayoría de los integrantes que componen la Sala, consideran que existen suficientes elementos de juicio que autorizan a concluir en el acogimiento de la demanda de anulación que se promueve, por los siguientes fundamentos.- En efecto, en primer lugar, corresponde señalar que la demandada no controvierte, en lo sustancial, los fundamentos que sustentan los agravios esgrimidos por la accionante en la demanda, salvo en aquella parte mediante la cual sostiene que la traducción que efectúa el actor al idioma español de “DOG CHOW”, no es correcta (fs. 17 de autos). Ya que la reclamante sostiene que su traducción significa “perro vituallas” o “comida para mascotas” (fs. 7v. de autos); en tanto que para la Administración, es “comida para perro”.- De todos modos, la traducción señalada por la reclamante al promover la solicitud de registro como “comida para mascotas” (fs. 23, en rojo AA., Pieza “A”), no fue cuestionada en ningún momento, y el fundamento de la denegatoria se basa, solamente, en que es un término “genérico” (v. fs. 32, en rojo AA., cits).- Lo dubitativo respecto de la significación de la traducción al español de la expresión “DOG CHOW”, hace perder eficacia a la aparente incidencia que ella podría tener para denegar el registro. Y, aún de admitirse la postura de la demandada, no logra justificar la discriminación infundada en la que incurre, al conceder el registro de la marca “CAT CHOW” No. 314.026 por resolución de fecha 14 de abril del 2000, para distinguir “alimentos para gatos”, la cual fue concedida sin derechos privativos sobre la expresión “CAT” (fs. 11 de autos). Afirmación de la parte actora que no fue controvertida.- Indudablemente surge que la Administración ante dos situaciones prácticamente iguales (porque si “CAT CHOW” se considera que no es un término genérico; no se comprende que sí lo sea “DOG CHOW”), adopta decisiones que resultan manifiestamente contradictorias y no se da una explicación, ni siquiera razonable que justifique fehacientemente el cambio de criterio de apreciación de los mismos hechos.- Se debe agregar además, que obra como circunstancia corroborante de la opinión mayoritaria de acoger la demanda de anulación, de que tampoco se controvierte que la actora, ya es titular del registro de la marca “CHOW” No. 290.342, para distinguir la clase internacional 31, por lo que, la solicitada viene a ser como lo menciona la accionante, una variante de aquélla.- Se estima también que en la causa ha sido probada terminantemente la notoriedad mundial y prestigio del signo marcario “DOG CHOW”, no sólo por la prueba documental que se agrega al proceso sino porque además, la demandada no ha cuestionado el extremo indicado. En su virtud, al quedar probado entonces plenamente, que “DOG CHOW”, propiedad de RALSTON PURINA COMPANY, con registros en gran cantidad de países, hace aplicable en la especie el articulo 6 quinquies del convenio de París ya que no se logra acreditar que sea procedente en el caso la norma prohibitiva, por no justificarse un estricto encuadramiento fáctico.- En definitiva, se considera, a criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala, que procede anular el acto administrativo impugnado en autos, por entender que ha sido solicitado el registro cuestionado en la clase internacional 31 con la misma limitación con que fue concedida en el país de origen sobre dicho término.- Por último, aún admitiendo que se tratara de una denominación “genérica” (la que se excluye, porque a lo sumo aparece como evocativa), igualmente se llega a la misma conclusión de acogimiento de la demanda de anulación, porque dada la notoriedad y fuerza distintiva que se ha reconocido tiene la expresión “DOG CHOW”, y afirma a su vez la actora (fs. 33 in fine de autos), sin ser controvertida, hace que la situación descripta se encuentre comprendida en el art. 8 de la Ley de Marcas No. 17.001 que dice: “Cuando una palabra o un conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios”.- El alcance de la disposición mencionada extiende su aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la ley 17.011, que reúnan las condiciones previstas (último inciso del artículo referido).- Como lo ha señalado LAMAS, el principio de la registrabilidad que ya existía durante la vigencia de la Ley No. 9.956 no justificaba la anulación de ciertas marcas constituidas por la combinación original de un término genérico en español y otro término en inglés cuyo significado prácticamente nadie conocía en el país. Situación que ahora, con el art. 8, inciso tercero, refuerza el criterio de opinión doctrinario de que no se justificaba la anulación de aquellos registros (LAMAS, Mario Daniel; “Derecho de Marcas en el Uruguay”, págs. 146/147).- Por los fundamentos expuestos y en mayoría, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, por ende, anulando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Brito del Pino (d.), Dra. Battistella (d.). Dr. Calleriza (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Brito del Pino. Discorde porque: 1) Desestimo la invocada nulidad, creo que la negativa al registro está perfectamente fundada, ya que “DOG CHOW” y su traducción correcta (comida para perro; además del diccionario que cita la demandada en la contestación fs. 17, num. 5, agrego que el “Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English” de AS Hornby, pág. 147, donde consta “chow” = “food”, es coincidente) es una expresión genérica que indica la naturaleza del producto, y no puede ser considerada como marca , ya sea bajo la ley no. 9.956, art. 2, incs. 4o. y 5o., que estaba vigente a la fecha de la solicitud (29/feb/96, ver A.A.: fs. 12), o ya sea bajo la ley No. 17.011, art. 4, incs. 9, 10 y 12, que estaba vigente a la fecha del acto. 2) En cuanto a la aplicación al caso de la cláusula “tal cual es”, art. 6 quinquies del Convenio de París, si bien está acreditado el registro en el país de origen y con la misma limitación que aquí se pidió (ver A.A. fs. 27, 28 y traducción fs. 30), creo que no corresponde y que puede sí rehusarse el registro, porque se da una de las hipótesis previstas en la letra B, num. 2. 3) En cuanto a la invocación del art. 8, ley No. 17.011, estimo que no se ha acreditado en forma plena que el registro pedido sea de aquellos que “...hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociados a una determinada persona física o jurídica...”. Discordia de la Dra. Battistella. Discorde: La expresión “DOG CHOW”, traducida a nuestro idioma, significa comida para o de perro , agregando al Diccionario citado por la demandada (fs. 17) y al citado por el Ministro votante anteriormente, el Cambridge Internacional Dictionary of English, que en su pág. 230 define “chow” = date slang food. En consecuencia, la expresión que pretende registrarse como marca, más que evocativa como pretende describirla el actor (fs. 8 vta., num. 13 y fs. 33, num. 17) es indicativa, plenamente, de la naturaleza del producto que pretende distinguir: comida para perro, siendo sus términos de uso general, careciendo de la nota de novedad y especialidad, no constituyendo signo de fantasía como lo exige la ley; en consecuencia, la locución DOG CHOW ingresa perfectamente dentro de las prohibiciones del art. 2o., nums., 5 y 6 de la ley 9.956 (“...5. Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase, género o especie a que pertenecen. 6. Los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad y especialidad...”. Ni siquiera, si se tiene en cuenta el “conjunto marcario” se logra sortear estos obstáculos, pues, aplicando la llamada “prueba de opacidad”, el consumidor medio o común, que es el punto de referencia de nuestra legislación marcaria, no encontrará dificultad alguna para penetrar el sentido de la locución DOG CHOW, desentrañando la naturaleza de los productos protegidos por ella. Aún en la hipótesis de entender que la locución DOG CHOW no es la generalmente usada por el consumidor medio para indicar la naturaleza de los productos que se distingue, entiendo que igualmente ha de aplicarse el art. 2o de la ley 9.956, siendo de aplicación la sentencia invocada por el propio actor en su escrito de fundamentación de los recursos (fs. 45, num. 6 A.A., pieza A).