Sentencia Definitiva N° 709/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de diciembre de 2003. No. 709 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 405/00). RESULTANDO : I) Que compareció la firma actora representada por Eduardo Lapenne, promoviendo la nulidad del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 1/6/99, y recaído en el expediente de solicitud de la marca “Belmont Comparte su Suavidad”, Acta No. 305.806 para la clase int. 34, en cuanto el mismo concede dicho registro, sin derechos privativos sobre la expresión “Comparte su Suavidad” por considerar que ha sido dictado en violación a una norma de derecho. Manifestó que la expresión “Comparte su Suavidad”, no resulta una denominación técnica, comercial o vulgar que exprese una cualidad o atributo, sino una combinación de expresiones, requisitos esenciales para la inscripción de un signo marcario. En consecuencia, resulta su condición de fantasía y originalidad. Expresó, además, que “Belmont” es una marca previamente registrada y lo que se procura es obtener una “marca derivada” del registro anterior, anexando otras expresiones al signo que goza de notoriedad en el ámbito nacional e internacional. En definitiva, solicitó se falle anulando el acto procesado únicamente en cuanto limita la concesión a lo dispuesto por el art. 7º de la Ley No. 17.011, no otorgando derecho exclusivo sobre la expresión “comparte su suavidad”. II) Conferido traslado de la demanda, fue evacuado por la Administración a fs. 16 y ss., manifestando que la presente acción deberá desestimarse ya que el acto impugnado resultó ajustado a derecho y fue dictado en estricta aplicación del régimen marcario vigente. Agregó, que la expresión “Comparte su suavidad” podría concederse pero sin derechos privativos al ser de dominio público. Además, expresó que la substanciación del trámite fue conforme a derecho, otorgándosele a la actora todas las garantías del debido proceso. III) Se abrió el juicio a prueba a fs. 18, certificándose la producida a fs. 35. Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 37/39 vto. y la demandada a fs. 42. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 680/2002 de fs. 45/45vto.), se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Eduardo LAPENNE, en representación de SOUZA CRUZ S.A. promueve acción de nulidad contra la Resolución de fecha 1º de junio de 1999, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió la marca “BELMONT COMPARTE SU SUAVIDAD”, Acta No. 305.806, para distinguir artículos comprendidos en la Clase Internacional 34, sin derechos privativos sobre la expresión “COMPARTE SU SUAVIDAD”. Considera que el acto en causa es ilegal, porque la expresión “COMPARTE SU SUAVIDAD” no resulta denominación técnica, comercial o vulgar que exprese una cualidad o atributo, sino una combinación de expresiones que no identifican un producto en particular, sino que podría referirse a una pluralidad de productos. III) Como surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, la parte actora solicitó en su oportunidad el registro de la marca mixta “BELMONT COMPARTE SU SUAVIDAD” bajo Acta No. 305.806, para cubrir “cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos” en la clase internacional 34 (fs. 1 a 3 A.A. en 15 fs.). El registro fue concedido al amparo del art. 7 de la Ley No. 17.011, sin derecho privativo sobre la expresión “COMPARTE SU SUAVIDAD” (fs. 9 A.A. en 15 fs.). IV) A criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala integrada, no son de recibo los agravios articulados por la parte accionante en razón de los fundamentos de derecho aplicables en la materia que a continuación se expondrán. En efecto, se estima que la limitación impuesta por la impugnada es arreglada a derecho al conceder el registro solicitado de conformidad con lo preceptuado por el art. 7 de la Ley No. 17.011 que establece que “los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la presente ley podrán sin embargo formar parte del conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. La reclamante hace hincapié en que la expresión “COMPARTE SU SUAVIDAD” no constituye una denominación técnica, comercial o vulgar. Entiende que la Administración al conferirlo en los términos del art. 7 de la Ley No. 17.011 está aplicando indebidamente y en forma extensiva las normas prohibitivas contenida en el art. 4 de la Ley No. 17.011. Si bien entiende la Corporación, en mayoría, que “Comparte su suavidad” no estaría refiriendo a las condiciones intrínsecas del producto, no puede desconocerse que es una expresión que refiere a cualidades aplicables a una generalidad de productos que están en el comercio, tal como lo señala la propia accionante, “de manera tal que pierdan por la amplitud de sus posibles aplicaciones, todo carácter designativo con relación a un artículo determinado”, que es lo que prohíbe la ley (ver fs. 5vta.). Entiende la Corporación, en mayoría, que, concederle derechos privativos sobre la expresión “COMPARTE SU SUAVIDAD”, implica privar a toda otra firma del mercado la utilización de los términos. Exclusividad que sigue teniendo la actora en tanto dichas expresiones formen parte del conjunto, por lo que las restantes podrán utilizar dicha expresión siempre y cuando otra denominación distinta a “BELMONT” forme parte del conjunto. V) Tampoco es de recibo el argumento fincado en que por tratarse de un “slogan publicitario”, previsto por el art. 3 de la Ley No. 17.011 procede la exclusividad, porque el slogan autoriza a constituirse como marcas las “frases publicitarias”. Y en el caso la denominación de la actora, en su conjunto fue concedida como marca. O sea, que el problema no está planteado sobre la negativa del registro como marca, sino en la exclusividad que la actora pretende sobre determinados términos o expresiones, lo que es cosa ajena al registro de la marca. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (d.), Dra. Battistella (r.). Dr. Calleriza (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Brito del Pino: Discorde, voto por anular en lo que fue objeto de agravio porque: A) El agravio recae sobre la limitación de los derechos y como siempre es opinable, pero comparto los argumentos esenciales de la parte actora. B) El art. 7 remite a las prohibiciones de los incisos 9, 10, 11 y 12 del art. 4. Descartada esta última, ya que estamos ante expresiones en idioma español, entiendo que la expresión cuestionada tampoco cae en ninguna de las otras tres prohibiciones. Porque no expresa “...cualidades o atributos...” de los productos que se busca proteger (inc. 9), ni tampoco es indicativa de la naturaleza de dichos productos (inc. 10), y tanto es así que con esa sola expresión no se puede saber cuáles son los productos protegidos. En cuanto a que se trata de “...palabras o locuciones que haya pasado al uso general...” (inc. 11), entiendo que tampoco se da dicha hipótesis, que debe entenderse siempre referida a un uso general, pero referido a un producto determinado. C) En cambio aquí, no veo cómo puede afirmarse que dicha expresión haya pasado al uso general, con respecto a los cigarrillos, etc. (distinto sería si el producto fuera un suavizante de ropa, como bien lo señala la actora a fs. 6 in fine). En este caso, en cambio la expresión resulta de suficiente fantasía y por su especialidad y distintividad puede integrar la marca pedida, como un conjunto con la ya aisladamente registrada BELMONT, y sin limitación alguna.