Sentencia Definitiva N° 38/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de febrero de 2025 No. 38 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SYNGENTA PARTICIPATIONS AG DE SUIZA con ESTADO, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 110/2023) RESULTANDO: I) La parte actora compareció representada por el Dr. Juan Lapenne y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sin fecha, mediante la cual se desestimó la solicitud de patente de invención N° 34954, presentada con el título de “Método de control y/o prevención de la infestación de chinches hediondas en la soja” (fs. 91 vto., en carpeta verde de 99 fojas, A.A.). En su memorial de agravios, abundó en aspectos técnicos que dicen relación con la patente de invención peticionada. Señaló que se reconoció la novedad y la aplicación industrial de la materia reivindicada respecto de los documentos que relaciona. Sin embargo, la Sra. Examinadora señaló que no se reconoce la actividad inventiva debido a la supuesta falta de evidencia de un efecto técnico sorprendente y basó su rechazo en el artículo 11 de la Ley No. 17.164. Puntualmente refirió que el control de las chinches se está convirtiendo en un problema cada vez más apremiante en el mundo y, por lo tanto, aunque se necesitan nuevos plaguicidas que se dirijan específicamente a las chinches, estos productos son difíciles de desarrollar. Al respecto, cuestionó que lo que la Examinadora no comprendió es la previsibilidad necesaria para saber que un pesticida será eficaz en una plaga determinada. Así afirmó que “La Examinadora parece asumir que un insecticida funcionará naturalmente en todos los insectos. Esto no es así y se pone de manifiesto en la plaga en cuestión: las chinches”. Asimismo, anunció que pediría un peritaje técnico para que se pronuncie sobre las alegaciones de ambas partes y para que concluya si, en efecto, la presente solicitud de patente cumplió o no con el requisito de la actividad inventiva. En definitiva, por estos fundamentos, solicitó el amparo de su demanda (fs. 5 a 10 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Desde el punto de vista sustancial, el accionar administrativo se ajustó a las previsiones legales existentes. En tal sentido, indicó que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley No. 17.164 una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica por un experto en la materia. Para nuestra Ley de Patentes, la actividad inventiva supone un efecto inesperado o sorprendente para el conocimiento existente al momento de la solicitud. Seguidamente, se remitió al informe final de examen de 1° de junio de 2022 y concluyó que de las actuaciones surge que la solicitud no cumplió con uno de los requisitos de patentabilidad como lo es la inventiva. En suma, por estos motivos, bregó por el rechazo de la pretensión anulatoria (fs. 19 a 21). III) Por decreto No. 2636/2023 (fs. 23) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 29 de febrero de 2024 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 93). IV) En el plazo común de quince días formuló sus alegatos únicamente la parte actora (fs. 96 a 97 vto.). V) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 361/2024 y aconsejó la anulación del acto en proceso (fs. 101 a 102 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 92). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. Según manifestaciones de la actora (fs. 5 a 10 vto., infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 19 a 21, infolios), la Resolución encausada le fue notificada el 23 de junio de 2022. El 27 de junio de 2022 interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 92 vto. a 93, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta, a que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 13 de enero de 2023. II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 89 a 90 vto.) y declarará la nulidad del acto, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en la patentabilidad de la solicitud formulada por la accionante, la que fuera observada por los técnicos de la DNPI, por falta de cumplimiento del requisito de actividad inventiva. Según destaca Bugallo, “Se define usualmente una patente de invención, como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas (…)” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial” , FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, p. 338) (la negrilla no está en el original) ( sentencia No. 499/2019). Más adelante, se refiere al concepto de actividad inventiva y explica: “ Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente , sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la ventaja que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad , la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto no es demostrable estrictamente como tal ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial”, op. cit. p. 355) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia No. 62/2012). Como enseña Rippe, la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho . Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención . (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia No. 499/2019). La Ley No. 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). En el presente, la examinadora de la División Patentes de la DNPI entendió que la solicitud tramitada no resultaba patentable , consignando que “se reconoce la aplicación industrial de la solicitud, se reconoce la novedad de la materia reivindicada y no se reconoce la actividad inventiva de la materia que se quiere proteger (…)” (fs. 83 vto., A.A.), temperamento que ratificó luego de la instancia de vista al concluir que “La limitación presentada por la solicitante en su última efectuación de vista no resulta suficiente como para atribuirle altura inventiva a la solicitud, por lo que se mantienen las observaciones realizadas en el informe de examen anterior.” (fs. 90 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ante este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y la parte solicitante, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que se trata de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial ( sentencias Nos. 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020, 397/2020, 696/2020, 721/2020, 224/2023, 463/2023, 548/2023, 844/2023, 287/2024, 326/2024, 410/2024 y 656/2024, entre otras). Pues bien, en autos se produjo una pericia cuyo objeto de análisis se centró en informar “si la solicitud de patente de invención que se procesa en estos autos (Acta n° 34954) cumplió o no con el requisito de la actividad inventiva establecido en el art. 8 de la ley 17164 ; y que informe, por tanto, si la misma debe ser concedida o desestimada, todo ello en forma fundada ” (fs. 42 vto., infolios) (la negrilla no está en el original). De esta manera, cumplidas las instancias procedimentales de precepto, el perito designado, Ingeniero Químico Álvaro Frizzi, produjo un informe pericial (fs. 68 a 83, infolios) en el cual concluyó que: “(…) el juego reivindicatorio denominado “Reivindicaciones de la solicitud UY 34954, presentado en la contestación del 27 de abril de 2022 (AA., fs. 87 rev.-88 anv.) posee actividad inventiva y, por lo tanto, cumple con lo dispuesto por el art. 11 de la Ley Nº 17.164, por lo cual lo reivindicado en “Reivindicaciones 3” de la solicitud UY 34954 es patentable en el sentido de lo dispuesto por el art. 8 de la Ley Nº 17.164 ”. (fs. 83, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Agregado el dictamen con citación de las partes ninguna dedujo oposición (fs. 85 a 87, infolios). Con tales entendimientos, el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículos 104 del Decreto Ley Nº 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP) ( sentencias Nos. 62/2012, 499/2019, 721/2020, entre otras). La Sala ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) Cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica “peritos peritorum”. (sentencias Nos. 734/1998, 62/2012, 171/2015, 499/2019 y 721/2020, entre otras). Si a ello se le agrega, como lo advierte la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, que “dicha prueba técnica no fue contrarrestada a través de otra prueba de igual naturaleza por parte de la Administración” (fs. 102 vto., infolios), la Sala no puede arribar a otra conclusión que la expuesta por la pericia. Cabe replicar aquí lo expresado por la Corporación en sentencia No. 515/2020, en cuanto concluyó: “De manera que la prueba científica producida en este juicio, le es palmariamente favorable al interés de la pretensora y no existen otros elementos aportados por la Administración, que permitan al Tribunal apartarse de dicho dictamen pericial (cf. Artículos 104 del Decreto Ley 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP). Adviértase, en tal sentido, que luego de la contundencia de la prueba referenciada, la Administración demandada en la etapa de alegatos, se limitó a exponer lacónicamente que: “la parte actora no ha aportado elementos que ameriten variar el temperamento expuesto…” (fs. 106 infolios). Así, es claro que las conclusiones del examinador de la División Patentes han podido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la solicitud de patente de obrados, cumple con los requisitos dictados por la Ley 17.164 para habilitar la patente en cuestión.” (la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Balcaldi (r.), Dr. Cal Dr. Marquisio (Sec. Letrado)