Sentencia Definitiva N° 14/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de febrero de 2025 No. 14 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “PREVISIÓN S.A. CON ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD”. (Ficha No. 1/2023) RESULTANDO: I) En este proceso, la actora PREVISIÓN S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 22 de marzo de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca PREVYSO (mixta), Acta No 501.542 en favor de PREVYSO S.R.L. de URUGUAY, para cubrir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 9, 35, 42, 44 y 45 (fs. 25 vto. de los AA). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 5 a 13 infolios) manifestó lo que se detalla a continuación. Narra que el 20 de mayo de 1971 fue fundada Previsión con el objetivo de brindarle a la sociedad uruguaya un sistema de asistencia fúnebre integral mediante planes de afiliación individual, familiar y colectiva que la visión de largo plazo son valores y pilares de la empresa que se traducen en los conceptos más importantes del sistema que son la credibilidad y confianza para sus afiliados. Manifiesta que es una empresa que continuamente se proyecta hacia el futuro atento a las necesidades y preferencias de sus clientes y la sociedad en su conjunto, incorporando y modernizando el concepto de Salas velatorias, construyendo sus propios Panteones Sociales, Hornos Crematorios y desarrollando soluciones en Cementerio Parque. Señala que en cincuenta años miles de personas han confiado en la empresa y más de 220.000 socios han optado por su protección y cobertura posicionando a la empresa como líder en su especialidad. Destaca que lo anteriormente señalado es lo que debe ser considerado al momento de revisar la resolución atacada a efectos de especularse respecto a la posible inducción en error, con especial relevancia en la naturaleza de la marca y el tipo de producto o servicio identificado. Máxime cuando se produce una coincidencia en el destino de la marca ya que las marcas en pugna son para ocupar las clases internacionales 44 y 45, lo que hace se este ante una concesión de registro de una marca directamente confundible con una ya registrada. Refiere que la concesión del signo impugnado significa desconocer los derechos de Previsión S.A. en tanto incluye elementos esenciales de las marcas de Previsión S.A. con la cual deja de ser la propietaria exclusiva de sus signos distintivos y de sus registros, en definitiva, sus registros marcarios no le sirven de nada. Asimismo, señala que la concesión de tales marcas también acarrea la pérdida de seguridad jurídica de las personas y empresas que registran sus marcas. Entiende que si la Dirección concedió derechos exclusivos de la marca no se puede por otro lado conceder a otra empresa una marca casi idéntica. Afirma que existe confundibilidad directa por el cotejo de los signos en pugna, riesgo de confusión, riesgo de asociación, reproducción de marca notoriamente conocida, no se analizó correctamente la incidencia del nombre comercial, todo lo expuesto conduce a la inequívoca conclusión de que la resolución que concedió el registro de la marca para las clases 44 y 45 debe anularse. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 17 a 19 infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que los términos PREVYSO y PREVISIÓN son claramente diferentes y no se aprecia peligro de confusión. Señala que, desde el punto de vista fonético si bien ambos términos comparten algunas letras en común no existe confusión posible. En el plano semántico el termino PREVISIÓN posee un significado preciso una previsión es una predicción realizada mediante el estudio de datos históricos o patrones pasados y el término PREVISO es un adjetivo: Anticipado, que va delante o que sucede primero. Manifiesta que del detalle de los artículos que protege la marca de autos, los que enumera, no son de consumo cotidiano y por ende, se esta frente a consumidores atentos, circunstancia que aleja aún más la hipótesis confusionista. Además, señala que la empresa PREVYSO S.R.L. se dedica a seguridad y salud ocupacional y la empresa PREVISIÓN se dedica a servicios fúnebres. Entiende que del análisis unitario y globalizado de los signos marcarios en pugna se deduce que es posible la coexistencia de estos en el registro y mercado sin riesgo de confundibilidad marcaría y que, por otra parte, los signos en conflicto poseen un logotipo distintivo que los permite diferenciar aún más y además incluyen la denominación social de sus titulares PREVYSO S.R.L. y PREVISIÓN S.A. lo que hará que el consumidor nacional asocie e identifique las empresas a las que pertenecen los servicios eliminando todo riesgo de confusión dejando en claro cuál es el origen empresarial de los servicios que ofrecen. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado y solicitó se dé noticia del pleito a PREVYSO S.R.L. IV) Dada noticia a PREVYESO S.R.L., comparece como tercero coadyuvante con la demandada (fs. 25 a 40 vto. infolios) y en breve síntesis, expuso lo que se dirá. Señala que corresponde confirmar el acto cuya nulidad se persigue por ser acorde a derecho. Manifiesta que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y que la única similitud existente entre las marcas es el prefijo PREV siendo e mismo genérico descriptivo y de uso común para las clases internaciones 44 y 45. Afirma que el registro de PREVYSO presenta las clases diferencias exigidas por la Ley para su registro y que las marcas citadas por la actora coexisten con otras marcas que comparten el prefijo PREV en las clases internaciones 44 y 45. Entiende que los productos y servicios que identifican las marcas se comercializan por canales de comercio diversos y que cada una tiene un prestigio propio en su rubro. En definitiva, solicita la confirmación del acto. IV) Por Decreto No. 2018/2023 (fs. 45 infolios) se tuvo por admitida la tercera coadyuvante y se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta tapa verde en 50 fs.) y documentación (carpeta tapa rosa en 43 fs.). V) Las partes alegaron por su orden (parte demandada a fs. 93; parte actora fs. 95 a 96; tercero coadyuvante 98 a 112 infolios) VI) Se tuvo por presentados los alegatos realizados y por Decreto Nº 366/2024 (fs. 117 infolios) se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen No. 206/2024 (fs. 119 a 120 vto. infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada personalmente el 23 de marzo de 2022 conforme dichos del actor no controvertidos, por lo que se tendrá por resistido en tiempo y forma el 4 de abril de 2022 (fs. 26 de los AA). Con fecha 28 de octubre de 2022 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 1º de febrero de 2023 (nota de cargo fs. 14 infolios). II) El objeto de este proceso es resolver si la marca PREVYSO (mixta) cuya solicitud de inscripción fue autorizada a favor de PREVYSO S.R.L. de Uruguay para los productos y servicios de las Clases Internacionales Nos 9, 35, 42, 44 y 45 por la Resolución que se procesa, por resultar confundible con la marca PREVISIÓN registrada por la accionante para las Clases Internacionales Nos. 44 y 45. III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) El objeto del presente caso es resolver si la marca cuya solicitud de inscripción fue admitida PREVYSO resulta confundible con la marca ya registrada PREVISIÓN, ambas registradas para las Clases Internacionales Nos. 44 y 45. Surge de autos que PREVISIÓN S.A. gira en el rubro de asistencia y servicios fúnebres; mientras que PREVYSO S.R.L. es una empresa que se dedica al asesoramiento profesional en la planificación o ejecución de prevención en seguridad y salud ocupacional. Emerge acreditado entonces que se desarrollan en sectores del mercado diferentes siendo también diferentes los canales de comercialización de éstos. En obrados, es aplicable la Ley de Marcas No. 17.011, y respecto a la confundibilidad el artículo 6 del citado cuerpo normativo expresa: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” Tal como ha señalado la doctrina, “la determinación apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física (el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no” (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico-Práctico de marcas”, FCU, segunda edición setiembre de 1998, pág. 87). En lo que refiere a la confundibilidad, está en la similitud entre los términos y la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado determinadas pautas o reglas de apreciación, que permiten al examinador analizar los casos de confundibilidad de marcas, siendo éstas: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. c. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. d. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (RIPPE, Siegbert, “Régimen de la Propiedad Industrial”, FCU, págs. 164 y 165; GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, Ob. Cit, pág. 88). Asimismo, expresaba Jorge OTAMENDI: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las maras y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste las requiera. Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público.” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, cuarta edición, Abeledo - Perrot. 2002. Pág. 184 y 185). En un análisis comparativo de las marcas en pugna, desde el punto de vista gráfico las mismas son diferenciables en forma clara ya que tienen logotipos distintos, el público consumidor discriminado identifica los diferentes logotipos, sin perjuicio de las disimilitudes denominativas y gráficas que ostentan las marcas en pugna, en el caso estamos ante la presencia de un logo que posee gran fuerza de penetración el consumidor, por sus características singulares, incluyen la propia denominación social de sus titulares, lo que diluye el riesgo confusorio personalizando el signo. Como se destaca en el informe de Asesoría precedente al dictado del acto, realizado el cotejo se concluye: “Del análisis unitario y globalizado de los signos marcarios en pugna, se deduce que es posible la coexistencia de los mismos en el registro y mercado, sin riesgo de confundibilidad marcaría. Por otra parte, los signos en conflicto poseen un logotipo distintivo que los permite diferenciar aún más y además incluyen la denominación social de sus titulares (“PREVYSO S.R.L. y “PREVISIÓN S.A.”), lo que hará que el consumidor nacional asocie e identifique las empresas a las que pertenecen los servicios, eliminando todo riesgo de confusión; dejando en claro cuál es el origen empresarial de los servicios que se ofrecen” (fs. 24 de los AA). Asimismo, resulta de importancia tener en cuenta al consumidor al que van dirigidos los productos y/o servicios que se ofrecen. En el caso se está ante un posible “consumidor discriminador”, esto es, un comprador selectivo que difícilmente puede incurrir en error al contratar el servicio por más que existan semejanzas en el nombre de otros servicios. Tanto los servicios ofrecidos por PREVYSO S.R.L. de Uruguay como los servicios ofrecidos por PREVISIÓN S.A. son notorios en nuestra plaza, por lo que ningún consumidor llega a ellos por mera casualidad, sino que conocen perfectamente su existencia y características, disipando así cualquier riesgo de confusión que pudiere existir entre las marcas en pugna. En tal sentido, como expresara el Tribunal en Sentencia No. 909/2011 la que resulta trasladable al caso: “En efecto, el probable consumidor es de los denominados “discriminados” o “selectivos”, conforme a la teoría del “discriminating parchase”, desarrollada en los Estados Unidos y aplicada cada vez con más frecuencia por nuestra jurisprudencia. Como regla general, para los productos de “consumo masivo” (alimentos, vestimenta a, artículos de limienza, etc). El “comprador presunto” será el calificado como “consumidor medio y poco atento”, el más proclive a la confusión. “Si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios, etc.), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión”. En suma, por lo anteriormente analizado no se verifica en el presente caso un riesgo de confusión, por lo cual los agravios expuestos por la accionante no resultan de recibo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Balcaldi, Dr. Cal Dr. Marquisio (Sec. Letrado)