Sentencia Definitiva N° 656/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de noviembre de 2024. No. 656 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BAYER HEALTHCARE LLC DE E.U DE NORTEAMÉRICA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 108/2023). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 21 de junio de 2022, media nte la cual se desestimó la solicitud de Patente de Invención N° 34.999 presentada por la actora con el título: "FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE PROLACTINA" (fs. 61 de los antecedentes). En necesaria síntesis de la demanda, se indicó que la e l objetivo y efecto de la presente invención es la provisión de una formulación mejorada para la dosis reivindicada de anticuerpo anti-PRLR, habiéndose demostrado la citada actividad inventiva mediante los correspondientes exámenes de laboratorio. Asimismo, controvirtió el método utilizado por la examinadora de la Administración dado su carácter retrospectivo. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración, contestó de modo contradictorio bregando por la solución desestimatoria de la demanda. Al respecto, sostuvo que, de acuerdo con su examen técnico, no puede reconocerse actividad inventiva a la materia reivindicada. Así, indicó que para nuestra ley de patentes la actividad inventiva supone un efecto inesperado, o sorprendente, para el conocimiento existente al momento de la solicitud. De ese modo, la diferencia entre actividad inventiva, o no obviedad, según el manual de redacción de patentes en relación con la “novedad”, radica en que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el arte previo. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa. Por lo tanto, la patente solicitada no cumple con lo previsto por el art. 11 de la ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999, ya que la invención en cuestión se deduce “en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. En suma, requirió que la demanda sea desestimada. III) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes que, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. IV) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 191/2024 de 12 de abril de 2024 se pronunció por la solución anulatoria. V) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) De modo preliminar, importa señalar que el objeto del proceso versa sobre la desestimatoria de la patente de invención solicitada por la parte actora. Desde la doctrina, se ha indicado que: “Una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a) un problema para ser resuelto; b) una solución a dicho problema; y, c) un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para tener protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita que esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potencialidad de realización” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I, FCU, 2ª edición, 2022, p. 490). Como enseña Rippe: “(…) la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia. (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16), (sentencia No. 499/2019). En nuestro país, es la ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999, la que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. El art. 8 de la citada ley N° 17.164 dispone que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por su parte, el referido art. 11 de la misma norma dice que: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Al analizar el referido marco legal señaló BUGALLO que: “En una aproximación tradicional, se identifican diversas categorías de condiciones o requisitos para la protección de las invenciones como patentes: a) objetivos, que están en la regla técnica y constituyen el contenido del artículo 8 LP; b) subjetivos, correspondiente a la personalidad del solicitante; c) formales, características de los documentos que aporta el solicitante. De todos ellos, los primeros tienen mayor relevancia pues condicionan el propio concepto de invención patentable. Las condiciones positivas que deben concurrir para que una invención pueda ser patentada son: a) novedad; b) actividad inventiva; c) aplicación industrial” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz; Ob. Cit., p. 503). Por lo tanto, el objeto de debate trata de la actividad inventiva de la propuesta de la accionante. Arribado este punto, conforme pasa a analizarse, resulta por demás relevante, y decisivo, para proceder a la anulación del acto, la prueba pericial diligenciada (fs. 61 a 68). IV) La cuestión a decidir resulta eminentemente técnica, por lo que la actora ostentaba la carga de demostrar el carácter patentable de su actividad inventiva. Así, el medio probatorio conducente a tales efectos era la prueba pericial, extremo que fue cumplido por la accionante. El examen técnico realizado por la perita designada, concluyó que las reivindicaciones presentadas cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 8 y 11 de la Ley 17.164 (fs. 68). Asimismo, el referido dictamen no fue impugnado por la demandada, ni surgen elementos de autos que justifiquen un apartamiento respecto de sus conclusiones. Tal como ha señalado el Tribunal en anteriores pronunciamientos: “De manera que la prueba científica producida en este juicio le es palmariamente favorable al interés de la pretensora y no existen otros elementos aportados por la Administración, que permitan al Tribunal apartarse de dicho dictamen pericial (cf. Artículos 104 del Decreto Ley 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP). Adviértase, en tal sentido, que luego de la contundencia de la prueba referenciada, la Administración demandada en la etapa de alegatos, se limitó a exponer lacónicamente que: “la parte actora no ha aportado elementos que ameriten variar el temperamento expuesto…” (fs. 106 infolios). Así, es claro que las conclusiones del examinador de la División Patentes han podido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la solicitud de patente de obrados, cumple con los requisitos dictados por la Ley 17.164 para habilitar la patente en cuestión. Por otra parte, y coincidiendo con lo relevado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en su dictamen, no puede desconocerse que la patente solicitada ha sido concedida en Europa, así como en otros países de América del Sur, todo lo cual se acreditó en autos” (sentencia N° 515/2020). En igual sentido, la sentencia N° 844/2023, indicó: “ De modo que al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica fue cumplido en el caso lo reclamado como regla por este Tribunal, en cuanto resulta imprescindible que la accionante para derribar el criterio de la examinadora de la oficina, produzca prueba hábil a tal fin, lo que en el casus efectivamente aconteció. Este Informe es fundado, revela profundidad y un extenso análisis en especial de la altura inventiva de la patente, cuestión discutida por la Administración”. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal Dr. Marquisio (Sec. Letrado)