Sentencia Definitiva N° 561/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de octubre de 2024. No. 561 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CESA ALLIANCE S.A con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 301/2023). RESULTANDO: I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 19 de setiembre de 2022, mediante la cual, se resolvió desestimar “la solicitud de Patente de Invención N° 35253, presentada por CESA ALLIANCE S.A. de LUXEMBURGO, con el título de: “COMPUESTO FARMACÉUTICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO O UNA ENFERMEDAD COGNITIVOS, NEURODEGENERATIVOS O NEURONALES” (Fs. 71 de A.A.). II) Compareció la parte actora de fs. 6 a 15 vta., infolios, articulando los siguientes argumentos y agravios: Realizó una descripción de la invención reivindicada, cuestionando los argumentos del informe que fundó el rechazo a la solicitud de registro. Basándose en la Guía de Examen de Patentes de 2018, adujo que la solicitud fue clara, completa y suficiente. Existen patentes equivalentes que fueron concedidas en otras jurisdicciones de elevada relevancia, las que entendieron que la invención en cuestión cumplía con los requisitos de patentabilidad. Asimismo, anunció la solicitud de peritaje en la etapa oportuna, a fin de que se pronuncie sobre el objeto de controversia en estos autos. III) Conferido el correspondiente traslado, a fs. 30 a 40 infolios, compareció el MIEM debidamente representado, oponiéndose al accionamiento en base a la siguiente fundamentación: Indicó que del informe técnico esgrimido por la Q.F. RUIZ, no se estaría cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 22 literal d) de la Ley N° 17.164, en tanto no se cumple con dos de los requisitos de patentabilidad en materia de claridad y falta de soporte de la memoria descriptiva. Tampoco existe evidencia científica en la memoria, para corroborar el compuesto obtenido y que sea efectivamente el compuesto reclamado. Por otra parte, las reivindicaciones no refieren a que puedan posibilitar la patentabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 literal a) de la Ley 17.164. IV) Por Decreto N° 4491/2023 de 12 de setiembre de 2023 se tuvo por contestada la demanda, disponiéndose la apertura a prueba (Fs. 42). V) La parte demandada presentó alegato a fs. 48, no haciéndolo la actora. VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 45/2024 y aconsejó la confirmación del acto (Fs. 52 y ss). VII) Puestos los autos para Sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (Fs. 55). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución encausada se emitió el 19 de setiembre de 2022 (Fs. 71 de A.A. ) y se notificó el 21 de setiembre de 2022 según dichos de la actora no controvertidos. El 29 de setiembre de 2022, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (Fs. 75 de A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta configurada con fecha 24 de abril de 2023. La demanda se interpuso el 16 de junio de 2023, dentro del término legal (Fs. 16). II) En la oportunidad, el Tribunal por unanimidad confirmará el acto impugnado. III) Antecedentes relevantes. Surge de los antecedentes administrativos allegados a la causa que la accionante solicitó ante la DNPI, el registro de la Patente de Invención titulada: “Compuesto farmacéutico para la prevención y el tratamiento de un trastorno o una enfermedad cognitivos, neurodegenerativos o neuronales”, bajo Acta N° 035253 (Fs. 2 y ss de A.A.). Con fecha 21 de marzo de 2022, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitió un primer informe, en el que concluyó lo siguiente: “Falta de claridad. Falta de soporte en la memoria Materia no patentable. Actividad Inventiva y Aplicación Industrial afectadas.” (Fs. 21 vta.). Del referido informe se confirió vista a la parte actora, que fue evacuada en escrito que luce agregado a fs. 23 y siguientes de los antecedentes. Posteriormente, a fs. 69 de los antecedentes surge Informe final de examen de fecha 14 de setiembre de 2022 en donde se indicó lo siguiente: “Dada la falta de caracterización del compuesto obtenido luego de la síntesis, no es posible establecer cual o cuales compuestos administrados a los pacientes fueron responsables de la actividad descrita en las tablas 1 a 3, por ende, no se puede adjudicar dichos efectos al compuesto reivindicado. En suma, la descripción no cumple con lo establecido en el artículo 22, y por lo tanto la solicitud no contiene elementos que permitan evaluar y reconocer el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 8 de la Ley 17.164. Teniendo en cuenta todo lo expresado previamente, se recomienda proceder a la DESESTIMACIÓN de la solicitud, acta N° 035253”. IV) Marco normativo. La Ley No. 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone en su artículo 8º que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por su parte, el artículo 11 del mismo plexo normativo establece: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”; mientras que el artículo 9 define el concepto de estado de la técnica como “(…) el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada”. Asimismo, los requisitos y el procedimiento de concesión de patentes se encuentran regulados en la Ley mencionada, artículos 22 y ss.; y en su Decreto reglamentario, No. 11/000, de 13 de enero de 2000. V) Legitimidad de la decisión. Conforme expone BUGALLO, una patente de invención se define “como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas…” (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, FCU, 1ª edición, 2006, p. 338). La solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto.”. “La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 16). En obrados, la Administración demandada analizó la solicitud de patente presentada por la firma actora y se expidió en el entendido de que no cumple con lo establecido en los artículos 8 y 22 de la Ley No. 17.164, por carencia de la nota de actividad inventiva, incluyendo la falta de claridad. Los fundamentos brindados en los pronunciamientos referidos no lograron ser rebatidos ni en la instancia administrativa ni en este proceso, en el que la actora omitió proponer prueba pericial. Ello sella de modo adverso la suerte del accionamiento impetrado. El Tribunal se ha pronunciado en causas análogas acerca de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: el Dictamen Pericial. Así ha expuesto que: “... el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Cf. Sentencias Nos. 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, por citar algunos de los fallos más recientes). Ello, como se sostuvo en sentencia No. 62/2012, reposa “… en que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia, dando cuenta de la ausencia de actividad inventiva de la patente solicitada, y frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, se carece de elementos técnicos que permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. De modo que al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica era imprescindible que la accionante, si pretendía derribar el criterio de la examinadora de la oficina, movilizara prueba hábil a tal fin, lo que no sucedió. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, la Ley 20.010 y demás disposiciones complementarias, FALLA: Desestímase la demanda anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).