Sentencia Definitiva N° 558/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de octubre de 2024. No. 558 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “PEPSICO INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 165/2023). RESULTANDO: I) En este proceso, la actora PEPSICO INC., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 2 de junio de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca TRIM (mixta), solicitado bajo el acta No 503.267, favor de VENYLUR S.A. de URUGUAY, que cubre los productos, bebidas sin alcohol y refrescos, comprendidos en la clase internacional No. 32 (fs. 35 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 14 a 22 infolios) narró que es titular del registro de la marca TEEM No. 529.325 que cubre los productos aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones de bebidas, también comprendidas en la clase internacional No. 32, al tiempo que también se basó en el hecho incontrastable de que se trata de una marca notoriamente conocida, el fundamento se basó en confundibilidad de tipo directa. Así postula que la marca TEEM, al igual que PEPSI, son signos de un renombre tal que no necesitan presentación, ya que son conocidos en todo el mundo. TEEM es identificativa de la bebida lima-limón creada por PepsiCo en 1960, a efectos de competir con la preexistentes Sprite y 7up, y desde entonces ha alcanzado altos niveles de popularidad, se trata de un hecho indiscutible. Afirma que hay confundibilidad directa, ya que estamos frente a marcas semejantes que protegen idénticos productos, del cotejo de los signos en pugna no surge la clara diferenciación exigida por la normativa marcaria, sin duda el consumidor medio sustituirá un signo por otro, esto es, confusión directa o al menos considerara que tienen idéntico origen empresarial, produciéndose lo que en diversos sistemas marcados se denomina riesgo de asociación, el consumidor no confunde una marca con la otra pero considera que pertenecen a un mismo titular o a distintos titulares vinculados empresarialmente, esto es, confundibilidad indirecta. Manifiesta que del cotejo de los signos en pugna hay riesgo de confusión, porque el fundamento legal que la Administración dejó de lado para ilegítimamente conceder la marca surge de los dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Marcas. Hay riesgos de asociación y reproducción de marca notoriamente conocida y este Tribunal ha resuelto supuestos de confundibilidad marcaria que presentan relevantes analogías con el conflicto TEEM - TRIM. Señala que nos encontramos ante la concesión del registro de una marca directamente confundible con una marca ya registrada que es un signo distintivo que fue inscripto en el registro marcario ya que la autoridad competente entendió que cumplía con los requisitos para ser inscripto y por ello, concedió a su titular derechos exclusivos sobre el mismo. Destaca que la concesión del signo impugnado significa desconocer los derechos de PEPSICO INC. en tanto incluye elementos esenciales de las marcas de PEPSICO con lo cual deja de ser la propietaria exclusiva de sus signos distintivos y de sus registros, manifestando que en definitiva sus registros marcarios no le sirven de nada. Refiere que la concesión de tales marcas también acarrea la pérdida de seguridad jurídica de las personas y empresas que registran sus marcas. Una de las funciones del registro marcario es asegurarles a los comerciantes que, si registran sus marcas, entonces tendrán medios más rápidos y eficaces para defenderse de una eventual competencia desleal por parte de otro o simplemente para defenderse del uso de su marca pro parte de un tercero. Si por un lado la dirección concedió a PEPSICO derechos exclusivos sobre la marca citada en la demanda, no se puede por otro lado conceder a otra empresa una marca casi idéntica. Por último, entiende que, para ser registradas, nuestra ley en la materia exige que las marcas solicitadas sean claramente diferentes a las ya registradas o a las que están en trámite. No puede dudarse que el solicitante, al registrar un signo similar a los de PEPSICO y para los productos de la misma clase, está buscando aprovecharse del prestigio de PEPSICO y provocar así una confusión en el consumidor que le favorezca. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 40 a 41infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que los signos enfrentados impresionan diferente, por lo que la hipótesis confunsionista alegada por la actora no se verifica, entre los signos TRIM y TEEM existen claras diferencias ortográficas y fonéticas que permiten su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro. Señaló que, desde el punto de vista fonético el signo TRIM, tienen cuatro fonemas y el signo TEEM tiene solo tres, particularmente la “R” brinda al signo de autos una fuerte y distinta sonoridad, lo que aleja cualquier hipótesis de confusiones y ortográficamente la diferenciación es aún mayor. De tal modo, ambos términos solo comparten las primera y última letra y no tienen ninguna vocal en común, ideológicamente los términos carecen de significado, ambos signos son mixtos y sus respectivas dimensiones gráficas son absolutamente disímiles. Afirma que existen otros signos muy similares como TRINK cata No. 272.010, TRIX acta no. 432.720, tal como lo expresa la titular de la marca TRIEM, ENYLUR S.A. obtuvo el registro de la misma marca TRIM mixta para la clase internacional 32 la cual solicitó el 21 de julio de 2006, publicando el 31 de agosto de 2006, con un período de vigencia entre el 13 de mayo de 2008 al 13 de mayo de 2018 concedida totalmente, la cual no pudo ser renovada en tiempo y forma. Destaca que el Dictamen de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 31 de mayo de 2022 expresa que estamos ante una marca de tipo mixto, consistente en un cuadrado de color anaranjado con líneas finas en color azul y dentro la expresión TRIM subrayada, escrita en un formato de fuente especial, en color blanco con recordé azul, mientras que la marca opositora se conforma del término TEEM escrito en otrjo formato de letra y detrás de unas líneas curvas simulando un sombreado, todo en tonos grises. Manifiesta que le asiste razón a la solicitante cuando afirma que VENYLUR SA fue titular del registro de la marca TRIM mixta, comprendidos en la clase internacional 32, concedida el 13 de mayo de 2008, la cual caducó el 13 de mayo de 2018 y coexistió en el registro con la marca opositora en dicho lapso. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado, y solicitó se dé noticia del pleito VENYLUR S.A. IV) Dada noticia a VENYLUR S.A., comparece como tercero coadyuvante con la demandada (fs. 47 a 61 infolios) y en breve síntesis, expuso lo que se dirá. Señala que tras años antes que PEPSICO INC solicitar a la marca TEEM 2009, solicitó y obtuvo su marca TRIM 2006, por más de doce años ha coexistido la marca TRIM, mixta Acta No. 372.663, con la marca TEEM, mixta Acta No. 405.232 en el registro, sin inconvenientes. Manifiesta que la marca TRIM terminó su vigencia en noviembre de 2018 y fue solicitada nuevamente en marzo de 2019 de manera idéntica, PEPSICO INC. Aprovecha ese período de cuatro meses que rompe la continuidad de las renovaciones y se opone al registro, nunca fundamentó la oposición y logró detener el tracto registral por tres años. Afirma que no existen antecedentes oponibles, la DNPI resolvió, el 2 de junio de 2020, conceder la marca TRIM a VENYLUR S.A. PEPSICO INC. Presenta recurso de revocación y jerárquico que no fundamenta, luego de diez meses es confirmada la impugnada y franquead os los recursos. No se discute la notoriedad de PEPSICO, pero no es posible una reproducción de una marca que es posterior a otra. Entiende que si no existió confundibilidad directa durante los doce años anteriores entre TRIM-TEEM emane un resultado diferente. Tampoco hay un riesgo de asociación, la escala empresarial no permite que un consumidor confunda a la multinacional como PEPSICO INC. con la empresa nacional VENYLUR S.A., como se mostró la propia notoriedad enervará el riesgo de confusión y dicha notoriedad no puede servir de excusa para la pérdida de derechos prioritarios, VENYLUR S.A. obtuvo sus derechos antes que PEPSICO INC. Manifiesta que la pretensión anulatoria plantea la imposible coexistencia entre dos marcas denominativas cuando realmente TRIM y TEEM son marcas mixtas, cambian los criterios de cotejo formales y sustanciales. Aplicando las reglas desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia nuestra conclusión es la misma a la que arribó la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y el Ministerio de Industria Energía y Minería, los conjuntos marcados impresionan diferentes por lo cual no hay confusión posible, las notas de originalidad y novedad característica de TRIM mixta crea un conjunto o fantasía diferente al conjunto o fantasía de TEEM mixta. Destaca que ambas marcas tienen eficaces elementos distintivos que se anulan semejanzas e impiden la posibilidad de confusión derivada de la existencia de elementos comunes, que no es prohibido, por su condición secundaria, sin entrar a considerar el contenido ideológico de cada marca. Señala que, de los razonamientos de las actuaciones administrativas, los criterios de la doctrina y la jurisprudencia que se han desarrollado, la pretensión anulatoria en base a una hipótesis confusionista no aplica al caso. Afirma que, si durante los últimos dos años la marca TRIM a la marca TEEM coexistieron en el registro y en el mercado en forma pacífica, sin afectar al consumidor, ambas pueden seguir coexistiendo. IV) Por Decreto No. 4037/2023 (fs. 66 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) El tercero y la parte actora alegaron por su orden (fs. 93 a 97 y 99 a 100 vto. infolios, respectivamente), no haciéndolo así la parte demandada. VI) Por Decreto No. 6520/2023 (fs. 106 infolios) se tuvo por presentados los alegatos realizados y se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Por dictamen No. 108/2024 (fs. 108 a 109 infolios) la Procuradora de Estado Adjunta en la Contencioso Administrativo sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y confirmar el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada el 6 de junio de 2022 conforme dichos del actor no controvertidos, por lo que se tendrá por resistido en tiempo y forma el 16 de junio de 2022 (fs. 36 a 37 infolios). Con fecha 2 de enero de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 10 de abril de 2023 (nota de cargo fs. 23 infolios). II) El objeto de este proceso es resolver si la marca TRIM (mixta) cuya solicitud de inscripción fue autorizada a favor de VENYLUR S.A. de URUGUAY para la Clase Internacional No 32 por la Resolución que se procesa, resulta confundible con la marca “TEEM” registrada por la accionante para la Clase Internacional No. 32. III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En obrados, es aplicable la Ley de Marcas No. 17.011, y respecto a la confundibilidad el artículo 6 del citado cuerpo normativo expresa: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” Tal como ha señalado la doctrina, “la determinación apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física (el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no” (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico-Práctico de marcas”, FCU, segunda edición setiembre de 1998, pág. 87). En lo que refiere a la confundibilidad, está en la similitud entre los términos y la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado determinadas pautas o reglas de apreciación, que permiten al examinador analizar los casos de confundibilidad de marcas, siendo éstas: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. c. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. d. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (RIPPE, Siegbert, “Régimen de la Propiedad Industrial”, FCU, págs. 164 y 165; GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, Ob. Cit, pág. 88). Asimismo, expresaba Jorge OTAMENDI: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste las requiera. Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público.” ( OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, cuarta edición, Abeledo - Perrot. 2002. Pág. 184 y 185). En un análisis comparativo de las marcas en pugna, como se destaca en el informe técnico de la demandada (fs. 34 infolios) se ve que desde el punto de vista gráfico existen diferencias entre ellas, las expresiones “TEEM” y “TRIM” se presentan con fondos y bordes diferentes, como también lo son sus colores. Si bien fonéticamente pueden ser similares, debe tenerse en cuenta que la similitud de las marcas importa si a través de ese parecido pueden resultar comprometidos los principios fundamentales de la vida del comercio; es por ese aspecto que en atención a la notoriedad de la marca “TEEM” es muy difícil que el consumidor pueda confundirse. Asimismo, lo cierto es que la inscripción de ambas marcas coexistió durante 12 años sin que se presentara dicho riesgo de asociación ni hubiera oposición al respecto. VENYLUR S.A. tenía registrada la marca en pugna (fs. 30 infolios) y no recibió oposición por parte de PEPSICO INC. Durante el lapso que estuvo registrada, esto es, desde el 21 de julio de 2006 y el 3 de mayo de 2018, al solicitar la renovación es que se presenta la oposición. Atento a esa pacífica coexistencia de las marcas en pugna, el demandado actuó de acuerdo a Derecho al admitir la renovación del registro, y no se aprecia al presente un riesgo de confusión en la especie por lo anteriormente analizado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).