Sentencia Definitiva N° 481/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de setiembre de 2003. No. 481 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NOVARTIS AG. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 391/00). RESULTANDO : I) Que con fecha 26/6/00 se presentó la parte actora en la representación invocada, debidamente acreditada, y entabló acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 13/10/98, por la cual se concedió el registro de la marca “VIRBAMEC”, para productos de la Clase Internacional No. 5, a favor de la firma VIRBAC S.A., de Francia. Expresó, en síntesis, que la concesión de la marca en cuestión determina la lesión de un interés directo, personal y legítimo de su representada en razón de la pluralidad de registros marcarios, de los que es titular y en particular por la existencia del registro marcario “VERTIMEC”, citando también al registro “AGRIMEC”, “FASIMEC”. Considera que la multiplicidad de registros marcarios de los cuales es propietaria con desinencia “MEC”, determina una clara configuración de lo que la doctrina reconoce como “familia marcaria”, que determina la calidad y el prestigio de la firma titular y con la cual los consumidores asocian el producto a utilizar. Señaló que no cabe duda acerca de la confundibilidad entre las marcas “VIRBAMEC” y “VERTIMEC”, Por lo que considera que corresponde proteger el derecho adquirido en desmedro de signos posteriores, con particularidades muy similares. Realizó un pormenorizado estudio y análisis de las similitudes nominativa y fonética entre las marcas en pugna, citó abundante doctrina y jurisprudencia para complementar su defensa; y en definitiva solicitó la nulidad del acto en causa por considerar que en la especie existe contravención de principios y disposiciones básicas de la Ley de Marcas. II) Conferido el correspondiente traslado la Administración contestó en tiempo y forma, como surge de fs. 19-19vta.. Expresó que no existen objeciones que formular desde el punto de vista formal. En cuanto al fondo del asunto sostuvo que se ha procedido acorde a derecho, por lo cual el acto deberá ser confirmado. Consideró que la marca en cuestión presenta las claras diferencias que requiere el art. 6º de la Ley No. 17.011, de fecha 25/9/98, respecto del signo prerregistrado “VERTIMEC”. En lo demás se remite a los informes que lucen agregados en los antecedentes administrativos; y, en definitiva, solicitó la confirmación del acto objeto de la presente acción. III) Abierto el juicio a prueba las partes produjeron la que obra certificada a fs. 33. Alegaron por su orden fs. 35-38vta. y fs. 41. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en dictamen No. 357/02, aconsejando la confirmación del acto impugnado. IV) Se citó a las partes para sentencia, la que se dictó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se ha constatado el cumplimiento de la normativa vigente para poder accionar válidamente (arts. 4º y 9º de la Ley No. 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso. II) La parte actora promueve acción de nulidad contra el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 13 de octubre de 1998, por el que se concedió el registro de la marca “VIRBAMEC” Acta No. 279.499, en la clase internacional 5 y a favor de la firma Virbac S.A., de Francia, y funda la pretensión anulatoria por entender que dicho registro lesiona su interés directo, personal y legítimo, en razón de la pluralidad de registros marcarios, de los que es titular y en particular por la existencia del registro “VERTIMAC” No. 258.958, por configuración de la familia de marcas, respecto de los signos marcarios de su propiedad y la situación de confundibilidad que se aprecia entre los mismos. III) El Tribunal integrado, con la conformidad de todos sus miembros componentes, comparte los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se pronuncia por el rechazo de la acción de nulidad instaurada, por considerar que: “Las claras diferencias que alude el art. 6 de la Ley 17.011 se advierten si la comparación entre ambos términos se realiza en su conjunto y no por partes. No se comparte el hecho de que la desinencia MEC sea una parte destacada que debe de priorizarse en la comparación. Estas tres sílabas deben de contemplarse en el conjunto y además, debemos considerar no sólo posibles semejanzas sino también diferencias que son precisamente las que dentro del total de la denominación marcan la peculiaridad del término marcario”. En consecuencia, se desestima la invocada causal de nulidad que se funda en la confundibilidad. A criterio unánime de los integrantes de la Sala, se estima que las diferencias entre la marca concedida “VIRBAMEC” y la invocada “VERTIMEC”, son claras, tanto ortográfica como fonéticamente, por lo cual pudo concederse como se realizó (arts. 1 y sigs. de la Ley 9.956 y art. 33 del Decreto Reglamentario del 29/11/40, en redacción dada por art. 2 del Decreto del 6/7/45). Si bien es cierto que en ambas se reiteran varias letras, consideradas en su conjunto, y en forma sucesiva, se advierten diferencias suficientes como para admitir su coexistencia pacífica en el registro marcario. Las marcas no son confundibles en aplicación de los criterios de cotejo marcario elaborados por la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional ampliamente conocidas por todos quienes transitan por la materia. IV) Tampoco se estima de recibo la restante causal de nulidad basada en la familia de marcas, pese a estar probado que la actora es titular y ha registrado internacionalmente varias marcas con la terminación “MEC”; pero, ello no emerge como jurídicamente suficiente para impedir el registro, máxime que la accionante no invoca ni un solo registro a su favor respecto de esa aislada terminación, cuando se ha afirmado y puede tenerse por cierto (ante la ausencia de controversia sobre ese punto), que existen ya concedidas otras marcas que también utilizan tal terminación y no pertenecen a la reclamante. En ese sentido, el representante de VIRBAC S.A. afirma que la terminación “MEC” como parte destacada de las marcas, es una desinencia que ha sido y es utilizada por otros laboratorios internacionales en la composición de sus signos marcarios. Y cita como ejemplo, el caso de la marca “BAYMEC” de BAYER AG (recientemente depositada en Uruguay con el número de acta 276.575), o el caso de la marca “SINTIAMEC” del laboratorio CHEMOTECNICA SINTYAL S.A. (registrada en el Uruguay con el No. 268.913) (ver fs. 22v. en rojo A.A., Legajo “B”). Posición que es compartida por la Asesoría Técnica de la DNPI, quien establece en su dictamen: “Si bien el opositor aduce que las marcas trisilábicas y terminadas en “mec” conforman una familia marcaria de productos de “Merck & Co. Inc.”, dichos antecedentes contradicen efectivamente estos argumentos, y su coexistencia en el mercado produce por el contrario la impresión de que no existen los derechos invocados en cuanto a la exclusividad de registros con tal desinencia” (ver fs. 25v., en rojo, A.A. cits.). Por otra parte, si bien se admite que efectivamente existen en la práctica de la realidad marcaria las familias de marcas, se estima por el contrario, que en la especie, atendiendo a la opinabilidad e incertidumbre sobre la procedencia de que “MEC” integre una familia marcaria de Vertimec”, -extremo que no alcanza para desvirtuar la presunción de legitimidad del acto impugnado-, no es de recibo el argumento esgrimido como fundamento de la anulación. Más aún, cuando no existe normativa legal que ampare el alcance y efectos que se les atribuye a las “familias de marcas”. Como señala RIPPE: “La familia de marcas no es una categoría jurídica en sí misma en tanto ninguna disposición legal le asigna tal reconocimiento: no es definida por la ley, no se determina en función de ella ninguna normativa reguladora, no se acotan potenciales alcances y efectos jurídicos” (Sentencia No. 1155/98). En su virtud, ese vacío normativo conduce a que la propiedad de una marca se rija por las disposiciones comunes y generales del derecho marcario. Que, a estar, a la relación fáctica de autos y a las disposiciones legales aplicables en la materia, así como a la explicitación ampliamente desarrollada en el pronunciamiento de autos, se concluye en el rechazo de la causal de nulidad invocada en el punto. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal.- A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Brito del Pino, Dr. Chalar. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).