Sentencia Definitiva N° 534/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 1º de octubre de 2024. No. 534 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “CORTEVA AGRISCIENCES LLC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 371/2023). RESULTANDO: I) En este proceso, la actora CORTEVA AGRISCIENCES LLC, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 31 de octubre de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual desestimó la solicitud de Patente de Invención No 35283, presentada por Corteva Agriscience s LLC Estados Unidos de Norteamérica, con el título de “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ACIDO 4AMINO -3-CLORO-6-(4- CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)PIRIDINA-2-CARBOXILICO O UN DERIVADO DE ESTE Y PICLORAM O UN DERIVADO DE ESTE” (fs. 57 de los AA). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 10 a 13 infolios) narró que la solicitud de patente de invención refiere a un compuesto herbicida que comprende ácido 4, animo 3, cloro 6, (4-cloro fluoro- 3, metoxifenil) pirídica -2 carboxilico o un derivado de este y picloram o un derivado de esta” Acta No. 35283, el cual fue según el informe final de examen desestimado en tanto en el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de actividad inventiva. Manifiestan que las presentes reivindicaciones presentan actividad inventiva sobre las referencias D1 -D5 con claridad, para ello, realiza una memoria descriptiva con varios ejemplos. El rango reivindicado es muy amplio como se establece en el informe final, lo cual, significa que los rangos de las relaciones de los ingredientes activos abarcan la actividad sinergia con que se determinó experimentalmente. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 27 a 28 vto infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que del informe técnico se observa que no se estaría cumpliendo con los requisitos establecidos po r el artículo 11 de la Ley No. 17.164, en tanto no se cumplen requisitos de patentabilidad , en tanto, no evidencia en forma clara el estado de la técnica para un experto en la materia, suponiendo, además, un efecto inesperado o sorprendente para el conocimiento existente. Señala que los argumentos expresados por el solicitante no levantan la afectación de la altura inventiva de la materia reivindicada, por lo que se mantienen las observaciones en materia de patentabilidad. Por último, afirma que no se c umple con los requisitos de patentabilidad establecidos por el artículo 8 de la Ley No. 17.164. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 4645/2023 (fs. 30 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) La parte actora y la parte demandada alegaron por su orden (fs. 42 a 43 infolios y fs. 45 infolios, respectivamente). VI) Por Decreto No. 6131/2023 (fs. 47 infolios) se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por dictamen No. 84/2024 (fs. 49 a 50 infolios) la Procuradora de Estado Adjunta en la Contencioso Administrativo sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y la consecuente confirmación del acto. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada el 4 de noviembre de 2022 según afirmaciones de la actora no controvertidas. El 11 de noviembre de 2022 se interpuso recurso de revocación y jerárquico (fs. 58 de los AA) en tiempo y forma. Con fecha 6 de junio de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 28 de julio de 2023 (nota de cargo fs. 14 infolios). II) En cuanto al fondo, el objeto de la presente controversia radica en dilucidar si, efectivamente, la solicitud de patente de invención cumple o no con los requisitos dispuestos en la legislación vigente. III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión an ulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) Conforme surge de las actuaciones agregadas al proceso con fecha 25 de enero de 2013, la aquí actora presentó solicitud de registro de una patente de invención, título COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ACIDO 4AMINO-3-CLORO-6-(4- CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)PIRIDINA-2-CARBOXILICO O UN DERIVADO DE ESTE Y PICLORAM O UN DERIVADO DE ESTE” (fs. 2 y ss de los AA). El 19 de mayo de 2022, la examinadora de la DNPI Química Farmacéutica Adriana LLORET DURAÑONA emitió su primer informe, en el que luego de evaluar si la solicitud presentada cumplía con los diferentes requisitos exigidos por la normativa, concluyó que “… la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17.164, por lo que se considera la desestimación”, y consignó que en el caso de presentar nuevo juego reivindicatorio “ se recomienda verificar la adecuación de título y resumen al mismo”; de dicho informe, se confirió vista al solicitante por el plazo de 45 días (fs. 31 vto. a 35 de los AA). El día 8 de julio de 2022 la actora formuló su evacuación de vista, adjuntando nuevo juego de reivindicaciones (fs. 35 vto. y ss. de los AA). Con fecha 28 de julio de 2022 se emitió segundo informe de la misma profesional quien concluyó en la “falta de claridad del juego reivindicatorio, se reconoce la aplicación industrial de la solicitud, se reconoce la novedad de la materia reivindicada y no se reconoce la actividad inventiva de la materia que se quiere proteger”; y se confirió vista al solicitante por el plazo de 30 días (fs. 40 vto. a 43 de los AA). El día 17 de agosto de 2022 la actora formuló su evacuación de vista, adjuntando nuevo juego de reivindicaciones (fs. 44 vto. y ss. de los AA). Posteriormente, con fecha 22 de setiembre de 2022, se produjo nuevo Informe de Examen por parte de la misma profesional actuante, la que luego de realizar una serie de consideraciones técnicas respecto de la evacuación de vista, mantuvo las conclusiones anteriores y sugirió la desestimación de la solicitud formulada (fs. 48 vto. a 50 de los AA). Del informe se otorgó nueva vista a la actora, quien la evacuó adjuntando un nuevo juego de reivindicaciones (fs. 50 vto. y ss. de los AA). Con fecha 28 de octubre de 2022, se emitió Informe Final de Examen de la misma profesional actuante quien consideró que “Los argumentos presentados por el solicitante no levantan la afectación de la altura inventiva de la materia reivindicada, por lo que s e mantienen las observaciones realizadas en el informe de examen anterior respecto a este requisito de patentabilidad”, y recomendó proceder a la desestimación (fs. 53 vto a 55 de los AA). Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que resuelve desestima r la solicitud de patente de invención presentada por la actora (fs. 57 de los AA). V) Ahora bien. La actora no acreditó que la solicitud de patente cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. En tal sentido, el artículo 8 de l a Ley No. 17.164 dispone que “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Destaca la profesora Beatriz BUGALLO que: “una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a. un problema para ser resuelto; b una solución a dicho problema; c un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para tener protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita que esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potencialidad de realización. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I, FCU, 2ª edición, 2022, pág. 490). Enseña la autora que “la novedad se define en función de la comparación entre el producto o procedimiento que se pretende prote ger con una patente de invención y los demás productos o procedimientos conocidos al momento de presentación de la solicitud. Dicho conjunto de referencia es denominado “estado de la técnica” y para conocerlo en forma fiable, a efectos de comparación legal mente exigida, se debe disponer de una vasta información en el sector de la técnica o conocimiento que se trate. (…) Se distingue entre el concepto de novedad formulado como algo que no existía hasta el momento frente a otro que toma como novedoso todo aquello no divulgado, no dado a conocer, conocimientos “que no se han hecho públicos”. Es esa segunda acepción la que se maneja generalmente en derecho de patentes y aquélla por la que opta nuestro legislador para las patentes de invención” (Cfme. BUGALLO, Beatriz; “Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley 17.164. Análisis Exegético, pág. 34/35, FCU, 2001). En cuanto al concepto de actividad inventiva, señala la citada especialista que “Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente, sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la venta que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genial idad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad, la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto, no es demostrable estrictamente como tal” (Cfme. BUGALLO, Beatriz. “Patentes de Invención, 2019). Como enseña Rip pe, “la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar ba sadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cfme. Siegbert, Rippe “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16). Las reivindicaciones, son para BUGALL O “el corazón” de los documentos de patentes (Cfme. Aut. Y Ob. Cit., p. 384); y según CABANELLAS, “el elemento central de la solicitud de patente”, cuya estructura, tiende a reflejar las exigencias del requisito de unidad de invención. “Las distintas reivi ndicaciones no pueden ser una mera acumulación de elementos inventivos, sino que deben guardar relación con una única invención o con un único concepto inventivo” (Cfme. CABANELLAS, Guillermo, “Derecho de las patentes de Invención”, Tomo II, Editorial Heliasta, Bs. As., 2004, p. 183 - 185). En la misma línea de pensamiento, el Profesor RIPPE precisa que, en la solicitud de patente, las reivindicaciones integran conjuntamente con la descripción del invento y los dibujos, “una unidad que es apreciada en su conjunto”; y “deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención” (Cfme. Aut. Ob y p cit). En nuestro país, es la Ley No. 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En el caso, la actividad inventiva, pudo ser válidamente acreditada por la demandante por medio de prueba idónea a tal fin, tal como er a su carga probatoria. El acto enjuiciado se encuentra suficientemente motivado en los sucesivos informes técnicos emitidos por la examinadora Química Farmacéutica Adriana Lloret Durañona de la División Patentes de la DNPI (fs. 31 vto a 35; 40 vto a 43, 48 vto a 50 y 53 vto a 55 de los AA). En efecto, al realizarse el análisis de patentabilidad por parte de la funcionaria examinadora, y tras la presentación de nuevos juegos reivindicativos se expresó que en cuanto a la actividad inventiva, “… en el último informe de examen, se hizo notar que en la Tabla 1 se hace referencia a la actividad sinergística de composiciones que comprenden el Comp. I y Propizamida, mientras que la presente solicitud se refiere a la actividad sinergia de composiciones que comprenden el compuesto (I) y picloram. Por lo tanto, a menos que el solicitante haga alguna aclaración, se estaría evaluando la actividad inventiva de una composición que no es la que se pretende proteger. Debido a todo lo expuesto, no se reconoce la actividad inventiva de la materia que se quiere proteger. Por lo tanto, la materia reivindicada no cumple con el artículo 11 de la Ley 17.164” (fs. 49 vto. y 50 de los AA). Y en su informe final, sobre el punto, concluyó: “Los argumentos presentados por el s olicitante no levantan la afectación de la altura inventiva de la materia reivindicada, por lo que se mantienen las observaciones realizadas en el informe de examen anterior respecto a este requisito de patentabilidad” (fs. 55 de los AA). Se trata ésta d e la opinión del órgano especializado en la materia, el cual se expidió mediante informes detallados y fundados, cuyas conclusiones solo podrían ser rebatidas por medio de una pericia realizada por un sujeto imparcial designado por el Tribunal, prueba que no fue ofrecida en el presente proceso. En tal sentido, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. Al faltar el medio de prueba indicado, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de estos temas, porque carece de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos emitidos por la demandada (Cfme. Sentencias No. 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, entre otras). Al tratase la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica, resultaba imprescindible que la actora, si pretendía derribar el criterio fundadamente expuesto por el examinador, movilizara prueba hábil a tal fin, lo que en la especie no aconteció. Al respecto, corresponde tener presente que en la instancia procesal probatoria oportuna, ninguna prueba movilizó la actora al respecto (fs. 38 infolios). Sobre tal cuestión ha sostenido la Corporación reiteradamente que: “Cabe reiterar entonces que las valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que e l ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia No. 62/2012). Ha dicho en tal sentido la Sala que “no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus especificas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (…) Extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parque competencial de este Tribunal” (Cfme . Sentencia No. 677/2007). De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar - y no lo hizo - que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164. (…) En autos, el experto o idóneo e xplicitó los fundamentos para la negativa a la registración, y el Tribunal carece de los medios técnicos adecuados para expedirse sobre cuestiones que escapan al fuero de conocimiento que le es connatural. Es pacífica la posición de la Sede respeto a que la “discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser derimida por la única vía procesal idónea posible. El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía pro la firma ahora reclamante” (Cfme. Sentencia Nº 118/1999). Tal probanza no fue peticionada y el cumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado, puesto que, “en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de peric ias” (Cfme. Sentencia Nº 734/1998). La conclusión que el Colegiado adoptara en otro pronunciamiento referido a temática similar se impone en este caso: “Debió acudir tal vez a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes, única prueba conducente al fin propuesto por aquella. (…) Todo ello lleva a concluir en la carencia de elementos de juicio de carácter técnico, que permitan sostener una conclusión diversa, a la de la División Patentes, en que se fundó el acto” (Cfme. Sentencia Nº 644/2000)” (Sentencia No. 714/2014). En definitiva, el actor no ha logrado acreditar con prueba hábil que la solicitud de patente en cuestión, en lo que refiere a las reivindicaciones, ha cumplido con los requisitos previstos por la Ley No. 17.164. Por lo que, y en virtud de la complejidad técnica involucrada en los hechos debatidos en obrados y resultadnos imprescindible una prueba fehaciente para que la Corporación pueda apartarse de los dictámenes técnicos, se entiende co mo legítimo el acto administrativo que rechazó el pedimento de patentabilidad. En definitiva, sin que se observen otros elementos que no sean técnicos en la demanda que el conocimiento judicial pueda legítimamente resolver, es que se impone la desestimación de la demanda. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimien to de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados , expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).