Sentencia Definitiva N° 507/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de septiembre de 2024. No. 507 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “GIBRALTAR (UK) LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 99/2023). RESULTANDO: I) La parte actora promovió demanda anulatoria (fs. 3- 23), en contra de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 13 de mayo de 2022. Por la mencionada volición se concedió el registro de la marca VETPLUS A GLOBAL LEADER IN VETERINARY NUTRACEUTICALS (mixta) solicitada bajo expediente No. 514193 a favor de Gibraltar (UK) Limited de United Kingdom, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 5 y 31, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la Ley Nº 17.011. (fs. 2 vto. y 44 vto. infolios). En apretada síntesis, la actora indicó que es la creadora del nombre comercial y marca "VETPLUS", con el cual identifica su actividad comercial y sus productos desde hace más de dos décadas, siendo una empresa líder en la industria de los nutraceúticos veterinarios y la marca preferida de los veterinarios en más de 30 países del mundo. El signo acuñado "VETPLUS", constituye un término de fantasía, que cumple con creces los requisitos de originalidad, novedad y fantasía exigidos por la Ley de Marcas Nro. 17.011 para su registro. Es, asimismo, plenamente distintivo. De este modo, sostuvo que "VETPLUS" no es la denominación de ningún producto de las clases int. 5 y 31. No es tampoco un término necesario utilizado para identificar o describir ningún producto de las clases int. 5 y 31. No comunica ni describe el tipo de producto al público consumidor, no constituye la denominación usual entre el público consumidor (general y mayoritario) de los productos de las clases int. 5 y 31, y tampoco ha pasado al "uso general". Apuntó que, de acuerdo con las reglas del examen de signos marcarios, no corresponde desmembrar el término que conforma la porción denominativa del conjunto marcario a efectos de analizar su distintividad. En tal sentido, indicó que, en el presente caso, debe considerarse la distintividad del término "VETPLUS" en su conjunto (término único e inescindible) y no corresponde analizar por separado la distintividad de la porción "VET" o la porción "PLUS". El desmembramiento realizado por la DNPI al examinar el signo es ilegítimo y contrario a las reglas de examen de distintividad de signos marcarios. Agregó que lo resulto por la DNPI es incoherente y contrario a sus propios actos por cuanto en el pasado concedió derechos exclusivos sobre múltiples marcas mixtas, incluyendo el sufijo "PLUS". No obstante, lo anterior, consideró que, en caso de que la DNPI hubiese entendido que el término "VETPLUS” debiera separarse, sería de aplicación en el caso la Teoría de la Opacidad. Finalmente, invocó motivación insuficiente, habida cuenta de que en la resolución no se explican los fundamentos o razones por los cuales la porción única "VETPLUS" carecería de distintividad. Por todo lo anterior, solicitó que se anule parcialmente la resolución impugnada, en la parte que concedió el registro de la marca "VETPLUS A GLOBAL LEADER IN VETERINARY NUTRACEUTICALS" (mixta), Acta Nº 514.193, en las clases int. 5 y 31, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (incluyendo a VETPLUS). II) Conferido traslado de la demanda (fs. 34), lo evacuó el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 62-63, defendiendo la legitimidad del acto en causa. Afirmó que , los términos “a global leader in veterinari nutraceticals”, traduce como "un líder global en nutracéuticos veterinarios." Esta frase es descriptiva de algunos artículos de las clases internacionales 5 y 31: “ 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Y 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta”. En lo que refiere al término "VETPLUS", indicó que el aspecto gráfico de la marca de autos consiste en distintas tipografías para "VET" y para "PLUS", comunicando a los consumidores aspectos significativos de la denominación y que refieren de modo inequívoco a las características de los productos que distingue. En este sentido, destacó que el término "VETPLUS", remite inevitablemente a veterinario y por tal carece de fantasía y no es posible su apropiación por alguna empresa. En definitiva y, luego de trascribir las conclusiones del dictamen de fecha 12 de mayo de 2022, en el que se fundamenta lo resuelto por la demandada (art. 4º, numerales 9º, 10, 11 y 12 de la Ley Nº 17.011), solicitó se confirme el acto administrativo impugnado. III) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 2195/2023 (fs. 65) y se diligenció la ofrecida por las partes a fs. 67 y 71. IV) Ordenado por el Tribunal alegar las partes en el plazo común de 15 días (fs. 88), lo hizo únicamente la parte actora a fs. 90- 109. V) Por dictamen Nº 680/2023, de 14 de diciembre de 2023, la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo aconsejó acceder a la anulación parcial del acto impugnado (fs. 113-114). VI) Por decreto Nº 39/2024 (fs. 117), se citó a las partes para sentencia, la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará parcialmente el reclamo anulatorio, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En obrados, la parte actora entiende que la marca objeto de estos autos “VETPLUS A GLOBAL LEADER IN VETERINARY NUTRACEUTICALS (mixta)” , concedida por el conjunto, para distinguir los productos y servicios de las clases internacionales Nos. 5 y 31, debió serlo, con derechos privativos sobre los términos que la componen incluyendo “VETPLUS”, sin el alcance restrictivo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 17.011. A juicio del Tribunal, le asiste razón parcialmente en su planteo. IV) Según la Clasificación de Niza, la clase internacional No. 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Por su parte, la clase internacional No. 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta”. V) El fundamento de la Administración para conceder el registro solicitado, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen (artículo 7º de la Ley Marcaria) fincó en lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley, en sus numerales 9º a 12. La disposición referida establece que no podrán ser consideradas como marcas y, por tanto irrogarán nulidad absoluta: “9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios; 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen; 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad; 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. En informe previo al dictado del acto encausado, con fecha 12 de mayo de 2022, la DNPI dio las razones para la no concesión de derechos exclusivos sobre los términos que componen la marca solicitada. Así expuso: “Por tratarse de denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que expresan cualidades o atributos de los productos de las clases 5 que comprenden productos para uso veterinario; complementos alimenticios para personas o animales, etc. y 31 animales vivos y los alimentos para animales (numeral 9º, art. 4 Ley 17.011). Por tratarse de denominaciones que indican la naturaleza de los productos género o especie a la que pertenecen (numeral 10, art. 4 Ley 17.011). En tanto el uso de una tipografía diferente permite la percepción independiente de los términos VET (veterinario, https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/vet.html) y PLUS (suplemento, material o no, que se añade a lo que corresponde o se considera habitual; https://dle.rae.es/plus) GLOBAL LEADER IN VETERINARY (líder global en veterinaria) y NUTRACEUTICALS, un alimento que contiene aditivos saludables y que tiene beneficios medicinales. Por tratarse de términos que han pasado al uso general, no son de fantasía, no presentan características de novedad, especialidad o distintividad (numeral 11, art. 4 Ley 17.011). Por tratarse de términos en idioma extranjero cuya traducción al idioma español están comprendidos en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley Nº 17.011 (numeral 12, art. 4 Ley 17.011).” (fs. 43 infolios). VI) A partir de lo anterior, cabe hacer un distingo respecto de la concesión del registro impugnado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre todos los términos que lo componen. VI.1) Con relación a los términos “A GLOBAL LEADER IN VETERINARY NUTRACEUTICALS” la Sede comparte la tesis de la DNPI en cuanto a que dichos vocablos ingresan en los supuestos prohibitivos establecidos en el art. 4° numerales 9 a 12 de la Ley 17.011, por lo que resulta correcta la no concesión de derechos exclusivos a su respecto. En efecto, dichos términos que se traducen al español como “líder global en nutracéuticos (alimentos potenciados) veterinarios” resultan aplicables a cualquier producto o servicio de las clases que protegen (5 y 31), careciendo de distintividad y fantasía a los efectos de exigir su concesión con derechos privativos. Expresan MERLINSKI y SALAVERRY sobre el tópico: “En estos casos no estamos ante denominaciones que se aplican a un producto o servicio en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Estamos frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, nos encontramos ante denominaciones que no tienen ninguna capacidad distintiva; que no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Estas denominaciones, más que distinguir, describen un producto o servicio, explican sus características, su utilización o su finalidad. Su carácter descriptivo, inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca." (Cf. MERLINKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. “Las marcas en el Uruguay”, Ed. Carlos Álvarez, 2000, p. 37). Al decir de BUGALLO “ La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello .” (BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Montevideo, FCU, 1ª. Edición 2006, p. 154). En atención a las consideraciones precedentes, enteramente aplicables al caso en examen, se estima ajustada la concesión del registro respecto de los términos “A GLOBAL LEADER IN VETERINARY” , sin derechos privativos. (artículo 7º de la Ley No. 17.011). VI.2) Sin embargo, diferente es la conclusión a la que arriba el Tribunal respecto de la concesión sin derechos exclusivos sobre el término “VETPLUS”; expresión que luce destacada en la grafía del signo mixto cuestionado (vide fs. 3 vto. infolios). En efecto, a criterio de la Sede, esta porción del acto incurre en un evidente error en sus motivos. Así pues, el término “VETPLUS”, contrariamente a lo que entiende la Administración demandada, no ingresa en las categorías prevenidas por los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley Nº 17.011. No se trata de un vocablo que constituya una denominación técnica o comercial empleada para expresar cualidades o atributos de un producto o servicio. De igual modo, tampoco se avizora que sea una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza del producto o servicio o la clase, el género o la especie a que pertenece; y, menos aún, que se trate de palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, o un signo carente de fantasía que no presente las notas de novedad, especialidad y distintividad. Resaltan los autores MERLINSKI y SALAVERRY al analizar la prohibición legal del numeral 9º -adjetivos calificativos- que ésta refiere a aquellos calificativos que guarden una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto; una característica de tal modo inescindible del mismo que termine por asociarlo con el producto mismo (Aut. y Ob. cit, ps. 18- 19); extremo que, indudablemente, no ocurre en autos. Por el contrario, la apreciación del signo, a golpe de vista, resulta novedosa. En esta línea de razonamiento, tampoco resulta factible afirmar que la expresión “VETPLUS”, constituya una denominación genérica de los productos de las clases internacionales Nos. 5 y 31. Refiriéndose a la denominación genérica (numeral 10), señalan los autores referenciados que se trata de “aquel vocablo imprescindible para indicar o denominar a determinado producto o servicio en general. Es decir, es la designación única y necesaria del mismo”. (Cf. Aut. y ob. cit. ps. 20-21). De ningún modo se perfila en autos esta hipótesis, por lo que la expresión objetada tampoco infringe este numeral. Asimismo, no se verifica la supuesta violación de la prohibición recogida por el numeral 11 del art. 4º de la Ley 17.011. Este supuesto se comprueba cuando la marca pierde su aptitud distintiva y se transforma en el nombre habitual con que se designa al producto “(…) el uso que da el público a dicho término llevaría a identificar el producto o servicio con la marca que lo distingue”. (Cf. Ob. Aut. y ob. cit. p. 21). Sobre el punto, OTAMENDI expone que el supuesto es claro “un signo, una palabra, o un nombre que fueron marcas se transformaron en la designación del producto distinguido. Muchas veces escuchamos a alguien que se refiere a un producto designándolo con lo que él cree que es su nombre pero que, en realidad es una marca”. Y pone como ejemplo lo que sucedió hace años con la marca Gomina: “cualquiera fuese la marca del fijador, mucha gente se refería a la gomina tal o cual”. (Cf. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, p. 75 y ss.). Claramente, éste no es el caso del vocablo “VETPLUS”. VII) Por lo demás, no corresponde a efectos de su análisis, el desmembramiento del término, como lo hace la Administración demandada. Sabido es que la marca debe ser apreciada en su conjunto, sin descomposiciones. Y, en la emergencia, el vocablo en inglés “PLUS” no aparece disociado como un término independiente. De manera que asiste razón a la actora cuando reafirma que no corresponde analizar por separado la distintividad de la porción “VET” o de la porción “PLUS”. No fue lo que se pretendió registrar, sino el término unido “VETPLUS”. Por tanto, resulta ilegítimo denegar derechos privativos sobre un término -disgregado- que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En esa línea de razonamiento y en conceptos que resulta oportuno revalidar, el Tribunal, en sentencia Nº 626/2015 resaltó: “ La marca debe ser considerada en la integridad que pretende ser registrada, y no desmembrándose en partes (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). De acuerdo con tales postulados, el término en inglés “SKIN” no aparece disociado en el conjunto marcario solicitado como un término independiente, y no es lo que se pretende registrar, por lo cual resulta a todas luces incorrecto el denegar derechos privativos sobre un término que no forma parte del conjunto marcario reivindicado. En consecuencia, no se comparte el criterio expuesto por la DNPI en la contestación de la demanda, así como tampoco el dictamen del Sr. Procurador del Estado, en cuanto éstos efectúan un desmembramiento del signo marcario, disociándolo en dos términos constitutivos: “THERA” y “SKIN”, cuando no es ello lo que se pretende registrar por la actora, desde que surge de la solicitud de fs. 3 A.A. que la denominación de la marca es “THERASKIN” (todo junto), tal como surge del logo y del recuadro de abajo donde se exige “indicar denominación”, además de que el nombre comercial de la empresa es también “THERASKIN”, lo mismo que la razón social de la actora (THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA.). En razón de lo expuesto, se entiende que la situación de autos no es susceptible de ser encuadrada dentro de las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4º de la Ley 17.011, resultando ilegítimo el acto impugnado”. No obstante, lo anterior, aun de permitirse tal disociación, el signo refutado no dejaría de revestir las notas de fantasía y distintividad que ostenta. Y ello, porque, en todo caso, tan solo sería evocativo. Al decir de los multicitados autores MERLINSKI y SALAVERRY “Podrán existir expresiones o vocablos muy parecidos a la denominación genérica y necesaria o deformaciones de la misma. Si bien pueden contener un alto poder evocativo, son registrables. No se discute ya la validez como marca respecto de las designaciones evocativas”. (Cf. Aut. y ob. cit., p. 21). Sobre la base de tales entendimientos debe concluirse que, en el caso, el término cuestionado “VETPLUS” ostenta capacidad distintiva por sus notas de fantasía. Por tanto, su concesión, sin derechos privativos, resulta ilegítima. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA: Anúlase parcialmente el acto impugnado, únicamente en cuanto concedió el registro marcario de autos, sin derechos privativos sobre el término VETPLUS, debiendo ser concedido con derechos privativos. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).