Sentencia Definitiva N° 503/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de septiembre de 2024. No. 503 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “RIGO TRADING S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 405/2022). RESULTANDO: I) La parte actora, representada por el Dr. Alejandro Alterwain, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de 25 de octubre de 2021, mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca “Tridimensional”, Acta N° 483.313, a favor de “RIGO TRADING S.A.” de Luxemburgo, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 30 (“Golosinas, confitería”)” (fs. 89, en carpeta verde de 103 fojas, A.A.). En su demanda, cuestionó las conclusiones del informe en el que se fundó la resolución en tanto se consideró que la marca solicitada no era registrable en atención a los postulados del artículo 4, numeral 11 de la Ley de Marcas. En necesari a síntesis, se agravió conta la Resolución impugnada argumentando que: i) su marca es registrable , al presentar características de novedad, especialidad y distintividad , pues consiste en una figura que se asemeja a un oso , debiendo atenderse a su particular forma y colores que la reivindican; ii) en el Registro coexisten marcas mixtas y figurativas que representan a un oso en la clase 30, las que son diferentes a la marca propuesta. En ese sentido, relacionó diversas marcas y explicó que existen múltiples r egistros en clase 30 que reivindican únicamente una figura representativa de un oso. Así, destacó que, en dichos casos, se accedió al registro de en tanto se entendió que las marcas presentaban suficiente distintividad. Por ello, no es razonable que ahora, ante una figura que evoca a un oso, se sustente su denegatoria en una supuesta falta de fantasía, más cuando se trata de una figura tridimensional ; iii) su marca es diferente a las previamente registradas y no hay registrada otra marca de oso tridimensional ni otra marca en el mercado con la forma y el color de “RIGO”, por lo cual no se ha generalizado su uso ; iv) la distintividad de una marca debe apreciarse como lo haría un consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos. En lo que hace a las golosinas, el público generalmente es infantil, por lo que la adopción de determinadas figuras, como las de animales, se torna habitual. En escenarios de ese tipo, cuando coexisten en el mercado, el consumidor se encuentra habituado a distinguirlos, pues tiende a prestar mayor atención a los elementos no comunes y a distinguir las marcas por estos rasgos. Así, refirió a las características especiales del público consumidor de golosinas y afirmó que entre las diversas golosinas de gomita con forma d e animal en el registro y en el comercio, su marca es distinguible por su especifico consumidor; y v) la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial basó el acto en un informe erróneo que desconoció la novedad de forma y color de la marca propuesta, sin apreciar que no existen otras golosinas de gomita del específico color reivindicado por “RIGO” y que valoró incorrectamente la apreciación del consumidor medio. En definitiva, por estos fundamentos, solicitó el amparo de la demanda y la anulación del acto impugnado (fs. 31 a 38 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien lo contestó oponiéndose al accionamiento. En resumidos términos, sost uvo que: i) la figura de oso en análisis no poseía las notas de novedad, distintividad y especialidad requeridas y no era diferente a las registradas en la clase 30 ; ii) debía quedar disponible para el uso de otros empresarios del ramo que desearan utilizarla para distinguir sus productos, con alguna nota de distintividad como la inclusión de elementos denominativos que otorgue al conjunto la distintividad necesaria; iii) correspondía remitirse al dictamen de fecha 7 de octubre de 2021; y iv) el acto reflej ó el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En suma, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 42 a 43 vto.). III) Por decreto No. 5183/2022, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 45). Una vez notificado (fs. 45 vto.) compareció la Dra. María Fernanda Alonso, en representación de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., quien contestó la demanda en calidad de tercero coadyuvante. En su planteo, básicamente afirmó que: i) la marca solicitada por la accionante se ajusta a la causal de nulidad prevista en el artículo 4, numeral 11 de la Ley No. 17.011 en tanto se trata de un diseño que n o cumple con las características de novedad, especialidad y distintividad requeridas por la Ley para que pueda ser admitido como marca ; ii) el consumidor de este tipo de productos es de los denominados poco atento , circunstancia que coadyuva en la inevitable confusión entre los variados productos similares que ofrece el mercado y sus diversos orígenes empresariales ; y iii) las gomitas en forma de osito se han generalizado en el mercado uruguayo y son comercializadas por diversas empresas de forma continua y pacífica. Por ello, si se otorgara el monopolio del signo solicitado a la impugnante, se estaría afectando la libre competencia , al impedir que otros fabricantes de gomitas puedan comercializarlas mediante una de las formas características de las mismas. En conclusión, bregó por el rechazo de la demanda y la confirmación del acto (fs. 69 a 77). IV) Por decreto No. 7061/2022 se tuvo por admitida la tercería coadyuvante y se dispuso la apertura a prueba por el término de 10 días (fs. 109), la que fue diligenciada hasta que el 1º de setiembre de 2023 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 148). V) La parte actora, la demandada y la tercerista alegaron en el plazo común de 15 días (fs. 153 a 156, fs. 151 y fs. 172 a 179 , respectivamente). VI) La Sra. Procurador a del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pr onunció mediante dictamen N o. 40/2024 y aconsejó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto resistido (fs. 194 a 195). VII) Puestos los autos para sentenci a, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó e n legal y oportuna forma (fs. 197). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución encausada se emitió el 25 de octubre de 2021 (fs. 89, A.A.) y se le notificó el 26 de octubre de 2021 (fs. 11, infolios). El 4 de noviembre de 202 1 interpuso en tiempo y forma los correspondientes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 90 a 91, A.A.). El acto conclusivo de la vía admini strativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 30 de mayo de 2022. La demanda se interpuso el lunes 15 de agosto de 2022, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 39). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Con fecha 26 de abril de 2017, la accionante, RIGO TRADING S.A., solicitó el registro de una marca tridimensional con forma de oso , reivindicando tonos de color blanco para proteger productos de la clase 30 , “confitería, golosinas” (fs. 1, A.A.). Publicada que fuera la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial, el registro recibió oposición de la empresa GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. (MX), al entender que las gomitas con forma de oso son ampliamente conocidas en el marcado uruguayo, usadas por diversas personas de manera continua y pacífica en el comer cio, y que el otorgamiento de la presente marca contraviene lo previsto en el artículo 4, numeral 11 de la Ley No. 17.011 (fs. 47 a 58, A.A.). Seguidamente, RIGO TRADING S.A. contestó la oposición argumentando básicamente que: i) la marca solicitada era registrable en tanto presentaba características de novedad, especialidad y distintividad; ii) la distintividad debe apreciarse como lo haría un consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos; iii) en definitiva, debía concederse la mar ca solicitada porque no surgía demostrado que la solicitada se encontrara dentro de la hipótesis de nulidad alegada (fs. 75 a 82). El 17 de octubre de 2021 recayó el informe técnico del Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI (fs. 84 a 87, A.A.), en el cual la Dra. Andrea Capano entendió -medularmente- que: “(…) la figura tridimensional de oso que se peticiona no posee fantasía, ya que no presenta características de novedad, especialidad y distintividad. Si se analiza la figura tridimensional de oso solici tada, podemos apreciar que la misma no difiere en cuanto a la forma, tamaño, color, pose, etc; de las existentes en el mercado y cuyo uso se encuentra ampliamente generalizado y es utilizado por diversas empresas en el ramo. (…) Si bien es cierto que e xisten registradas varias marcas dentro de la clase internacional 30, que pre sentan una figura de oso, las mismas son muy diferentes entre sí y eso les permite su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado. Dichas figuras, al ser dife rentes, resultan inconfundibles para el público consumidor. Muchas de ellas incluso son mixtas, lo que les permite una mayor diferenciación entre sí. Le asiste razón a la solicitante cuando manifiesta que el hecho que la marca solicitada incluya la rep resentación tridimensional de un oso, no impide que otras figuras del mismo animal puedan solicitarse como marca, siempre y cuando no sean su reproducción exacta; pero como puede apreciarse de las imágenes proporcionadas por la opositora, en el comercio las figuras de oso relacionadas con estas golosinas no logran una diferenciación tal que permita su registro. El signo solicitado es susceptible o capaz de inducir en error al público consumidor, al incorporar la imagen tridimensional de un oso que es ampliamente utilizada por diferentes firmas para distinguir golosinas. La figura solicitada no parece ser un modelo especial, ya que el consumidor medio que la aprecie, no la distinguirá del resto existente en el mercado. El consumidor más frecuente de est e tipo de productos (niños y adolescentes) seguramente no logre diferenciar las figuras de los osos ni distinguir las pequeñas diferencias que puedan existir entre ellas. Si se accediera al presente registro, se estaría impidiendo que terceros continúen con la fabricación y comercialización de productos que poseen figuras iguales o muy semejantes a la aquí solicitada, ya que la misma se ha generalizado en su uso ” (fs. 85 a 86, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 25 de octubre de 2 021 se emitió la Resolución encausada (fs. 89, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes , habrá de compartir el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 194 a 195 ) y d ispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. La cuestión a decidir es la relativa a la legitimidad o ilegitimidad del acto impugnado en función de que resolvió denegar el registro de la marca por carecer de la nota de fantasía requerida por la legislación marcaria. Como punto de partida, cabe consignar que la contienda se sitúa en el ámbito de las marcas tridimensionales. Al respecto, Bertone y Cabanellas han advertido que “el concepto de marca tridimensional comprende signos que resulten p erceptibles tanto por el sentido de la vista como el del tacto, quedando comprendidos en dicha calificación los envoltorios, envases, las formas especiales del producto, etc. Esta circunstancia implica que esos elementos u objetos tengan particular capacid ad distintiva ; esto es , que sean identificables precisamente por su forma ” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Dere cho de Marcas”, tomo 2, editorial Heliasta, 2008, 3ª edición, p. 422) (sentencias Nos. 203/2008, 324/2009, 415/2010, 586/2020, 252/2021 y 507/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, Beatriz Bugallo ha destacado: “(…) la condición básica para que un signo pueda constituir una marca es que tenga aptitud distintiva de prod uctos o servicios. En particular, en cuanto a la marca tridimensional su forma : a) no puede tener carácter funcional respecto del objeto , b) debe imprimir al objeto una particular recognoscibilidad (…) Una forma tridimensional debe servir para identificar productos o servicios de un titular y distinguirlos de los de otro. A su respecto se aplican iguales principios que en materia de signos denominativos. En este sentido , tendrá carácter genérico una forma que se encuentre habitualmente entre las que se util izan para un producto o embalaje determinado y no podrá ser objeto de protección exclusiva” (Cf. Beatriz Bugallo Montaño, “Propiedad Intelectual” , FCU, Montevideo, 2006, p. 126) ( sentencias Nos. 562/2013, 586/2020, 661/2020, 26/2021 , 252/2021 y 507/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el caso, la Administración desestimó la solicitud en base al artículo 4 numeral 11 de la Ley No. 17.011 que establece: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marca s, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía , es decir, que no presenten características de novedad , especialidad y distintividad.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En el casus, recaía sobre la pretensora la carga de acreditar que el diseño tridimensional de oso que pretendía registrar como marca tridimensional resultara de fantasía, presentando las característic as de novedad, especialidad y distintividad. Y claramente no lo ha podido demostrar. En efecto, del análisis de la solicitud de registro de la marca de obrados surge que la figura tridimensional que se peticiona no posee fantasía ni presenta caracterís ticas de novedad, especialidad y distintividad que la hagan merecedora del registro (véase fs. 1, A.A.). Por el contrario, se aprecia que e l diseño propuesto consiste en una “gomita” con forma de oso que no logra diferenciarse del resto de las que existen en el mercado para comercializar idénticos productos a los reivindicados por la accionante. Al respecto, b asta con observar la comparación que la propia accionante realiza para darse cuenta que la figura tridimensional de la actora es prácticamente idéntica a las de las otras empresas con las que se comparó, y particularmente con la de CANDY SWEET en cuanto a su tamaño, forma y dimensión (véase fs. 96, A.A. y 35, infolios). En este sentido, se comparte con la tercerista que, “observando la figura de oso solicitada, a simple vista, en forma desprevenida e irreflexiva (tal como lo haría el presunto comprador), es posible apreciar que ésta no difiere de otras que se comercializan en el mercado” (fs. 71, infolios). Por otro lado, cabe tener presente adem ás que el diseño de gomita con forma de oso cuya exclusividad se pretende tiene un uso generalizado en el mercado y como lo reconoce la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial “si se accediera al presente registro, se estaría i mpidiendo que terceros continúen con la fabricación y comercialización de productos que poseen figuras iguales o muy semejantes a la aquí solicitada” (fs. 87, A.A.). De modo que, el formato propuesto , no aporta a través de su diseño los caracteres de ori ginalidad, novedad y fantasía que debe de tener a los efectos de ser distinguible de otros productos de su misma especie y, por ende, encarta dentro de la hipótesis de nulidad absoluta para su registro conforme al artículo 4, numeral 11 de la Ley No. 17.011. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA: Desestímase la demanda anulat oria entablada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ell a agregada al expediente, bajo apercibimi ento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: a rt. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados , expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Balcaldi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).