Sentencia Definitiva N° 486/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de septiembre de 2024. No. 486 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “NORWALK S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 128/2023). RESULTANDO: I) En este proceso, la actora NORWALK S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 17 de junio de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE (mixta), solicitado bajo expediente No 517795, a favor de Lisandro Jorge Borges de ARGENTINA, para distinguir l os servicios comprendidos en la clase internacional 41 (alquiler de campos de deporte; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos; organización de competiciones deportivas; servicios de entretenimiento; explotación de instalaciones deportivas; organización de eventos recreativos; organización y dirección de eventos deportivos; alquiler de pistas de tenis; alquiler de canchas de tenis; servicios de preparador físico personal (mantenimiento físico); puesta a disposición de instalaciones recreativas; al quiler de simuladores de entrenamiento; suministro de información sobre actividades de entretenimiento; organización y dirección de talleres de formación; servicios de alquiler de canchas de padel; clubes de pádel), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “RACKET”, “CLUB”, “SPA” y “&”, artículo 7º de la Ley No. 17.011 (fs. 41 vto. AA). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria el accionante (fs. 2 a 15 infolios) narró en primer término que es titular de la marca “RACKET CLUB” ( & logo), marca en uso y con presencia en la región por más de tres décadas; sin embargo, el 30 de setiembre de 2020, el Sr. Lisandro Borges (socio del RACKET CLUB) solicitó ante la DNPI el registro de la marca “RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE”. Continuo que, en ese contexto, solicitó con fecha 9 de diciembre de 2021 el registro de la marca RACKET CLUB & logo, para proteger los servicios dentro de la clase internacional 41, con el siguiente detalle: “servicios de club”. El 2 de marzo de 2022, el Sr. Lisandro Borges presentó oposición contra la solicitud de la compareciente, por lo que el 15 de marzo de 2022 presentó un derecho de petición en el cual se tramitaba el registro de la marca en infracción, en base a su marca notoria en trámite de registro. No obstante, por la resolución que se procesa - el 16 de junio de 2022 - se concedió el registro de la marca RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE, sin tener en cuenta el derecho de petición formulado. Precisó que el Sr. Borges es plenamente consciente de la existencia y prestigio de la marca de su propiedad desde y cuando el solicitante es socio activo de RACKET CLUB. En tal sentido, indicó que Borges confesó en medios públicos de prensa conocer fehacientemente la marca RACKET CLUB y haber participado, en su cali dad de socio del club, en instancias deportivas celebradas en las instalaciones de la actora. El Sr. Borges en diversos medios de comunicación tanto en Buenos Aires como en nuestro país demuestra que conoce, en su calidad de socio del RACKET CLUB, la marca de la cual es titular NORWALK S.A., incluso admite jugar partidos de pádel con sus dueños, comportamiento indebido, competencia desleal, confusión y error. Señala que la intención de generar confusión y error y captación de clientela ajena, a partir de la pluralidad de aspectos comunes a la hora de adquirir idénticos servicios comprendidos en la clase internacional No. 41, con el consiguiente lucro indebido que obtendrá el Sr. Borges, partiendo de un compartimentó ilícito, son elementos todos que encuad ran en la definición de competencia desleal y clara contravención de los dispuesto por los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Aludió a la notoriedad de su marca y resaltó que en el caso que nos ocupa, el Sr. Borges ha registrado la marca en infracción, pretendiendo establecer un emprendimiento de iguales características, aprovechándose injustamente del prestigio ajeno en forma absolutamente ilegítima. Con relación a la confusión de los signos, afirmó que como puede verse de los logos estampados en su libelo, las marcas son idénticas desde el punto de visa gramatical y fonético, en tanto el signo solicitado por el Sr. Borges reproduce en forma íntegra la mot vedette de la marca de su propiedad, e sto es “RACKET”. Añadió que resulta indudable que el consumidor - dadas las comprobadas tendencias del mercado - asociará al RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE del Sr. Borges con RACKET CLUB de su firma, ya que los indicios son absolutamente claros si comparamos los servicios brindados por una y otra marca. Finalmente, bajo el título de “ilegitimidad de la resolución” puso de manifiesto las largas demoras en la tramitación, la falta de consideración de No. 486 los derechos de petición presentados y la falta de exam en de los recursos administrativos para advertir que ante un caso con el de marras en el que un titular malcrió extranjero toma conocimiento de que un tercero se ha intentado apropiar de su signo una vez transcurrido el período de oposición, el actor se encuentre en una situación de absoluta indefensión. La resolución impugnada ha sido dictada por absoluta inercia de la Administración, sin valoración alguna de las circunstancias del caso y la prueba presentada relativa a la notoriedad del signo y la notoria mala fe del Sr. Borges. Como colofón, invocó error en los motivos y desviación de poder. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 19 a 20 vto infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que el accionar administrativo se ajustó a la normativa vigente aplicable en la materia. Señaló que, al momento de solicitar el registro de autos, no se encontraron antecedentes obstativos al registro de la marca atacada y que la accionante, a estar a las actuaciones administrativas, no logró demostrar la notoriedad de su marca y, por ende, sus esfuerzos resultaron ineficaces para impedir el registro marcario que se impugna. Así es que, en el informe de 13 de junio de 2022, se analiza la registrabilidad del signo y se sugiere que se otorgue conforme con el artículo 7 de la Ley No. 17.011. Finalmente, conforme lo prevenido por el artículo 55 del Decreto Ley No. 15.524, solicitó se confiera tr aslado de la demanda al Sr. Lisandro Borges, en el domicilio que identifica y, en definitiva, se rechace la demanda promovida y se confirme el acto impugnado. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 2526/2023 (fs . 26 infolios), se dispuso dar noticia del pleito al tercero denunciado por la parte demandada, quien notificado (fs. 26 vto. Infolios) no compareció a esgrimir defensas (fs. 28 infolios). V) Por Decreto No. 3382/2023 (fs. 29 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. VI) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. fs. 47 infolios y fs. 49 a 58 vto infolios, respectivamente). VII) Por Decreto No. 5504/2023 (fs. 60 infolios) se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por dictamen No. 671/2023 (fs. 62 a 63 vto infolios) la Procuradora de Esta do Adjunta en la Contencioso Administrativo entendió que en el procedimiento administrativo que dio mérito al dictado del acto en causa se constataron vicios formales, que afectaron las garantías de las partes, y que lo hacen pasible de nulidad, por lo que se aconseja amparar la demanda y anular el acto en proceso por razones adjetivas. VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión No. 486 anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9) Conforme de los dichos de la parte actora, la publicación del registro concedido se efectivizó el 29 de julio de 2022, no obstante, los recursos de revocación jerárquico fueron interpuestos antes de la publicación efectuada el 26 de junio de 2022 (fs. 42 vto. A 48 AA), todo lo cual no fue controvertido por la parte demandada. Con fecha 12 de enero de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 28 de marzo de 2023 (nota de cargo fs. 16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución que concede el registro de la marca RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE (mixta), para proteger los productos de la clase internacional 41 a favor de Lisandro Jorge Borges de Argentina sin derechos privativos sobre los términos RACKET CLUB & SPA. (fs. 41 vto AA). III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) Conforme surge de los antecedentes administrativos y es relatado por la actora, la accionante de prolongada trayectoria, presentó el 15 de marzo de 2022 ante la DNPI una petición con el objeto de introducir medios probatorios a los efectos de acreditar, en el trámite del registro marcaría impetrado por el Sr. Lisandro Jorge BORGES y que diera mérito a la concesión del registro que se procesa, que se está una hipótesis de competencia desleal. Afirmó que ese fue el camino escogido habida cuenta de que el período para formular oposición se encontraba vencido, en virtud de la fecha en que tomó conocimiento de la situación. Conforme surge de los antecedentes administrativos el 30 de setiembre de 2020, el Sr. Borges solicitó ante la DNPI el registro de la marca que aquí se impugna RACKET CLUB & SPA PUNTA DEL ESTE, Acta No. 517.795, para proteger servicios de la clase 41. Con fecha 9 de diciembre de 2021, habiendo tomado conocimiento de la solicitud anterior, NORWALK, quien afirmó ser la legítima titular de la marca RACKET CLUB - marca en uso y con presencia en la región por más de tres décadas - solicitó el registro de RACKET CLUB ante la DNPI. A este registro el 2 de marzo de 2022 se opuso el Sr. Borges. El 15 de marzo de 2022 NORWALK presentó petición en base a su marca notoria en trámite de registro. En su escrito aludió a la necesidad de estudio conjunto (acordonamiento) de estas actuaciones con el acta No. 531.284 (el trámite de registro de NORWALK); solicitó se tenga por presente la prueba documental presentada y se reciba la declaración de los testigos propuestos por medios digitales, en virt ud de residir los mismos fuera del país; y, además, peticionó: “Se tenga en cuenta que el propio solicitante de la marca al presentar oposición a la marca leg ítima está aceptando que las marcas en cuestión no pueden coexistir pacíficamente en nuestro mercado sin producir confusión al usuario del servicio que protegen”. (Vide petitorios 3 a 5, fs. 11 AA). Conforme viene de señalare, se coincide con el temperamento planteado por la parte actora en su libelo, en el capítulo VII “Ilegitimidad de la resolución” (punto 52, fs. 11 vto infolios) cuando afirma que el trámite efectuado por la Administración la dejó en estado de indefensión. Obsérvese, en tal sentido, que la petición presentada por la accionante, recayó con fecha 13 de junio de 2022 un informe técnico en el que solo se alude a que se han cumplido con los requisitos exigidos por la Ley Marcaria y que no existen antecedentes oponibles, por lo que se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “RACKET”, “CLUB”, “SPA” y “&” (artículo 7º de la Ley No. 17.011). Nada se dice acerca de la presentación de la actora y de su solicitud de diligenciamiento de prueba (fs. 40 vto. AA). Lo propio hace la Administración en oportunidad de contestar la deman da. Lacónicamente sostiene que no se encontraron antecedentes obstativos al registro de la marca atacada y que “a estar a las actuaciones administrativas no logró demostrar la notoriedad de su marca”. (Fs. 19 vto. Infolios). Precisamente, “las actuaciones administrativas” debieron contemplar la instrucción de dicha petición y el diligenciamiento de probanzas, tal como fuera solicitado por NORWALK. Más aún, debieron acordonarse ambos trámites marcarios - que se dieron con simultaneidad - como fue solicitado por la actora en su petición, lo que la Administración deliberadamente omitió. Véase en los antecedentes administrativos las fojas 5 y siguientes que conforman el expediente 2023 -8-4-0000061 donde consta la petición y documentos probatorios agregados q ue hubieran ilustrado a la Administración registral sobre la pertinencia de tal acto, si se hubiera posibilitado por la misma oportunamente. Lo expresado, al decir de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo - lo que se comparte - un incumplimiento a los principios de buena administración, eficacia y verdad material que impidieron verificar si efectivamente se configuraba la situación denunciada por la ahora accionante. Por tanto, el acto que aquí se resiste se halla inficionado de nulidad, por razones formales. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Ampárase la pretensión anula toria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados , expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dra. Rivas. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).