Sentencia Definitiva N° 482/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de setiembre de 2024. No. 482 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 426/2023). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 22 de noviembre de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual concedió el registro de la marca FRESH MARKET (mixta), solicitado bajo expediente No 501.523, favor de la actora, para distinguir los servic ios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35 y 43 “… sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, art. 7 de la Ley No. 17.011” (fs. 2 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 23 a 28 infolio s) narró que el 8 de enero de 2019, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. solicitó ante la DNPI el registro de la marca “FRESH MARKET”, bajo Acta No. 501.523, para distinguir la totalidad de los productos de las Clases Internacionales 35 y 43. Agrega que, m ediante la resolución impugnada, fue concedida su solicitud de registro, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Así postula que, la resolución dictada por la DNPI le causa severo agravio, en tanto desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y lo priva de su derecho de exclusiva sobre un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión económica y en recursos humanos a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza e n el mercado. Tras citar el dictamen a cargo de la Asesor ía Letrada de la DNPI de fecha 8 de noviembre de 2019, por el cual entiende se fundó la resolución impugnada y, con el cual discrepa, aduce que, la marca de autos resulta plenamente registrarle, si n limitaciones, dado que reúne las notas de novedad y fantasía relativas requeridas por la normativa marcaría, consiste en una marca notoria que, además, ha adquirido distintividad superviviente en función del intenso uso desplegado por ella y del reconoci miento que de la misma realiza el consumidor y su directa asociación con su titular, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY SA. Manifiesta que, el consumidor entiende y sostiene que FRESH MARKET es una marca y nada m ás que una marca. Y conoce la marca FRESH MARKET en virtud de la imposición de la misma que ha realizado SUPERMERCADOS DISCOS DEL URUGUAY S.A. Señala, además, que la marca objeto de autos, es un SIGNO DISTINTIVO NOTORIO en Uruguay, en virtud de la intensa publicidad realizada por su titular, en aten ción a la excelente calidad de los productos y servicios que distingue, garantizado por la intachable trayectoria de la house - Mark “DISCO” que el consumidor asocia directamente y únicamente con su empresa fabricantes, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. Y, estas, son precisamente esas las características exigibles a un signo para convertirse en marca. Por otro lado, entiende que, a ún de considerarse que “FESCH MARKET” constituye un término genérico, no cabe duda que el mismo habría adquirido probada fuerza distintiva y, en consecuencia, merecería la protección registral según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, apunta que la mutabilidad de la capacidad distintiva puede tener un contenido positivo, otorg ándole fuerza distintiva a un signo que originariamente no la poseía, pero cuyo uso ha determinado que la generalidad de los consumidores identifiquen dicha marca con los productos o servicios de determinado empresario. Ello, es lo que se conoce como “secundar meaning” o “distintividad sobrevenida”. Asimismo, defiende la notoriedad del signo que se pretende proteger. Argumenta que doctrinariamente, se entiende que la legislaci ón uruguaya reconoce el principio de notoriedad restringida, que el conocimiento tiene que darse en el Uruguay, por la generalidad o por una porción importante de los probables consumidores del producto o servicio de que se trate y que los mismos deben vincular la nueva marca solicitada o registrada, en forma probable, con un titular determinado. En consecuencia, para que la marca reciba el tratamiento de notoria en nuestro pa ís, debe ser conocida a nivel nacional para los productos/servicios que pretende proteger. Debe probarse por tanto que dicho signo, conocido internacionalmente, es a su vez con ocido en nuestro país de forma que tanto los comerciantes del ramo como el público consumidor, identifique directamente a dicho signo como un producto y un origen empresarial determinado. Todo lo cual FRESH MARKET lo ha logrado en el transcurso de estos añ os en virtud del intenso uso desplegado por la empresa actora. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 52 a 55 vto . infolios) defendiendo la legitimidad del acto. Afirmó que el acto impugnado fue ajustado a derecho y ello, porque “FRESCH MARKET” está compuesto por dos términos que no poseen fantasía, es decir, que no representan características de novedad, especialidad y distintividad. Señaló que, ambos términos indican la naturaleza de los productos que pueden encontrarse y, también, porque se trata de denominación vulgar que informa respecto de las cualidades o atributos de los productos. Postula que, ambos términos provienen del inglés y significan fresco y mercado. De tal modo, realiza un an álisis de las diferentes acepciones del término fresco y mercado, a fin de señalar que, las clases internacionales 35 y 43, comprenden productos con algunas características comunes, los cuales c ita. Manifiesta, además que, del análisis semántico de ambos términos, es innegable que los mismos carecen de fantasía y que forman parte del leguaje común o usual. La apropiación de alguno de estos dos términos, determinaría que otras marcas que los poseen sin exclusividad, se verían imposibilitados de utilizarlos. Refuta la tesis del “secundary meaning” aludido por la actora en el sentido de que la marca “FRESH MARKET” básicamente es un mercado de artículos frescos, frutas, verduras, hierbas y similares y para describir esas dos características, no existen muchas más opciones que las utilizadas. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 4867/2023 (fs. 57 infolios) se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciá ndose la que luce agregada, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. V) La parte demandada y la parte actora alegaron por su orden (fs. 68 infolios y fs. 70 a 71 vto. infolios, respectivamente). VI) Por Decreto No. 6638/2023 (fs. 73 infolios) se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por Dictamen No. 90/2024 (fs. 79 a 79 vto. infolios) la Procuradora de Estado Adjunta en la Contencioso Administrativo sugirió el rechazo de la demanda anulatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La Resolución que se procesa fue notificada el 28 de noviembre de 2022 (fs. 7 infolios). Según dichos de la actora y que no fuera controvertidos el 8 de diciembre de 2022 se interpuso recurso de revocación y jerárquico en forma conjunta y subsidiaria. Con fecha 26 de junio de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 21 de agosto de 2023 (nota de cargo fs. 29 infolios). II) Como se ha se ñalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada por la DNPI de fecha 22 de novie mbre de 2022 mediante la cual se concedió a la actora el registro de la marca “FRESH MARKET” (mixta), solicitado bajo el expediente No. 501.523, para distinguir los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35 y 43 “… sin derechos privativos sobre los términos que la componen, art. 7 de la Ley No. 17.011” (fs. 2 infolios). III) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencio so Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En obrados, el objeto de la pretensi ón estriba en determinar si result ó ajustada a derecho la concesión del registro “FRESH MARKET” (mixta), dispuesta por el acto impugnado en favor de la actora para proteger los servicios protegidos por las clases internacionales Nros. 35 y 43, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, conforme lo establecido en el artículo 7 de la Ley No. 17.011. El Tribunal entiende que los agravios movilizados por la actora fincados principalmente en el “secondary meaning” de la marca presentada para su registro (art. 8 de la Ley No. 17 .011), no resultan de recibo, habiéndose ajustado la resolución en causa en todo a la normativa aplicable. En efecto, el art ículo 7 de la Ley No. 17.011 establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcaría, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. A su tiempo, los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4 de la Ley de Marcas disponen, como causales de nulidad absoluta de las marcas presentadas para registro, lo siguiente: “9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualme nte empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el g énero o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o dise ños que no sean de fantasía, es decir, que no pre senten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducci ón al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes”. En el caso, el contraste de dichas disposiciones debe realizarse sobre los términos que componen la marca concedida en favor de DISCO (“FRESH” y “MARKET”) y los servicios que integran las clases internaciones No. 35 y 43, ya que, como manifiesta CHIJANE: “… la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quastio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizando. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto”. (CHIJANE, Diego en “Derecho de Marcas”. Montevideo - Bs. As. Reus B de F. 2007, págs. 45 - 46). Así las clases internacionales Nos. 35 y 43 protegen, respectivamente y con carácter general, los servicios asociados a: a) “Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina”; y b) “… restauración (alimentación); hospedaje temporal”. Pues bien. Este Tribunal en causa idéntica a la presente y referida a la marca “FRESH MARKET” se pronunció al respecto lo que es de plena aplicación al presente caso. En Sentencia N o. 454/2024 se expresó: “De acuerdo a lo adelantado, la marca “FRESH MARKET” ingresa en las prohibiciones de los numerales 9), 10), 11) y 12) del art. 4 de la citada ley No. 17.011 (aplicable con el alcance del art. 7 que viene de transcribirse), al componerse de signos descriptivos de las cualidades y/o atributos de los productos que pretende proteger, y al ser estos, igualmente, términos o locuciones pasadas al uso general: “FRESH MARKET” en español significa “MERCADO FRESCO”. De tal modo, se comparte con la demandada que los términos individuales que componen a la marca de la actora no pueden ser apropiados por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no puedan ser utilizadas por otras empresas.” El término “MERCADO” o “MARKET” carece de fantasía o novedad en los productos comprendidos en las citadas clases internacionales Nos. 35 y 43. Similar conclusión merece el término “FRESH” respecto de los productos que vienen de identif icarse, en tanto, la expresión aparece como meramente descriptiva y sin nota de distintividad propia. V) Tampoco resulta de recibo la tesis de la actora basada en la existencia de un significado secundario de la marca en cuestión como consecuencia de su notoriedad en el rubro. Al respecto, y ante el mismo planteo se expresó en la citada Sentencia: “En efecto, el artículo 8 de la referida ley N o. 17.011 dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones d e los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros. El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo” Desde la doctrina BUGALLO ha sostenido que “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, l a clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (… ) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su prot ección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114).” Desde estos postulados, es claro que el esfuerzo probatorio desplegado por la actora ac reditó la utilización y publicidad de la marca en cuestión desde el año 2019, más no su notoriedad (en tanto nombradía o fama) dentro del espectro del público consumidor en el territorio nacional. En puridad, no se probó en la causa, directa o indirectam ente -como era necesario -, que los consumidores de los productos protegidos por el signo registrado asocien directamente a éste con la marca o su origen empresarial. Asimismo, y respecto de la interpretación del trascripto art. 8 de la Ley N o. 17.011, en lo que refiere a la concesión de derechos privativos sobre términos de uso común o que carezcan de las notas de novedad, especialidad o distintividad, manifestó el Tribunal en la multicitada Sentencia que el mismo “debe interpretarse rigurosamente, pues s u inobservancia pesa ya sobre una solución normativa de principio (art. 4 de la ley No. 17.011), que impediría a los restantes competidores del mercado el empleo singular de términos comunes al rubro, como son “FRESH” (FRESCO) y “MARKET” (MERCADO). Por e llo, la notoriedad debe ser probada categóricamente y debe surgir espontáneamente del informativo probatorio aportado, sin necesidad de recurrir a intrincados (y apenas expresados) argumentos inferenciales basados exclusivamente en prueba indirecta”. En referencia al argumento de la actora respecto del “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en la sentencia No. 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptualización del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a in dividualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Aires, 2007, p. 86). En la especie, la gestionante tenía que probar que el signo “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto y, además, que el público asocia ese producto, en forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias pr obatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba pe rmanecer libremente disponible”. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., ps. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias Nos. 249/2002 y 228/2013)”. En el sub examine, inversamente a lo pretendido por la accionante, no puede concluirse que haya acreditado de forma fehaciente la invocada vinculación directa, inmediata y na turalizada de los términos cuestionados con los productos y servicios que comercializa y, en concreto, con los servicios comprensivos de las clases internacionales No s. 35 y 43 respecto de los que infundadamente pretendió protección marcaria con derechos privativos. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder se a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).