Sentencia Definitiva N° 410/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de setiembre de 2003. No. 410 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “OFFICE DEPOT, INC. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 670/99). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 compareció el Dr. Eduardo Lapenne en representación de OFFICE DEPOT, INC., demandando la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 28 de mayo de 1998, en virtud de la cual se concede el registro de la marca “OFFICE DEPOT” (DISEÑO) a favor de la firma accionante, en la clase internacional 42, en los términos del art. 28 del decreto reglamentario de la ley 9.956, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen. Señaló que la restricción incluida en la resolución impugnada carece de fundamento jurídico, ya que se debió amparar sin limitación alguna el registro marcario solicitado, en virtud de que no existe conexión o vínculo entre el significado de la denominación marcaria y el servicio a brindar. Indicó que la traducción del elemento denominativo constitutivo del signo: “depósito, oficina”, resulta una expresión con significado específico pasible de considerarse evocativa o alusiva, pero nunca una denominación necesaria y habitualmente utilizada o que pueda en forma indubitable y precisa, individualizar en este caso los servicio a proteger, ya que la clase internacional 42 comprende en términos generales “restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación para ordenadores, y otros servicios que no pueden ser clasificados en otra clase”. Destacó que la denominación “OFFICE DEPOT”, no hace referencia a un determinado servicio a prestar y que la combinación de las palabras, también resulta de fantasía, y no se verifica una situación de contravención con las normas prohibitivas previstas por la ley, por ende, no debe ser concedida sin derechos privativos sobre las expresiones componentes sino en su totalidad de conjunto marcario, abarcativo de sus elementos constitutivos y sin restricción alguna, criterio adoptado en otros países tales como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Agregó que otro elemento de importancia a tener presente es que la denominación marcaria es, a su vez, el nombre comercial y social de su representada. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que conferido el correspondiente traslado compareció a fs. 18 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Expresó que es firme posición adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en cuanto a la concesión de marcas en los términos del art. 28 del Decreto reglamentario de la ley 9.956, así como en la vigente de fecha 2 de octubre de 1998 (Ley 17.011). Manifestó que en el caso de autos se dan los extremos previstos por los artículos precedentemente citados por cuanto dichas expresiones indican la naturaleza del producto y no puede ser exclusiva de una marca en particular. En definitiva, solicitó se confirme el acto impugnado. III) Que abierto el juicio aprueba (fs. 20); se produjo la que luce certificada a fs. 39. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 41/55 y 56). V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (art. 4 y 9 ley 15.869). II) Se promueve demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 28.5.98, por la cual se concede el registro de la marca “OFFICE DEPOT”, bajo Acta 277.125, para distinguir servicios de la Clase Int. 42, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, en base a lo establecido en el art. 28 del decreto reglamentario de la ley No. 9956 (AA, fs. 20/20v.).- Fundando sus agravios el actor sostiene que la resolución es lesiva de su derecho, en la medida que el signo cuya inscripción se solicita es registrable en su totalidad, sin limitaciones, ya que no existe relación entre el servicio a proteger y la denominación marcaria.- A su entender, la marca “OFFICE DEPOT” no hace referencia a un determinado servicio a prestar.- Contestando la demanda, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sostuvo que en el caso de autos las expresiones autorizadas indican la naturaleza del producto y no pueden ser exclusivas de una marca en particular.- III) En opinión del Tribunal el acto en proceso es ilegítimo, por cuanto la denominación “OFFICE DEPOT” no tiene puntos de referencia con los servicios que protege.- Dichos términos no son de uso general ni específico en relación a los servicios de la Clase 42, sino que tienen el contenido de fantasía y novedad que exige el orden jurídico para permitir su registro como marca.- Se coincide, entonces, con el Sr. Procurador del Estado, porque parece evidente que no existe conexión o vínculo entre el significado de la denominación marcaria “OFFICE DEPOT” y el servicio a proteger, que en la Clase Int. 42 refiere a “restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos de higiene y belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación para ordenadores, y otros servicios que no pueden ser clasificados en otra clase”, como cita la gestionante en su demanda (fs. 3).- IV) También es importante señalar que la oposición fue de oficio, circunstancia que siempre impone cierta cautela en la apreciación de los fundamentos del acto impugnado.- Pero además, fue errónea la argumentación de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en la etapa administrativa (con sustento en los numerales 4, 5 y 6 del art. 2º de la ley 9956).- Y lo más grave es la reiteración en este proceso de la misma tesitura, sin analizar ni contestar ninguno de los muy bien fundados argumentos de la parte actora, claramente demostrativos de que los términos que componen la marca solicitada, ni juntos ni separados, sirven para denominar los servicios protegidos, sino que en su conjunto y tratándose además de una marca mixta (ver descripción de formas y colores, AA, fs. 14), configuran un verdadero signo de fantasía.- Por tales fundamentos y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Anulando el acto impugnado, en la parte objeto de agravio.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón (r.), Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dra. Núñez. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).