Sentencia Definitiva N° 462/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de setiembre de 2024. No. 462 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 143/2023). RESULTANDO: I) En este proceso, la parte actora SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de fecha 19 de julio de 2022, que concedió el registro de la marca “FRESH MARKET”, Acta No. 516.029, en las Clases Internacionales 29, 30, 31 y 32, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 10). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria relató que, el 27 de julio de 2020, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. solicitó ante la DNPI el registro de la marca “FRESH MARKET”, bajo Acta No. 516.029, para distinguir la totalidad de los productos de las Clases Internacionales 29, 30, 31 y 32. Agregó que, mediante la resolución impugnada, fue concedida su solicitud de registro por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Así postula que, la resolución resistida le causa severo agravio, en tanto desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y lo priva de su derecho de exclusiva sobre un signo que ha acuñado y sobre el que ha realizado una gran inversión económica y en recursos humanos a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza en el mercado. Tras citar el dictamen a cargo de la Asesoría Letrada de la D.N.P.I., por el cual entiende se fundó la resolución impugnada y, con el cual discrepa, adujo que, la marca de autos resulta plenamente registrable, sin limitaciones, dado que reúne las notas de novedad y fantasía relativas requeridas por la normativa marcaria, consiste en una marca notoria que, además, ha adquirido distintividad superviniente en función del intenso uso desplegado por ella y del reconocimiento que de la misma realiza el consumidor y su directa asociación con su titular, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. Sostuvo que, el consumidor entiende y sostiene que FRESH MARKET es una marca y nada más que una marca. Y conoce la marca FRESH MARKET en virtud de la imposición de la misma que ha realizado SUPERMERCADOS DISCOS DEL URUGUAY S.A. Señaló, además, que la marca objeto de autos, es un SIGNO DISTINTIVO NOTORIO en Uruguay, en virtud de la intensa publicidad realizada por su titular, en atención a la excelente calidad de los productos y servicios que distingue, garantizado por la intachable trayectoria de la house mark "DISCO" que el consumidor asocia directamente y únicamente con su empresa fabricante, SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. estas, son precisamente esas las características exigibles a un signo para convertirse en marca. Por otro lado, entiende que, aún de considerarse que "FRESH MARKET" constituye un término genérico, no cabe duda que el mismo habría adquirido probada fuerza distintiva y, en consecuencia, merecería la protección registral según lo dispuesto por el Art. 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, apunta que la mutabilidad de la capacidad distintiva puede tener un contenido positivo, otorgándole fuerza distintiva a un signo que originariamente no la poseía, pero cuyo uso ha determinado que la generalidad de los consumidores identifique dicha marca con los productos o servicios de determinado empresario. Ello, es lo que se conoce como “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida”. Asimismo, defendió la notoriedad del signo que se pretende proteger. Argumentó que doctrinariamente, se entiende que la legislación uruguaya reconoce el principio de la notoriedad restringida, que el conocimiento tiene que darse en el Uruguay, por la generalidad o por una porción importante de los probables consumidores del producto o servicio de que se trate y que los mismos deben vincular la nueva marca solicitada o registrada, en forma probable, con un titular determinado. En consecuencia, para que una marca reciba el tratamiento de notoria en nuestro país, debe ser conocida a nivel nacional para los productos/servicios que pretende proteger. Debe probarse por tanto que dicho signo, conocido internacionalmente, es a su vez conocido en nuestro país de forma que tanto los comerciantes del ramo como el público consumidor, identifique directamente a dicho signo con un producto y un origen empresarial determinado. Todo lo cual FRESH MARKET lo ha logrado en el transcurso de estos años en virtud del intenso uso desplegado por la empresa actora. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Sostuvo que, ello es así, en tanto “FRESH MARKET”, está compuesto por dos términos que no poseen la fantasía, es decir, que no representan características de novedad, especialidad y distintividad. En este sentido, añadió que, ambos términos indican la naturaleza de los productos que pueden encontrarse y, también, porque se trata de la denominación vulgar que informa respecto de las cualidades o atributos de los productos. Postuló que, ambos términos provienen del inglés y significan fresco y mercado. De tal modo, realizó un análisis de las diferentes acepciones del término fresco y mercado, a fin de señalar que, las clases internacionales 29, 30, 31 y 32 comprenden productos con algunas características comunes, los cuales cita. Manifestó, además, que, del análisis semántico de ambos términos, es innegable que tales términos carecen de fantasía y que forman parte del lenguaje común o usual. La apropiación de alguno de estos dos términos, determinaría que otras marcas que los poseen sin exclusividad, se verían imposibilitados de utilizarlos. Refuta la tesis del “secundary meaning” aludido por la accionante, porque la marca "FRESH MARKET", básicamente es un mercado de artículos frescos, frutas, verduras, hierbas y similares y para describir esas dos características, no existen muchas más opciones que las utilizadas. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 2449/2023 se abrió a prueba por el plazo de 10 días, diligenciándose la que luce agregada de fs. 51 a 60, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas rosadas, en 318 fojas). V) La parte alegó de bien probado (fs. 63 – 65 vto.), no surgiendo de autos los alegatos de la parte demandada. VI) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 693/2023, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 72 fs.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 74). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 20 de julio de 2022 (fs. 9 de los A.A.) quien lo resistió el 1º de agosto de 2022 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 3 y ss. de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 17 de febrero de 2023 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 30 de marzo de 2023 (nota de cargo fs. 11 y ss. infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de fecha 19 de julio de 2022, que concedió el registro de la marca “FRESH MARKET”, Acta No. 516.029, en las Clases Internacionales 29, 30, 31 y 32, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 10). III) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos al ventilado en el caso de obrados y, no habiendo razones para modificar su temperamento, lo mantendrá. (Sentencias No. 341, 385 y 454/2024) Así, tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Tal como afirma la demandada, los términos en inglés “FRESH MARKET” se traducen como “MERCADO FRESCO”. Así pues, es de ver que, los productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32, respecto de los que no se conceden derechos privativos son: “29. Carne, Pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos , leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”; “30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, saga, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de creadles, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, pavos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”; “31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras Claes; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos par los animales, malta” y “32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. Y siendo así, sin dejar de desconocer lo opinable que resulta la cuestión debatida, a juicio del Tribunal, los términos “FRESH MARKET” ingresan en los supuestos prohibitivos establecidos en el art. 4° numerales 9° a 12° de la Ley 17.011, por lo que resulta correcta la no concesión de derechos exclusivos a su respecto. En efecto, se trata de vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en las clases mencionadas, careciendo del necesario requisito de distintividad. V) Sobre el particular, Merlinski y Salaverry señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. En esos casos, se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "… no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca". (Cf. MERLINKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citado en sentencia No. 751/2012). En sentido similar, Bugallo ha observado con respecto al art. 4º, núm. 9, que: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen...”. De tal modo, “… las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común, y por lo tanto, no monopolizales puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes”. Y respecto al núm. 11, señala que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “…son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir…” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, Tomo I, págs. 143 y 147, Montevideo, F.C.U. 2da. Ed. Año 2022). VI) En este orden de ideas, se estima que, en el ocurrente, los términos en examen, guardan una ineludible relación los productos a distinguir, expresando característica propia, intrínsecas o inherentes a los referidos productos. Ello porque se está frente a vocablos que, en conjunción, “pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y menos aún otorgarse uso monopólico” (Cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37)” (Sentencia No. 23/2019). VII) Tocante a los argumentos de la promotora, referidos a la existencia de un “significado secundario” de los términos “FRESH MARKET” se entiende que los mismos no revisten la aptitud necesaria para modificar la conclusión precedente. En este sentido, el artículo 8º de la Ley No. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. Al respecto, ha de compartirse, en el presente caso, los argumentos que expresara el Tribunal en Sentencia No. 497/2021, cuando se señaló que: “Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116).” (…) Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. VIII) Más recientemente, con idéntico temperamento, la Corporación sostuvo que: “En referencia al argumento de la actora “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en sentencia No. 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptualización del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Aires, 2007, pág. 86). En la especie, la gestionante tenía que probar que el signo “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto, y, además, que el público asocia ese producto, en forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible”. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., págs. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias No 249/2002 y 228/2013). IX) Concederle artificialmente un significado único es el medio para evitar la prohibición legal, otorgándosele un uso monopólico de términos comunes, ya habiéndose protegido con la registrabilidad otorgada la protección del prestigio indudable de su marca. La marca de autos es una expresión sobre la cual nadie puede pretender exclusividad y que puede ser utilizada por cualquier persona con igual derecho y no puede por tanto ser monopolizado su uso (Sentencia No. 335/2023). En el sub examine, inversamente a lo pretendido por la accionante, tras el examen de la documentación agregada por la firma actora, no puede concluirse que haya acreditado de forma fehaciente, la invocada vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con los productos que comercializa. A todo lo cual, no es posible soslayar que, como se señala en el informe a cargo de la Asesoría de la DNPI de fecha 8 de noviembre de 2022 (fs. 50 vto., infolios), el término “FRESH MARKET” ha sido registrado en el pasado por la propia actora, en varias clases y, sin derechos privativos, lo cual fue consentido por esta. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y oportunamente archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).