Sentencia Definitiva N° 388/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de setiembre de 2003. No. 388 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COLGATE PALMOLIVE COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 219/01). RESULTANDO : I) La actora pidió se declare la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 27/dic/00, en cuanto modificó la Res. de fecha 2/dic/97, que había desestimado la solicitud de registro de “Lavandina Activada”, acta Nº 284.309, como denominativa, y, en su lugar, concedió el registro por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que lo componen (art. 7 de la ley Nº 17.011), a favor de la firma The Clorox Company, de Estados Unidos, para distinguir artículos de la clase int. 3 (A.A. fs. 9 y vta., 26 vta.-27, y fs. 11). II) Se fundó en que el acto era violatorio del art. 4, nums. 9, 10 y 11 de la ley Nº 17.011, porque la marca concedida era irregistrable para distinguir artículos de la clase internacional 3 (blanqueadores, detergentes, limpiadores, productos de limpieza para uso doméstico), dada su naturaleza sólo denominativa, y su carácter genérico y descriptivo de los productos que se pretende proteger. Afirmó que se interpretó en forma incorrecta el art. 7 de la ley, puesto que si bien dicho artículo permitía que signos irregistrables pudieran formar parte de un conjunto marcario, debía entenderse que tal conjunto debía incorporar por lo menos un signo o término de fantasía. Lo que en este caso no se daba, al tratarse de una marca puramente denominativa que no incorpora ni un diseño, ni un logo, ni siquiera una escritura en letras especiales. Y agregó que carecía de sentido la concesión de la marca, siendo que al no tener derechos exclusivos sobre cada uno de los términos, cualquiera podría utilizarlos. III) La parte demandada sostuvo que el acto fue ajustado a derecho, dado que el art. 7 de la ley habilitaba a que, incluso, los signos comprendidos en el art. 4 de la misma pudieran formar parte de un conjunto marcario, aunque sin derechos privativos. Agregó que la cuestión de si la marca concedida podía o no reportar un beneficio para el solicitante, era ajena a la aquí actora, y que ésta carecía de un interés directo, personal y legítimo para impugnar el acto, que, a su respecto, era ilesivo. Y pidió que se desestimara la demanda. IV) Consta que abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 27, alegó únicamente la parte actora, y fue oído el Sr. Procurador del Estado el que aconsejó desestimar la demanda confirmando el acto impugnado. Se citó para sentencia, la que previo estudio fue acordada en forma; y CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se comparte con el Sr. Procurador (fs. 38, nums. 1 a 3) que la pretensión anulatoria fue deducida en tiempo y forma. Nos encontramos ante el caso de tercero agraviado por el acto que recayó como consecuencia del recurso interpuesto por otra empresa, y la parte actora ejercitó la opción que habilita el art. 36 del Decreto ley Nº 15.524. II) El fondo del asunto, en cambio, es naturalmente opinable, como lo demuestra que la presente decisión se adopte por mayoría de votos, y en contra de lo sugerido por el Sr. Procurador del Estado. III) En cuanto a la legitimación activa, que la parte demandada cuestiona a fs. 17 vta., el Tribunal, en mayoría, se inclina a admitirla. Cuando la aquí actora se opuso al registro solicitado en la vía administrativa (A.A. fs. 20-21, con fecha 28/feb/96), estaba vigente la ley Nº 9.956, cuyo art. 10 habilitaba a “...cualquier interesado...” para oponerse por las causales del art. 2 (conf.. Gutiérrez Carrau, “Manual...”, 2da. edic. pág. 108). Eso fue lo que hizo. Y ni la solicitante, ni la propia DNPI, cuestionaron entonces la legitimación de la aquí actora para oponerse, por lo que el planteo que ahora hace la demandada para apoyar el acto de la DNPI, aparece como extemporáneo, y además contradictorio. La circunstancia de que la ley Nº 17.011 (vigente desde el 17/oct/98) sea un tanto más detallista y habilite la oposición al “...titular de un derecho de un interés directo, personal y legítimo...” cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4º y 5º (conf. Merlinski - Salaverry, “Las marcas en el Uruguay”, pág. 53), no modifica la conclusión anterior, ya que la ley no hace sino repetir casi a la letra el art. 309 in fine de la Constitución. Y el Tribunal entiende que no puede negarse la existencia de un interés legítimo de la actora (como empresa notoriamente conocida, que entre otros rubros gira en el ramo de productos de limpieza), en el sentido de que la solicitante (posible competidora en el mercado) no viole dichas normas legales en el registro que pidió. IV) En cuanto al fondo del asunto estima el Tribunal, también por mayoría, que asiste razón a la parte actora. Es cierto que el art. 7 de la ley Nº 17.011 debe ser leído e interpretado en forma armónica con otras disposiciones de la misma ley, “...de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” (art. 20 del C. Civil) . Y lo que buscó el legislador fue permitir que dentro de una marca que tuviera características de originalidad, se pudieran agregar adjetivos y/o palabras que aisladamente (nums. 9 y 10 del art. 4) no podrían ser admitidos como marca, en cuyo caso se permite integren el conjunto aunque sin derechos privativos. Es por eso que se permite utilizarlos, como una adición, sobre aquellos signos verdaderamente originales y que serían los que califican como marca, conforme al art. 1 de la ley. Lo que impone sostener que el conjunto marcario que se proponga registrar, debe contar al menos con un signo y/o término de fantasía o verdaderamente original, ya que de lo contrario el art. 7 perdería sentido y armonía con el resto de la ley. Por lo tanto, no es admisible como conjunto marcario, la mera adición de dos términos, uno que es claramente genérico (LAVANDINA) y otro que es claramente descriptivo (ACTIVADA), y en ausencia de todo agregado original, ya sea puramente denominativo y/o gráfico. En tal sentido, el Tribunal comparte el dictamen de la Asesoría Letrada en ocasión de los recursos administrativos (A.A. fs. 7 vta. a 8 vta., Dra. Dartayete) y que el acto dejara de lado (Cons. I). Por estos fundamentos y arts. 309, 310 de la Constitución y 28 y ss. del Decreto ley Nº 15.524, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Anúlase el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi (d.), Dr. Brito del Pino (r.), Dra. Battistella. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Baldi. Discorde por los siguientes fundamentos: En el caso no está en discusión el carácter genérico o descriptivo de los términos que forman el conjunto marcario. Dichos términos, en función del art. 7o. de la Ley 17.011 “podrán ... formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Tal extremo lo admite en su demanda la accionante: “...dichos términos, juntos o separados, pueden ser usados por cualquier persona” (fs. 8 “in fine” de autos). Sólo cuestiona la resolución de la DNPI basado en que la misma hace “...una incorrecta interpretación del alcance del art. 7 de la ley 17.011”, “...en el entendido que el conjunto marcario incorpore al menos un signo o término que sea de fantasía” (fs. 8v. de autos). El accionante cita a Lamas como fundamento de tal postura, según el cual, si se agregara un diseño o un logo se podría autorizar el registro (fs. 9v. de autos). Sin embargo, LAMAS comentando la marca “Pan Rallado preferido el especialista”, que fuera desestimada por el Tribunal por estar integrada por denominaciones genéricas y descriptivas, dice: “No se tuvo en cuenta que la marca, a pesar de tener esas expresiones no registrables, podía haber sido concedida sin derechos privativo sobre las mismas, teniendo en cuenta que ellas formaban parte de un conjunto que el intérprete no debe desagregar. Como veremos, esta misma actitud -en mi opinión, errónea- se repite en una serie de sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. Y luego de citar varias marcas, afirma: “las sentencias referidas del TCA incurren, a mi juicio, en el error -que antes había cometido la Administración- de no permitir el registro de marcas que incluyan términos sobre los cuales no pueden obtenerse derechos exclusivos” (“Derecho de Marcas en el Uruguay”, págs. 135 a 137, principalmente). Además, señala que un término descriptivo o genérico puede ser utilizado por cualquiera, para sostener claramente, que: “Incluso la suma de dos términos genéricos podrían llegar a determinar la creación de un nuevo término sobre el cual podrían obtenerse derechos exclusivos aunque no sobre los elementos que la componen” (Ob. cit. pág. 137 “in fine”). O sea, que no dice lo que invoca el actor; la discusión se planteó no sobre si se conceden derechos privativos sobre términos genéricos, sino de lograr derechos exclusivos sobre la particular forma de escribir esos términos, que es cosa distinta. Por eso es que el actor dice que comparte “...sólo en parte lo expresado por el Dr. Lamas...” (fs. 9v. “in fine”).