Sentencia Definitiva N° 415/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de agosto de 2024. No. 415 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “MANUFACTURAS TOMAS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 529/2022). RESULTANDO: I) En este proceso, la actora MANUFACTURAS TOMAS S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 25 de enero de 2022 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de Marca “AXXIS” (mixta), Acta Nº 500.631, a favor de “MANUFACTURAS TOMAS S.A.” de ESPAÑA, para cubrir los productos comprendid os en la clase internacional 9 (...)”. (fs. 46 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria relató que con fecha 2 de febrero de 2022 solicitó la cancelación de la marca “AXIS” Acta No. 446.000 a favor de MALTZMAN LAPKA por el no uso de esta en base a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 17.011, y en la que basó su oposición la DNPI para dictar la enjuiciada. Consideró que la DNPI fundó la desestimación de la solicitud del registro de marca “AXXIS” en el informe letrado de fecha 12 de enero de 2022 por existir confusión en el consumidor entre ambas marcas. Adujo que el tercero no se opuso al registro, sin perjuicio de que no existía riesgo de confusión, y citó jurisprudencia respecto a la falta de oposición de terceros. Señaló que la Administración no analizó la no utilización de la pre registrada. Afirmó que los signos eran claramente diferentes desde el punto de vista gráfico o visual, al contar con logotipo distintivo propio, y otras características. Concluyó en la ilegitimidad de la resolución al estar viciada en los motivos que lleva ron a su dictado, y a la existencia de abuso, exceso o desviación de poder. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado (fs. 7 a 18 vto. Infolios) III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada ( fs. 50 a 52 infolios) oponiéndose al accionamiento impetrado. Postuló que la no oposición del titular de la marca que fundamentaba la concesión no derogaba la facultad prevista en el artículo 22 de la Ley No. 17.011 a oponerse y desestimar las solicitudes del registro que vulneren el artículo 6 de la misma norma. Recordó que en relación al no uso de la marca AXIS la DNPI aún no se había expedido en relación a la acción de cancelación. Remitió al dictamen de fecha de 12 de enero de 2022 y consideró que el acto reflejaba el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) A solicitud de la parte demandada , se notició del pleito a FABIAN MALTZMAN LAPKA (art. 55 del Decreto Ley No. 15.524), quien no se presentara en el plazo legal otorgado. V) Por Decreto No. 989/2023 se abrió a prueba por el plazo legal, diligenciándose la que luce agregada, agregándose en obrados los antecedentes administrativos. VI) Las partes alegaron por su orden, parte demandada a fs. 95 infolios y parte actora de fs. 99 a 102 infolios denunciando asimismo como hecho nuevo la resolución de cancelación por falta de uso, Resolución de la DNPI que resuelve la cancelación por falta de uso de la marca “AXIS” (& logo) - Acta No. 446.000. VII) Por Decreto No. 4461/2023 se tuvo por presentados los alegatos de las partes y se dio traslado a la demandada del hecho nuevo alegado por la pare actora (fs. 104 infolios), la que debidamente notificada no compareció en obrados. VIII) Se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo. Por dictamen No. 597/2023 (fs. 109 a 110 infolios) la Procuradora Adjunta en la Contencioso Administrativo aconsejó amparar la demanda y anular consiguientemente el acto en casua. IX) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Const itución arts. 317 y 319 y Ley 15.869 arts. 4 y 9). Conforme de los dichos de la parte actora no controvertidos, el acto fue notificado el 26 de enero de 2022 a la accionante por lo que los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio, interpuestos el 2 de febrero de 2022 (fs. 47 a 49 infolios) se tendrán por presentados en tiempo y forma. Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 29 de agosto de 2022 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 20 de octubre de 2022 (nota de cargo fs. 19 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 25 de enero de 2022 por la DNPI mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de Marca “AXXIS” (mixta), Acta Nº 500.631, a favor de “MANOFACTURAS TOMAS S.A.” de ESPAÑA, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (...)”. (fs. 46 infolios). III)Reseña de los antecedentes. Con el fin de realizar un correcto análisis de la situación sometida a decisión del Tribunal, conviene efectuar una breve reseña de las actuaciones que precedieron al dictado del acto encausado. Emerge de las actuaciones administrativas allegadas al proceso que la actora solicitó el registro de la Marca “AXXIS” para distinguir los productos de la clase internacional 9 (fs. 29 a 30 infolios). Por Resolución de fecha 10 de marzo de 2021 dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos se dedujo oposición de oficio a la solicitud del registro en base a la Marca “AXIS”, Acta No. 446.000 (fs. 38 infolios). Se otorgó vista a la solicitante, quien la evacuó en su oportunidad destacando que ambos signos no son confundibles y que el tercero aparentemente afectado por la solicitud de registro de la marca no ha presentado oposición y solicita se deje sin efecto la oposición de oficio y en su lugar se conceda la inscripción registral solicitada (fs. 39 a 41 infolios). Por informe de fecha 12 de enero de 2022 de la Asesora Letrad a Andrea Capano, se consignó que las marcas en pugna no presentan claras diferencias que permitan su coexistencia en el r egistro y en el mercado, y sugirió mantener la oposición de oficio y desestimar la solicitud de registro (fs. 42 a 44 infolios). Finalmente, se dictó el acto de fecha 25 de enero de 2022 cuya nulidad se procesa en autos (fs. 46 infolios). Ahora bien, surge de obrados que la actora solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “AXIS”, Acta No. 446.000 para proteger los productos de la clase internacional 9 a favor de Fabian Maltzman Lapka (fs. 76 vto a 78 infolios). Con fecha 22 de marzo de 2022 s e dio noticia a la titular de la marca de la acción de cancelación interpuesta (fs. 79 infolios), se acordonaron las actuaciones al expediente No. 500.631 donde se tramitaba la solicitud de registro que nos ocupa (fs. 79 vto infolios), se notificó al Sr. F abian Maltzman nuevamente (fs. 80 infolios); se dispuso la apertura a prueba (fs. 80 vto. Y 81 infolios); agregando prueba únicamente la aquí actora (fs. 81 vto a 86 infolios). Por Resolución de fecha 21 de julio de 2021 la DNPI resolvió cancelar el registro de la marca “AXIS” (mixta) expediente No. 446.000, a favor de Fabian Maltzman Lapka (fs. 98 infolios). IV) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Pr ocuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) La denegatoria del registro marcario, conforme surge del acto impugnado, obedeció a la oposición de oficio deducida por la División Examen de Signos Distintivos, en función de lo dictaminado por la División Legal en su dictamen de fecha 12 de enero de 2022, que fuera compartido por la División Legal en informe del día 25 de los mismos meses y años. Así, del dictamen de 12 de enero de 2022 desaconsejó el registro de la marca “AXXIS” (mixta) en virtud de que se encontraba registrada la marca “AXIS” (mixta), también para la clase internacional No . 9, por parte de FABIAN MALTZMAN LAPKA de Uruguay, en virtud de que las marcas en pugna no presentaban las claras diferencias que permitieran su coexistencia en el registro y en el mercado existiendo coincidencia en su fonética y que la misma probablement e provocaría confusión en el consumidor o en que incurra en lo que se denomina “riesgo de asociación” (fs. 42 a 44 infolios). Ahora bien, conforme surge de obrados y fuera relevado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, la actora solicitó la cancelación del registro antecedente de la marca “AXIS” (mixta), a partir del cual se fundó la denegatoria, obteniendo a la postre el dictado de la Resolución de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la DNPI por la que se accedió a lo peticionado cancelando el registro de la marca “AXIS” mixta por falta de uso (fs. 98 infolios). En consecuencia, ante la cancelación del registro de la marca “AXIS” (mixta) ha desaparecido un presupuesto del dictado del acto objeto de impugnación, justamente, ya no hay posibilidad de confusión, en tanto el anterior registro de la marca fue cancelado. Por lo tanto, la cancelación de la marca pre registrada por parte de la Administración el 21 de julio de 2021 por su falta de uso hace que la misma no se encuentre vigente y por lo tanto ya no existe el registro de la marca “AXIS” (mixta) que diera cima al dictado del acto denegatorio que aquí se procesa, por lo que resulta imposible la configuración de confundibilidad entre la marca que se encontraba regi strada y la que pretendió registrar el aquí accionante. En la especie se acude a un supuesto de “decaimiento del acto administrativo” ya que la cancelación dispuesta determina la desaparición de un presupuesto del dictado del acto objeto de impugnación. Al respecto, en términos mutatis mutandis replicables en la especie, la Corporación ha indicado, citando anteriores pronunciamientos, que: “... ante la irregularidad jurídica superveniente del acto, tal como está estructurada la jurisdicción contencioso-anulatoria, la única vía posible para hacer valer el derecho es el de disponer su anulación si, como en la especie, se ha dado debido cumplimiento a los requisitos de admisibilidad de la acción (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República). Como establece SAYAGUES LASO: “Los actos administrativos pueden perder su eficacia jurídica independientemente de la voluntad de la Administración, por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para su exi stencia” (SAYAGUES LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. I, FCU, Montevideo, 1998, pág. 439). En idéntica orientación Aparicio MÉNDEZ define al decaimiento como: "...la muerte de un acto por pérdida del contenido jurídico o material.” (MÉNDEZ, Aparicio: “Notas para un estudio sobre los caracteres de la revocación”, en La Justicia Uruguaya, T. 18 (1949) compendiado en el Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, bajo la dirección de Carlos E. Delpiazzo y Graciela Ruocco, tomo II, La Ley URUGUAY , Montevideo, 2014, págs. 961 y ss.; Diego PESCADERE: “La pérdida retroactiva de eficacia de algunas causales de interrupción y suspensión de la prescripción de la obligación tributaria”, presentado a las X Jornadas Académicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Sentencia 50/2016).” (sentencia No. 420/2016)” (así: sentencia No. 70/2017 de 16 de febrero de 2017). En idéntica orientación Aparicio MÉNDEZ define el decaimiento como: “… la muerte de un acto por pérdida del contenido jurídico o material” (Cf. MÉNDEZ, Aparicio: “Notas para un estudio sobre los caracteres de la revocación”, en la Justicia Uruguaya, T. 18 (1949) comprendido en el Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, bajo la dirección de Carlos E. Delpiazzo y Graciela R uocco, Tomo II, La Ley URUGUAY, Montevideo, 2014, pags. 961 y ss.). Por lo dicho anteriormente, se arriba a la conclusión de que el acto aquí impugnado quedó huérfano de motivación, por lo que deviene ilegítimo. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de p rocederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).