Sentencia Definitiva N° 410/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de agosto de 2024. No. 410 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ADVANTA INTERNATIONAL BV con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y ENERGÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 302/2022). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 13 de junio de 2022 la actora dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 16 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que resolvió desestimar la solicitud de Patente de Invención No. 34184, presentada por ADVANTA INTERNATIONAL BV de PAÍSES BAJOS, con el título de "SECUENCIAS DE NUCLEOTIDO MUTADAS MEDIANTE INSERCIÓN QUE CODIFICAN UNA PROTEÍNA OLEATO DESATURASA TRUNCADA, PROTEÍNAS, MÉTODOS Y USOS ” (fs. 102 A.A.). Expuso el accionar negligente de la Administración, al haber presentado la solicitud de patente en julio de 2012 y otorgarle una primera vista en el año 2020, y recordó que la altura inventiva de la invención se apreció a nivel mundial siendo concedida por Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Afirmó que, la Invención podía resumirse como: "Secuencias de nucleótidos aisladas mutadas mediante inserción que codifican una proteína oleato desaturasa 5 truncada de girasol, una proteína truncada, métodos procedimientos y usos. Las secuencias de nucleótidos aisladas comprenden una inserción que incluye un codón de parada, y en donde las secuencias codifican una proteína oleato desaturasa truncada de girasol. La proteína oleato desaturasa truncada 10 de girasol puede ser por ejemplo, la secuencia que se muestra en SEQ ID No to SEQ ID No.2”. Reseñó la tramitación de la solicitud de patente, manifestó que esta cumplía con la altura inventiva como requisito de patentabilidad; rebatió los informes elaborados por el examinador, y cuestionó el informe final que concluyó que las reivindicaciones 1- 6 no cumplían los requerimientos del art. 8 de la Ley No. 17.164, basada en las divulgaciones de los documentos D1-D3 en combinación con D4, D5. Agregó que la invención permitía obtener aceites con un contenido de ácido oleico de al menos 85%, es decir un 5% más que los aceites descriptos en el estado del arte, y contrariamente a lo alegado por el examinador, tal porcentaje incrementado del contenido de ácido oleico era una importante contribución a la industria del aceite comestible realizada por la invención. Indicó que la Reivindicación 1 de la presente solicitud debía ser considerada inventiva frente al arte previo citado por la DNPI. Las Reivindicaciones 2-6 del pliego reivindicatorio modificado también eran inventivas en virtud de su dependencia de la Reivindicación 1 y de comprender también las novedosas características de la Reivindicación 1. En definitiva, solicito la anulación de los actos impugnados. II) A fs. 39, el 24 de agosto de 2022 el representante de la demandada contestó la demanda. Afirmó que para nuestra ley de patentes, la actividad inventiva, suponía un efecto inesperado o sorprendente para el conocimiento existente al momento de la solicitud. Remitió al informe final de examen del 19 de agosto de 2021, y concluyó que la solicitud en análisis no cumplía con el requisito de patentabilidad de actividad inventiva, regulado en el artículo 11 de la Ley No. 17.164 En definitiva, solicitó la clausura de los procedimientos. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra agregada de fs. 45 a 141. IV) Alegaron las partes en el plazo común: la demandada a fs. 144, y la actora a fs. 146 y siguientes. V) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 477/2023 que obra de fs. 156-158, aconsejando anular el acto en proceso. VI) Estando los autos a estudio de los Señores Ministros, compareció a fs. 168 la actora informando como hecho nuevo el dictado de la Resolución No. 207/2023 de fecha 17 de octubre de 2023 por parte del Ministro de Industria, Energía y Minería por la cual confirmó la resolución de la DNPI dictada el 17 de setiembre de 2021, que fue revocada parcialmente por resolución del 31 de julio de 2023, en tanto que mantiene la desestimación para las reivindicaciones 4, 5 y 6 en la solicitud de Patente de Invención No. 34184 presentada por la actora (fs. 166 vta. y 167). Adujo que el objeto del proceso fue modificado en tanto se concedió en vía administrativa el registro de la patente de autos respecto a las reivindicaciones 1, 2 y 3, subsistiendo los agravios respecto a las 4, 5 y 6. VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de la Resolución de fecha 16 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que resolvió desestimar la solicitud de Patente de Invención No. 34184, presentada por ADVANTA INTERNATIONAL BV de PAÍSES BAJOS, con el título de "SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDO MUTADAS MEDIANTE INSERCIÓN QUE CODIFICAN UNA PROTEÍNA OLEATO DESATURASA TRUNCADA, PROTEÍNAS, MÉTODOS Y USOS ” (fs. 102 A.A.). Según afirmaciones de la actora, no controvertidas, fue notificada el 17 de setiembre de 2021, e interpuso los recursos de revocación y jerárquico el día 27 de los mismos mes y año (fs. 104 y 105 A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 22 de abril de 2022. Finalmente, la demanda de nulidad fue incoada en tiempo y forma (el 13 de junio de 2022, nota de cargo a fs. 26 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a amparar el planteo anulatorio impetrado por los fundamentos que se desarrollarán en los siguientes numerales. III) Cabe consignar que, el objeto del proceso se circunscribe a la porción del acto impugnado que no fue revocado, en tanto la Administración por Resolución No. 207/2023 de 17 de octubre de 2023 resolvió: “ 1º.- Confírmase la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada el 17 de setiembre de 2021, la que fuera revocada PARCIALMENTE por resolución del 31 de julio de 2023, en tanto que mantiene la desestimación para las reivindicaciones 4, 5 y 6 en la solicitud de Patente de Invención No. 34184 presentada por ADVANTA INTERNATIONAL, ...” (fs. 166 vta. y 167), por lo que no revocó totalmente la Resolución impugnada, manteniendo la denegatoria de la solicitud de patente de invención para las reivindicaciones 4, 5 y 6. IV) En cuanto al fondo, el objeto del proceso versa sobre la desestimatoria de la patente de invención solicitada por la parte actora. Desde la doctrina, se ha indicado que: “ Una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a) un problema para ser resuelto; b) una solución a dicho problema; y, c) un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para tener protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita que esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potencialidad de realización” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I. FCU, 2ª edición, 2022, pág. 490). Como enseña Rippe: “ (…) la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia. (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención ”. (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16), (sentencia No. 499/2019). En nuestro país, es la Ley No. 17.164, de fecha 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. El artículo 8 de la Ley No. 17.164 dispone que: “ Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por su parte, el artículo 11 de la misma norma dice que: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Analizado la norma legal, señala BUGALLO que: “ En una aproximación tradicional, se identifican diversas categorías de condiciones o requisitos para la protección de las invenciones como patentes: a) objetivos, que están en la regla técnica y constituyen el contenido del artículo 8 LP; b) subjetivos, correspondiente a la personalidad del solicitante; c) formales, características de los documentos que aporta el solicitante; De todos ellos, los primeros tienen mayor relevancia pues condicionan el propio concepto de invención patentable. Las condiciones positivas que deben concurrir para que una invención pueda ser patentada son: a) novedad; b) actividad inventiva; c) aplicación industrial ” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz; Ob. Cit., pág. 503). Nuevamente el objeto de debate trata de la actividad inventiva de la propuesta de la accionante. Arribado este punto resulta por demás relevante y decisiva para proceder a la anulación del acto, la prueba pericial producida en este proceso que obra de fs. 124 a 136 del principal. En el Informe a cargo del perito designado por auto No. 7002/2022 (fs. 108) la Ingeniero Phd Mariana Umpierrez señaló: “ En virtud de los argumentos expuestos, a juicio de este Perito, la solicitud de patente Secuencias de Nucleótidos Mutada Mediante inserción que codifican una proteína Oleato Desaturasa truncada, Proteínas, métodos y usos". ACTA 34.184 a nombre de ADVANTA INTERNATIONAL BV busca proteger un "Secuencias de nucleótidos aisladas mutadas mediante inserción que codifican una proteína oleato desaturasa truncada de girasol, la una proteína truncada, métodos, procedimientos y usos ". presenta novedad y actividad inventiva, además de aplicación industrial, por lo que a mi criterio cumple con los requisitos tanto de la ley de patentes No 17164 así como con los lineamientos del DNPI-MIEM para la solicitud de patentes de invención, no encontrándose a la fecha de presentación de la misma ante las oficinas del DNPI, conflictos con la documentación publicada y estado del arte en la materia que exponga de forma evidente lo presentado por la empresa”. A partir de ello, cabe compartir lo expuesto en el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo sobre que : “…, y si bien se advierte que la cuestión es opinable y ajena al conocimiento técnico de esta jurisdicción como se señaló, lo cierto es que la actora obtuvo prueba que le fue favorable y ello no puede soslayarse a la hora de resolverse respecto de la legitimidad del acto en causa” (fs. 157 vta.). De modo que al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica fue cumplido en el caso lo reclamado como regla por este Tribunal, en cuanto resulta imprescindible que la accionante para derribar el criterio de la examinadora de la oficina, produzca prueba hábil a tal fin, lo que en el casus efectivamente aconteció. Este Informe es fundado, revela profundidad y un extenso análisis en especial de la altura inventiva de la patente, cuestión discutida por la Administración. Resulta enteramente aplicable el razonamiento desplegado por este Tribunal en sentencia No. 138/2013 pero de consecuencia inversa al caso objeto de estudio, cuando sostuvo: “Dicho esto, resulta claro que si la parte actora pretendía derribar las conclusiones señaladas por la Administración, ésta debería haber movilizado prueba hábil a tal fin - pericial-, cuestión que omitió. En este sentido son enteramente aplicables las consideraciones vertidas por la Corporación en su fallo No. 62/2012 en cuanto a que: “Es pacífica la posición del Tribunal de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía por la firma ahora reclamante (Sent. 118/99). Tal probanza no fue peticionada y el incumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado. Porque, en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. Pues bien, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia de la parte demandada, dando cuenta de la ausencia de actividad inventiva de la patente solicitada y, frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, este Tribunal carece de elementos técnicos que le permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. En definitiva, la Sala entiende que si dada la complejidad técnica del asunto, se justificase otro enfoque, la actora debió acudir a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes. Sin embargo, al no haberse producido dicha prueba, el Tribunal no encuentra elementos para apartarse de las conclusiones arribadas por los técnicos de la Administración”. En la emergencia, conviene reiterar que, tratándose de un tema esencialmente técnico, la actora tenía la carga de probar la procedencia de la actividad inventiva como patente de invención. La forma era mediante la realización de una pericia, extremo que cumplió solicitando el correspondiente Informe agregado en autos. En definitiva, habrá de anularse el acto administrativo procesado, asistiendo razón a la impugnante en sus agravios. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley N°15.524, el Tribunal, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi (r.), Dr. Cal. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).